PROCESO 166-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 166-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, del artículo 80 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01355-2012-0-1801-JR-CA-02.

Actor: LIMOR DE COLOMBIA S.A. Patente: “PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ANTÍGENO MULTIPROTÉICO DE LARVA DE BOOPHILUS Y ANTÍGENO RESULTANTE”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de enero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio No. 1355-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 20 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 01355-2012-0-01801-JR-CA-02.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de noviembre de 2014. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II.

Las partes. Demandante: LIMOR DE COLOMBIA S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. iii. DATOS RELEVANTES. a.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., solicitó el 22 de septiembre de 2005 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ANTÍGENO INTEGRAL DE LARVA DE BOOPHILUS MICROPLUS Y ANTÍGENO RESULTANTE”.

Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad de la solicitud extranjera No. 04-095-426 presentada el 24 de septiembre de 2004 en Colombia. 2. Mediante proveído del 30 de septiembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, habiendo transcurrido el plazo legal para efectuar el pago por concepto de la anualidad correspondiente al periodo 2008-2009, concedió a la solicitante un plazo de gracia de seis (6) meses contado a partir de la recepción de dicha notificación para efectuar el pago correspondiente. 3.

El 16 de febrero de 2009 se emitió el Informe Técnico CJE5-2009, mediante el cual se señaló: “i) La memoria descriptiva no cumple con el artículo 28 de la Decisión 486 referida a la suficiencia de la descripción; ii) Las reivindicaciones 1-19 no cumplen con los requisitos de claridad y sustento en la memoria descriptiva establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. iii) La reivindicación 20 no cumple con el artículo 15 literal b) de la Decisión 486 y el literal c) del artículo 25B de la Ley Nº 29316, referidos a la no patentabilidad de material biológico existente en la naturaleza, todo o en parte”. 4.

El 3 de abril de 2009, la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., adjuntó el comprobante de pago por concepto de anualidad. 5. Mediante proveído de 20 de abril de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI declaró el pago efectuado por concepto de la anualidad correspondiente al periodo 2008-2009. 6. El 16 de julio de 2009, la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., dio respuesta al Informe Técnico CJE5-2009.

Adjuntó nuevo pliego de 10 reivindicaciones y expuso argumentos técnicos destinados a levantar las observaciones formuladas por la examinadora de patentes. Además modificó el título de la solicitud a: “PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER ANTÍGENO MULTIPROTÉICO DE LARVA DE BOOPHILUS Y ANTÍGENO RESULTANTE”. 7. El 08 de septiembre de 2009, se emitió el Informe Técnico CJE 5- 2009/A, mediante el cual se manifestó que: “i) La memoria descriptiva no cumple con el artículo 28 de la Decisión 486, referida a la descripción; ii) La reivindicación 1 no cumple con el requisito de claridad y sustento en la memoria descriptiva establecida en el artículo 30 de la Decisión 486; iii) Las reivindicaciones 2-9 constituyen una ampliación, según el artículo 34 de la Decisión 486; iv) La reivindicación 10 define material biológico existente en la naturaleza, por lo que se ve afectada por el artículo 25B literal c) de la Ley 29316”. 8.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1288-2009/DIN-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, denegó la patente de invención solicitada. 9. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. 10. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2749/TPI-INDECOPI de 02 de diciembre de 2011, declaró la caducidad del registro de patente, argumentando que la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., solamente efectuó el pago por concepto de anualidad correspondiente a los periodos 2008-2009 y 2009-2010, adeudando la anualidad correspondiente al periodo 2010-2011. 11.

La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo. Subsidiariamente, solicitó: i) Que se reinicie la tramitación de la solicitud de patente; ii) Que se otorgue un plazo razonable para que se efectúe el pago de las anualidades que se encuentran pendientes de pago. 12.

El Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Nº 10, de 14 de octubre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 13. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia. 14.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 15. Sostiene, que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, le restó garantías a la sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A. ya que “SIN ANALIZAR EL FONDO DE LA CUESTIÓN procedió a declarar la caducidad de una patente aún sin haber previamente notificado el requerimiento de pago TAL COMO SE HA EFECTUADO EN PRIMERA INSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS”. 16.

Agrega, que existe una obligación de notificar por parte del INDECOPI, justificada en el derecho de la demandante a la defensa y debido proceso en sede administrativa, amparada por la “EXPECTATIVA GENERADA POR LAS NOTIFICACIONES PREVIAS QUE EMITIÓ (Y SIGUE EMITIENDO) LA DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, la cual EN PRIMERA INSTANCIA siempre NOTIFICA a los administrados para que efectúen el pago de la anualidad ‘dentro del plazo de gracia de seis meses’ y dicho plazo se cuenta SIEMPRE desde la ‘fecha de notificación del apercibimiento’”.

Esta posición ha sido corroborada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, y por sendos pronunciamientos del INDECOPI. 17. Manifiesta, que la solicitud de patente de invención cumple con todos los requisitos de ley. Por lo tanto, debe otorgarse el registro.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 18. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – Indica, que la demanda debe declararse infundada ya que no existe mandato que obligue a la administración a requerir el pago de la anualidad antes de que se venza el plazo de caducidad. Por lo tanto, mal obra el accionante al alegar el desconocimiento del derecho de defensa y debido proceso, por cuanto es obligación del solicitante llevar a cabo todos los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos en la Ley. – Agrega, que la solicitud de patente ha caducado de pleno derecho, al haber transcurrido el tiempo contemplado en la Ley sin haberse verificado el pago de las anualidades. – Sostiene, que la jurisprudencia citada en torno al deber de notificar resulta impertinente para el caso en concreto, ya que el pago de las anualidades se encuentra expresamente consagrado en la Ley, y el administrado no puede alegar su desconocimiento.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 19. El Segundo Juzgado Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 10 de 14 de octubre de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que: – La Decisión 486 no establece la obligación de notificar los pagos por anualidades ni del plazo de gracia; y aun así, en primera instancia el INDECOPI notificó al demandante. – El demandante tiene conocimiento de la existencia de dicha normativa.

E. RECURSO DE APELACIÓN. 20. La sociedad LIMOR DE COLOMBIA S.A., en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que: – La sentencia de primera instancia fue dictada por un órgano judicial incompetente según la Resolución Administrativa 722-2013-PSCJLI/PJ, por lo que adolece de un vicio de nulidad insubsanable. – El INDECOPI trasgrede el principio de estoppel, según el cual una de las partes del litigio no puede asumir una conducta contradictoria con la asumida inicialmente.

Por lo tanto, si la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías notificó en primera instancia, el mismo comportamiento debió asumir la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. iV. Competencia del Tribunal. 21. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas a ser interpretadas. 22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 80 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) 1. La caducidad de pleno derecho que establece el artículo 80 de la Decisión 486 como sanción por falta de pago de la tasa anual para la vigencia de la solicitud o registro de patente ¿debe operar aunque la autoridad competente no haya requerido el pago mencionado?”. 23.

Se hará la interpretación solicitada. A continuación, se inserta el texto de la norma interpretada: Decisión 486 Artículo 80 “Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”. VI. consideraciones: 24. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE POR EL NO PAGO DE TASAS.

REQUISITOS Y PRESUPUESTOS. 25. La sociedad demandante argumentó que el INDECOPI procedió a declarar la caducidad de la solicitud de patente sin haber notificado previamente el requerimiento del pago. El INDECOPI sostuvo que la solicitud de patente caducó de pleno derecho, ya que transcurrió el tiempo contemplado en la ley sin haberse verificado el pago de las anualidades. 26.

El juez consultante realizó la siguiente pregunta: “La caducidad de pleno derecho que establece el artículo 80 de la Decisión 486 como sanción por falta de pago de la tasa anual para la vigencia de la solicitud o registro de patente ¿debe operar aunque la autoridad competente no haya requerido el pago mencionado?”. 27. Para resolver lo anterior, el Tribunal reitera la interpretación prejudicial de 23 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 113-IP-2014, mediante la cual recientemente se abordó el tema propuesto: “Dentro del Proceso 111-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. | |RÉGIMEN DE LA |RÉGIMEN DE LA | | |DECISIÓN 344 |DECISIÓN 486 | |Caducidad |Artículo 53.- Para |Artículo 80.- Para mantener | |de la |mantener vigente la |vigente la patente o, en su | |patente |patente o, en su caso, la |caso, la solicitud de | | |solicitud de patente en |patente en trámite, deberá | | |trámite, deberán pagarse |pagarse las tasas anuales, | | |las tasas periódicas, de |de conformidad con las | | |conformidad con las |disposiciones de la oficina | | |disposiciones de la |nacional competente.

La oportunidad del pago de las tasas anuales se encuentra claramente regulada en el artículo 80 de la Decisión 486. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas anuales. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente. Como se puede observar, la obligación, de llevar a cabo los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la norma comunitaria, recae de manera directa en el solicitante, y no en la oficina nacional competente.

La normativa andina no exige que la oficina nacional competente notifique previamente al administrado para que efectúe el pago de la anualidad, toda vez que la norma es clara, completa y autoejecutiva al indicar la oportunidad del pago de las tasas. En efecto, la norma andina no establece de manera expresa la obligación de notificar al administrado, siendo en realidad una obligación del solicitante llevar los pagos correspondientes dentro de los plazos expresamente establecidos en la normativa comunitaria.

Por un lado, le corresponde al administrado ser diligente en el pago de las tasas anuales. Por otro lado, le corresponde a la oficina nacional competente declarar la caducidad de la patente de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo, siendo esta norma de carácter imperativo y de cumplimiento automático. En consecuencia, los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artículo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado a través de las oficinas nacionales correspondientes. Según la Decisión 486 la figura operará cuando el titular no cumpla con pagar una tasa anual.

SEGUNDO: Los administrados tienen la obligación de efectuar el pago por concepto de anualidad, sin necesidad de un requerimiento por parte de la autoridad, en cumplimiento del artículo 80 de la Decisión 486, por lo que el administrado no puede alegar desconocer ese plazo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el juez consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 01355-2012-0-01801-JR-CA-02, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 166-IP-2014