[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 148-IP-2014 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: CORONA Y DISEÑO DE CORONA. Actor: sociedad NABISCO INC. Proceso interno Nº. 17811-2013-2843. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El 6 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal e) inciso segundo, 102, 104 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, así como de las normas correspondientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 17811- 2013-2843 (antes 2120-1995);

El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso. Demandante: Sociedad NABISCO INC. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial (Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca) y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Tercero interesado: Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. Hechos. 1. El registro de la marca originaria CORONA Y DISEÑO DE CORONA se efectuó el 02 de julio de 1964, siendo el titular originario de la marca Landers Frary & Clark. El 10 de junio de 1966, se realizó el cambio de nombre de la marca, en virtud de la fusión de la referida sociedad con JB Williams Company de New York.

A su vez, esta última sociedad transfirió el 31 de julio de 1972 la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA a JB Williams Company de New Jersey, quien el 21 de noviembre de 1983 realizó la transferencia de marca a favor de NABISCO BRANDS. Finalmente, dicha empresa, con fecha 25 de abril de 1989, efectuó la transferencia de la marca a la empresa NABISCO INC. 2.

El 16 de septiembre de 1992, la sociedad NABISCO INC. solicitó el registro de la marca de fábrica CORONA Y DISEÑO DE CORONA, para proteger “ferrosartenes y ferroasadores manuales” comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 08 de octubre de 1993, la empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A. presentó observaciones a la solicitud de registro presentada por NABISCO INC., señalando fundamentalmente que al tener su empresa previamente solicitado el registro de la marca CORONA para proteger productos de la Clase 21, el registro de marca solicitada por NABISCO INC. podría acarrear confusión en el mercado y en el público consumidor al ser ambos signos distintivos iguales y al pertenecer a la misma clasificación internacional. 4.

Mediante el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0944858, de 29 de junio de 1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, rechazó la solicitud de registro de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA presentada por la sociedad NABISCO INC. 5. El 15 de agosto de 1995, NABISCO INC. interpuso acción subjetiva o de plena jurisdicción dirigida a impugnar el acto administrativo de fecha 15 de junio de 1995, en virtud del cual se rechazó el registro de la marca de fábrica CORONA Y DISEÑO DE CORONA, que busca distinguir productos comprendidos en la Clase 21. 6.

Por medio de la Providencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda. La sociedad NABISCO INC. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: 7. Señala que es titular de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.

La inscripción original de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA data del año 1964, y desde dicha oportunidad dicho signo distinguía productos comprendidos en la actual Clase 21 de la Clasificación de Niza, no habiéndose tomado en cuenta que la referida marca se encuentra registrada en diferentes países (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Paraguay, Perú, Venezuela), para distinguir productos de diferentes clases. 9.

El registro solicitado para distinguir productos de la Clase 21 constituye una ratificación del derecho de NABISCO INC. sobre la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA, quien ostenta el derecho exclusivo sobre esta marca. No se tomó en cuenta la fama y notoriedad de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA. 10. La marca CORONA, de titularidad de LOCERÍA COLOMBIANA S.A., -empresa que presentó observación al registro de la marca solicitada por la accionante-, fue solicitada el 02 de diciembre de 1986; y además, a la fecha de interposición de la acción judicial, se encontraba en curso un juicio de oposición de marcas tramitado en la vía civil, interpuesto por la accionante contra LOCERÍA COLOMBIANA S.A., por lo que dicha empresa no ostenta derecho alguno sobre la marca cuestionada. 11.

Se violaron las normas contenidas en la disposición transitoria, así como el artículo 83 literal e) segundo inciso, y los artículos 102 y 104 de la Decisión 344, ya que los referidos artículos garantizan plenamente el derecho de propiedad que tiene el demandante sobre la marca CORONA. Argumentos de la contestación a la demanda. El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través del Director Nacional de Propiedad Industrial, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 12.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 13. El acto administrativo impugnado es legal y válido al haber sido expedido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Decisión 344. 14. Las marcas en conflicto, al ser analizadas en conjunto, presentan semejanzas que pueden ocasionar confusión en el público consumidor, por lo que la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA contraviene lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó lo siguiente: 15. Ratifica la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias. 16. Señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la Decisión 344 vigente a esa fecha, en concordancia con el artículo 148 de la Decisión 486, la resolución impugnada es legal y válida.

Argumentos del tercero interesado. La Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. tercero interesado en el proceso contestó la demanda manifestando: 17. Que la resolución impugnada se encuentra arreglada a derecho por cuanto el artículo 83 de la Decisión 344 protege los derechos de terceros sobre una marca, amparando a quien tiene una solicitud anterior válidamente presentada. 18.

Ambas marcas son exactamente iguales y protegerían productos de la misma naturaleza, de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el eventual registro de la solicitud posterior de NABISCO INC. podría producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor, al tener una impresión igual tanto a nivel gráfico o visual, fonético y auditivo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 19. Que, las normas contenidas en los artículos 83 literal e), 102, 104 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 20.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 21. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CORONA Y DISEÑO DE CORONA fue el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante se interpretarán de oficio los artículos 71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por ser los aplicables al caso concreto. 22.

Que, el Tribunal interpretará de oficio los siguientes artículos: - 71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena[1]. Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena[2]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. Aplicación de la ley en el tiempo. 2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. La marca notoriamente conocida solicitada a registro. 5. De la prioridad de marcas. 6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. 1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. 23.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. 24.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de la marca. 25.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 26. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). 27. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo CORONA Y DISEÑO DE CORONA fue presentada el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de signos. 28. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado a registro CORONA Y DISEÑO DE CORONA es confundible con el signo CORONA el Tribunal interpretará el tema. 29. Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 30. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 31. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 32.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 33.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 34.

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 35. La comparación entre los signos, deberá realizarse sobre la base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP- 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). 36. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. 37.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 38.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP- 97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 39. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: Reglas para efectuar el cotejo de marcas 40.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 3.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. 42. En el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo solicitado CORONA Y DISEÑO DE CORONA mixto y el signo solicitado con anterioridad CORONA denominativo, para lo cual el Tribunal interpretará el presente tema. Signos denominativos. 43. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Signos mixtos. 44.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 45.

Sobre el tema la jurisprudencia señala: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Comparación entre signos mixtos y denominativos. 46. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP- 98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 47. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 48. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, descritas a continuación: 49. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 50. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 51.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. La marca notoriamente conocida solicitada a registro. 52. Se interpretará el tema en razón a que la sociedad NABISCO INC. al solicitar el registro de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA manifestó que tiene el registro de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA que es notoriamente conocida, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 53.

Se considera que el signo notoriamente conocido no registrado debe ser objeto de protección, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 54.

Al respecto el Tribunal ha manifestado “Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar[3], etc.”.

(Proceso 30-IP-2011, aprobado el 18 de mayo de 2011, marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta)). 55. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 195. 56. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente.

Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 5. De la prioridad de marcas. En los hechos se narra que la sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. presentó observaciones al registro solicitado fundamentando que, solicitó, previamente el registro del signo CORONA dentro de la misma Clase 21, por esta razón, el Tribunal interpretará el tema.

El Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), de 17 de marzo de 2010: Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Se advierte, que el derecho de prioridad de marcas interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro.

Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe. El Tribunal, en relación al tema, ha manifestado: “Una de las excepciones de la “prioridad marcaria interna o territorial”, es la denominada “prioridad andina e internacional”.

(…) y consiste en que el solicitante que anticipadamente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, tendrá prioridad por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de su presentación, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina ( ).

Esto quiere decir, que una solicitud que goce de prioridad (…) andina e internacional, tendrá prevalencia en el orden de tramitación sobre la presentada durante el término de prioridad en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 82- IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1789, de 14 de diciembre de 2009, marca: SUPER-MAX (denominativa)).

Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen correspondiente encuentra irregularidades y ordena subsanarlas, una vez que la solicitud sea admitida, la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca. El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el derecho”, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. 6.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones. 57. Una de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 58. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 59.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 60. Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 61.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido el registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro (…) en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 62.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada con relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 63. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 64. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). D. PRONUNCIAMIENTO.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del signo CORONA Y DISEÑO DE CORONA fue presentada el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CORONA Y DISEÑO DE CORONA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y servicios a distinguir.

QUINTO: Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

SEXTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SÉPTIMO: Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

OCTAVO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 17811-2013-2843 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) ----------------------- [1] Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. ( ). Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Artículo 93.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. [2] Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. [3] No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. ----------------------- Proceso 148-IP-2014