[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 150-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: PLASUTIL IND. & COM.
DE PLÁSTICOS LTDA. Marca: PLASÚTIL (mixta). Expediente Interno: 17811- 2013-4863. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núnez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de enero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].
VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por Auto de 6 de noviembre de 2014.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes: Demandante: PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. (PLASÚTIL S.A.) Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO PLÁSTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. (PLASTLIT S.A.) 2. Determinación de los hechos relevantes: 1.
El 21 de marzo de 1994, PLASÚTIL S.A. solicitó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) -trámite 41401-93- para proteger los productos de la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). La solicitud fue publicada en la gaceta de Propiedad Industrial 344 de septiembre de 1993, que salió a circulación el 21 de marzo de 1994. 2.
El 3 de mayo de 1994, la empresa PLASTLIT S.A presentó observación al registro de la marca PLASÚTIL (mixta), sobre la base de sus marcas registradas PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 21 de enero de 1998, mediante providencia 962727, notificada el 27 de enero de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial[2] resolvió la aceptación de la observación y la consecuente denegación del registro de la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 5 de junio de 1998, PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, contra la providencia 962727 de 21 de enero de 1998. 5. El 18 de marzo de 1999, PLASTLIT S.A. contesta la demanda interpuesta por PLASÚTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. 6. El 18 de junio de 2004, la empresa PLASÚTIL IND. & COM.
DE PLÁSTICOS LTDA. solicita a la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito dictar autos para sentencia, previa a la Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 7. El 20 de septiembre de 2007, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito rechaza la petición de abandono formulada por la empresa PLÁSTLIT S.A. Asimismo, suspende el procedimiento y solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
Argumentos de la demanda: 8. La demandante PLASUTIL IND. & COM. DE PLÁSTICOS LTDA. manifestó lo siguiente: - La denominación PLASÚTIL cumple con los requisitos de distintividad del artículo 81 de la Decisión 344, al ser un término de fantasía, perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. - La denominación PLASÚTIL es catalogada como de fantasía, por lo que goza de mayor distintividad. - PLASÚTIL es un nombre plenamente disponible en el Ecuador.
Debido a que no existe ninguna marca de tal nombre registrada o aplicada con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro. - Las marcas PLASTI ÚTIL -“Plasti Útil y Diseño de Etiqueta” y “Plasti Útil y Diseño”- son marcas evocativas, haciendo alusión directa a las palabras “plástico” y “útil”. Por lo que, a pesar de reportar claras ventajas comerciales tiene como contrapartida el ser consideradas por los tribunales como “marcas débiles”.
Debido a que el titular de una marca evocativa tendrá que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. - Al cotejar las denominaciones PLASÚTIL y PLASTI ÚTIL existen suficientes elementos de diferenciación que permiten la coexistencia pacífica de las mismas. No existe identidad entre la parte verbal de los signos ortográficos que forman parte de las marcas, ni en la reproducción gráfica, ni en los gráficos que utilizan. - La resolución impugnada prescindió del análisis en conjunto de las marcas que manda la jurisprudencia, la doctrina y los principios del Derecho de marcas. - La marca PLASÚTIL (mixta) tiene notoriedad alegada y probada mediante los registros internacionales en varios países, incluyendo países miembros del Acuerdo de Cartagena. - Solicita al Tribunal Distrital de lo contencioso Administrativo de Quito que acoja la demanda, rechace la resolución que negó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) y de curso a la continuación de dicho registro. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 9. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, en adelante IEPI, en su calidad de demandado manifestó lo siguiente: - La Dirección Nacional de Propiedad Industrial es un órgano dependiente del IEPI, conforme lo dispone el artículo 347 de la Ley de Propiedad Intelectual. - El artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el Presidente del IEPI será el representante legal de dicha Institución. - Solicita que se le considere como compareciente dentro del presente trámite. - Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. - Alega legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, estar ajustado a derecho y debidamente motivado. - Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones. - Tener como prueba a favor del IEPI el expediente administrativo que contiene los fundamentos técnicos y legales. - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, impertinente, indebidamente pedida y actuada. 10.
El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda en el término concedido para el efecto. 11. El Procurador General del Estado manifestó lo siguiente: - Señala casillero judicial. - Autoriza a los abogados Martha Escobar y María Sol Moreira a fin de que intervengan en la causa. 12. PLASTLIT S.A. en su calidad de demandado manifestó lo siguiente: - El signo PLASÚTIL (mixto) es similar y confundible con las marcas registradas PLASTIÚTIL y Diseño de Etiqueta. - Los productos que protegen las marcas en controversia son los mismos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. - La coexistencia de las marcas en conflicto genera confusión o error, tanto para los consumidores como para los medios comerciales. - La denominación PLASÚTIL carece de fuerza distintiva para diferenciar en el mercado sus productos de los productos de las marcas de propiedad de PLASTLIT S.A., por lo tanto, no es susceptible de registro. - Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 30 y 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por contravenir lo dispuesto en los artículos 6 y 43 de la Ley de Marcas de Fábrica. - Es aplicable la Decisión 344 que entró en vigor el 1 de enero de 1994. - Falta de derecho del actor para proponer su demanda por carecer sus pretensiones de fundamentos legales. - Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción. - Legalidad y validez de la resolución impugnada.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81[3] y 83 literal a)[4] de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación prejudicial solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE: 14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1.
Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 3. Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 4.
Marcas de fantasía. 5. Marcas evocativas. 6. La notoriedad del signo solicitado. 7. La autonomía de la oficina nacional competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE: I. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. LA DISTINTIVIDAD. 15. En el presente caso, la demandante PLASÚTIL S.A. solicita dejar sin efecto la Resolución 962727 de 21 de enero de 1998 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial que denegó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.
Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Asimismo, el artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.
La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
El Tribunal coincide con Jorge Otamendi al sostener que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.[5] 17.
La susceptibilidad de representación gráfica permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado. 18.
Por su parte, Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[6] 19. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2.
Irregistrabilidad de SIGNOS por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión DIRECTA E INDIRECTA o de asociación. Reglas para realizar el cotejo DE MARCAS. 20. En el presente caso, la demandante PLASÚTIL S.A. solicita que se deje sin efecto la Resolución 962727 de 21 de enero de 1998 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial que denegó el registro de la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base del riesgo de confusión con las marcas registradas PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la misma Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.
Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión: directa e indirecta o de asociación Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[7] Reglas para realizar el cotejo de marcas Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.
Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.
Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. - Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[8] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 22. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es o no es similar a las marcas registradas PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la misma Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta) 23. Se tratará el tema de la comparación entre signos mixtos, en vista de que el signo solicitado PLASÚTIL es mixto y las marca opositoras PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA y PLASTI UTIL Y DISEÑO son mixtas con parte denominativa compuesta. 24. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 25.
El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.[9] 26.
Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica.[10] 27.
El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 28. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 29.
En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) y las marcas mixtas “PLASTI UTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA” y “PLASTI UTIL Y DISEÑO”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.
4. MARCAS DE FANTASÍA. 30. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que la denominación PLASÚTIL es considerada como de fantasía, por lo que goza de mayor distintividad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 31. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”[11].
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP- 2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad[12], no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 32. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.
5. MARCAS EVOCATIVAS 33. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que las marcas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI ÚTIL Y DISEÑO (mixta) son marcas evocativas, haciendo alusión directa a las palabras “plástico” y “útil”. Agrega que el titular de una marca evocativa tendrá que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. 34.
Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente: Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.[13] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.[14] 35. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.[15] 36. En el presente caso el Juez Consultante deberá analizar si las marcas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI ÚTIL Y DISEÑO (mixta) son marcas evocativas y, por lo tanto, débiles, de modo que implique que su titular acepte la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos.
6. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO 37. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) goza de notoriedad puesto que se encuentra registrada en varios países, incluyendo Países Miembros de la Comunidad Andina. 38. Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el tema de la notoriedad del signo solicitado que, a pesar de referirse a la Decisión 486, el análisis es válido respecto de la Decisión 344.
“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”.
Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”. 39.
En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 40.
Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas. 41.
En este sentido, el Juez Consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.
7. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE 42. La demandante PLASÚTIL S.A. manifestó que el signo solicitado PLASÚTIL (mixto) se encuentra registrado en varios países, incluyendo Países Miembros de la Comunidad Andina. 43. Dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, el Tribunal ha señalado que: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 44. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
(…)”. 45. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca PLASÚTIL (mixta) de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza es o no es similar a las marcas registradas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta) de la misma clase, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
TERCERO: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.
En ese sentido, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca PLASÚTIL (mixta) y las marcas registradas PLASTI ÚTIL Y DISEÑO DE ETIQUETA (mixta) y PLASTI UTIL Y DISEÑO (mixta).
CUARTO: Los signos de fantasía son distintivos y, por lo tanto, registrables. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo PLASÚTIL (mixto) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.
QUINTO: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos, cuando se refieren, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. En sentido contrario podrían ser objeto de registro los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar al signo con el producto por aquel amparado.
SEXTO: Si bien la norma comunitaria confiere ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. La oficina nacional competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
SÉPTIMO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 150-IP-2014 ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 2-J-TJCA-2015. [2] La Dirección Nacional de Propiedad Industrial depende orgánicamente de la Presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
Se encarga de la aplicación administrativa de la Ley de Propiedad Intelectual. [3] Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. [4] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…). [5] Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 4ta. Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 27. [6] Alemán, Marco Matías, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Top Management, Bogotá, p. 77. [7] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS y diseño”. [8] BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [9] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. [10] Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98.
Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. [11] Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s. [12] Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”. [13] Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001. [14] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. [15] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95.