PROCESO 250-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Asunto: Marca “GOOD - GOOD” (denominativa).
Expediente Interno: 01193-2011-0-1801-JR-CA-06 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.[1] VISTOS: El Oficio 1193-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ del 13 de noviembre del 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01193-2011-0-1801-JR-CA-06.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Apelante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza (Perú) Partes contrarias: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. 2.
Hechos: 1. El 24 de abril del 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza de Perú solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOOD – GOOD para distinguir utensilios y recipientes para el hogar, casa y cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, peines, esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); envases y recipientes de material plástico, recipientes para mezclas; material de limpieza; porcelana y loza, no comprendidos en otras clases, de la Clase 21 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 24 de julio del 2009, Distribución y Servicio D&S S.A. de Chile formuló oposición al registro solicitado sobre la base de su marca registrada BGOOD (denominativa), inscrita con Certificado 145920, que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible. 3.
El 5 de agosto del 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza absolvió el traslado de la oposición y limitó los productos a distinguir a recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, envases y recipientes de material plástico, y recipientes para mezclas de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Mediante proveído del 6 de agosto del 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI aceptó la limitación de productos efectuada por Enrique Rosendo Bardales Mendoza. 5. Mediante Resolución 71-2010/CSD-INDECOPI del 11 de enero del 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Distribución y Servicio D&S S.A. y denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, al considerar que su coexistencia en el mercado con la marca BETTER & BETTER (denominativa), registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados y presentan similitudes conceptuales entre ellos. 6.
El 19 de enero del 2010, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación. 7. Mediante Resolución 3003-2010/TPI-INDECOPI del 29 de diciembre del 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 71- 2010/CSD-INDECOPI del 11 de enero del 2010, que denegó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOOD - GOOD, solicitado por Enrique Rosendo Bardales Mendoza, al determinar que, aun cuando existan diferencias fonéticas y gráficas entre el signo solicitado y la marca registrada BETTER & BETTER (denominativa), dada la semejanza conceptual y el hecho de que distinguen productos semejantes, la coexistencia en el mercado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 8.
El 7 de marzo del 2011, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 3003-2010/TPI-INDECOPI del 29 de diciembre del 2010 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual. 9. El Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú dictó sentencia el 27 de marzo del 2013 mediante Resolución 9 declarando infundada la demanda. 10.
El 10 de abril del 2013, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado[2] de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante su Resolución 19 del 3 de junio del 2014, suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial, formulando la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre signos denominativos con contenido ideológico similar que distinguen productos de la misma clase, conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486?. 3.
Argumentos de la demanda: 12. Enrique Rosendo Bardales Mendoza sustentó su demanda bajo los argumentos siguientes: - No existe riesgo de confusión en la semejanza conceptual entre los signos confrontados, debido a que no se ha cumplido con un elemento fundamental para determinar la confundibilidad entre los mismos: la semejanza gráfica, fonética o conceptual. - No existe semejanza conceptual entre los signos, pues el significado del signo GOOD – GOOD alude a la idea de ser un buen producto, mientras que el signo BETTER & BETTER se refiere a un producto de mejor calidad. - Los significados de las palabras que conforman los signos no es el mismo y tampoco supone el significado aprehendido por el consumidor medio, ya que si bien conoce el significado de los mismos sabe que no aluden a un mismo concepto, adicionalmente también resulta cuestionable que la Sala de Propiedad Intelectual no haya determinado que el signo BETTER & BETTER puede ser considerado como un signo de fantasía. - En el aspecto gráfico y fonético, ambos signos son diferentes, ya que no poseen ningún elemento en común, siendo la única similitud el hecho de estar unidos por una conjunción o palabra, lo que no determina bajo ningún punto de vista similitud alguna entre los signos confrontados. - En la actualidad es titular del nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE, por lo que ostenta derechos de exclusiva sobre el signo GOOD. - Los signos serán percibidos por el consumidor medio como dos totalmente diferentes y con orígenes empresariales distintos, no causando de esta manera riesgo de confusión alguno en el público consumidor de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Argumentos de la contestación de la demanda: 13. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Los signos en cotejo son conceptualmente semejantes al grado de generar riesgo de confusión. - Si bien los signos confrontados están compuestos por términos prevenientes del idioma inglés, no es menos cierto que su significado es manejado por el público consumidor, debido a su uso frecuente en el comercio y la publicidad de bienes y servicios. - No existe norma legal alguna que determine que el registro de un nombre de dominio le conceda a su titular el derecho a pretender exigir el registro de dicho dominio como marca o que vincule de alguna manera a la autoridad competente.
En todo, caso se trata de registros independientes con naturaleza y finalidades distintas, y que no se encuentran vinculadas en lo absoluto. - Algunos de los productos[3] que pretende distinguir el signo solicitado GOOD - GOOD (denominativa) se encuentran comprendidos dentro de los “recipientes para el menaje y la cocina” que distingue la marca registrada BETTER & BETTER (denominativa) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
Asimismo, los otros productos[4] que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los “utensilios” que distingue la marca registrada. 5. Sentencia de primera instancia: 14. El Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada la demanda, bajo el entendido de que si bien es cierto que, desde el punto de vista gráfico y fonético, sus denominaciones son distintas, desde el punto de vista semántico o conceptual, GOOD y BETTER son expresiones que pueden inducir a confusión al público consumidor, toda vez que los significados “bueno” y “mejor” dan un mensaje de óptimo o conveniente, implicando un contenido ideológico similar; configurándose otro factor que determina riesgo de confusión: la existencia de similitud o conexión competitiva de los productos, y el grado de atención del público consumidor ante las marcas. 6.
Argumentos del recurso de apelación: 15. Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia alegando lo siguiente: 16. El signo GOOD - GOOD (denominativo) no evoca la misma idea que la marca BETTER & BETTER (denominativa), toda vez que el primero hace alusión a un productos bueno y el segundo se encuentra referido a una comparación entre productos, por lo tanto no se encontrarían en el supuesto de semejanza conceptual, aun así se haga una traducción literal del inglés al español por un consumidor o usuario que tenga un uso frecuente en el comercio y la publicidad de bienes y servicios. 17.
El consumidor medio desconoce el significado de la palabra BETTER & BETTER, lo que hace que sea percibido como un signo de fantasía, totalmente distinto además en el plano gráfico y fonético de la denominación GOOD - GOOD. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 18. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial para que se absuelva la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre signos denominativos con contenido ideológico similar que distinguen productos de la misma clase, conforme al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? 19.
Procede la interpretación solicitada y se interpretarán, de oficio, los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486[5]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Palabras en idioma extranjero. 3. Comparación entre signos denominativos compuestos. 4. Denegatoria de oficio. Examen de registrabilidad. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 20. En el presente caso, Enrique Rosendo Bardales Mendoza solicitó el registro de la marca GOOD – GOOD (denominativa) en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
El Indecopi denegó de oficio el registro solicitado, al considerar que su coexistencia en el mercado con la marca BETTER & BETTER (denominativa), registrada a favor de Saga Falabella S.A. que distingue productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que ambos signos distinguen algunos de los mismos productos o productos vinculados y presentan similitudes conceptuales entre ellos. 21.
Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 22. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 23.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[6]. 24.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.
Marca: SHERATON). 25. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 26. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 27.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos: 28. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.
Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 29.
El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Primero, deberá tomar en cuenta que los signos confrontados se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero.
2. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 30. En el presente caso, los signos confrontados GOOD – GOOD[7] (denominativo) y BETTER & BETTER[8] (denominativo) se encuentran conformados por palabras en idioma inglés. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, ‘Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta’.
Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado ‘No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar’ (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado’. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 31.
En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor. Posteriormente, en el caso que las palabras en idioma extranjero sean conocidas por el público consumidor, el Juez Consultante deberá tomar en especial consideración la eventual similitud ideológica entre los signos confrontados, con mayor razón cuando ambos son denominativos y no cuentan con elementos adicionales que los doten de una mayor diferenciación.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. 32. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado GOOD – GOOD (denominativo) y la marca BETTER & BETTER (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
(…) Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”[9]. 33.
En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.
4. DENEGATORIA DE OFICIO. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. 34. En el presente caso, el Indecopi denegó de oficio el registro del signo solicitado GOOD – GOOD (denominativo). 35. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca LAN ECUADOR, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 36. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 37.
El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.
O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 38.
Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 39. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 40. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 41.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”. 42. En consecuencia, las resoluciones administrativas deberán estar debidamente motivadas.
El examen de confundibilidad debe ser integral y motivado analizando cada caso concreto. PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
SEGUNDO: El Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Primero, deberá tomar en cuenta que los signos confrontados se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor.
Segundo, en el caso que las palabras en idioma extranjero sean conocidas por el público consumidor, el Juez Consultante deberá tomar en especial consideración la eventual similitud ideológica entre los signos confrontados, con mayor razón cuando ambos son denominativos y no cuentan con elementos adicionales que los doten de una mayor diferenciación. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
TERCERO: Las resoluciones administrativas deberán estar debidamente motivadas. El examen de confundibilidad debe ser integral y motivado analizando cada caso concreto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 250-IP-2014 ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 6-J-TJCA-2015 de 26 de febrero de 2015. [2] Ahora Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. [3] Recipientes herméticos y para encajar, recipientes portátiles, recipientes para líquidos, recipientes de material plástico y recipientes para mezclas. [4] Cubetas para hielo, sifones para recipientes para líquidos y envases. [5] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [6] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.
La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [7] Good: bueno. Véase: www.wordreference.com. [8] Better: mejor. Véase: www.wordreference.com. [9] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.