PROCESO 171-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 150 y 172 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. Nulidad de marca: BUENA VENTURA (denominativa).
Expediente Interno: 4296-2010-0-1801-JR-CA-04. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 4296-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 4296-2010-0-1801-JR-CA-04.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Apelante: INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero interesado: EMPRESAS ANDINAS S.A. 2.
Hechos: 1. El 3 de octubre de 2008, EMPRESAS ANDINAS S.A. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BUENA VENTURA (denominativa), registrada a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. bajo Certificado 97341, para distinguir productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Mediante Resolución 1621-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad formulada por EMPRESAS ANDINAS S.A. (Perú). 3. El 15 de julio de 2009, EMPRESAS ANDINAS S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1621-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009. 4.
Mediante Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió revocar la Resolución 1621-2009/CSD-INDECOPI de 26 de junio de 2009 y, en consecuencia, declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
El 23 de junio de 2010, INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010. 6. Mediante Sentencia de 22 de octubre de 2013, el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda. 7.
El 8 de noviembre de 2013, INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. interpuso recurso de apelación. 8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “La interpretación deberá tener en cuenta que la marca cuya nulidad se pretende distingue gelatinas y mermeladas de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Cuáles son los criterios para determinar la nulidad del registro de una marca cuando la misma comparte con otra los mismos canales de comercialización, son semejantes en el elemento figurativo o gráfico pero los signos distinguirían productos distintos no complementarios”. 3. Argumentos de la demanda: 9. La demandante INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. señaló lo siguiente: - Solicita la nulidad de la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, mediante la cual se declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - El uso previo de la denominación BUENA VENTURA, desde 1992, ha servido de sustento para plantear acciones de nulidad contra los registros de EMPRESAS ANDINAS S.A., quien ahora pretende hacerlos valer contra su marca.
Asimismo, manifestó que dichas acciones de nulidad contra EMPRESAS ANDINAS S.A. fueron declaradas improcedentes por la autoridad administrativa competente. - Pese a que dichas acciones fueron declaradas improcedentes, ello no niega el uso previo, reiterado y actual del nombre comercial BUENA VENTURA por parte de su empresa, la cual tiene mejor derecho. - El registro de su marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza se obtuvo en virtud del derecho de prelación al que se refiere el artículo 6 (que hace referencia al día y hora de presentación de la solicitud) del Decreto Legislativo 823, así como en aplicación del artículo 215 del mismo texto legal (que señala que sólo el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca). - No existe conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Alega la indebida motivación de la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 10. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: - Defiende la legalidad de la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, mediante la cual se declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. - Si bien los productos que distingue la marca cuya nulidad se pretende (gelatinas y mermeladas) y los productos que distinguen las marcas registradas BUENA VENTURA Y BUENAVENTURA (vinagre y sillao) tienen distinta naturaleza y finalidad, éstos se encuentran vinculados, toda vez que comparten los mismos canales de comercialización (mercados, tiendas de abarrotes y supermercados) y el mismo público consumidor (amas de casa). - Realizado el examen comparativo las marcas en cuestión tienen la misma pronunciación y entonación (semejanza fonética), además que gráficamente están conformadas por los mismos términos, generando el mismo impacto visual de conjunto.
Existe una similitud conceptual ya que evocan la idea de “buena suerte”. Por lo cual, determina que no es posible la coexistencia de las marcas en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. - Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto BUENA VENTURA (denominativa) a favor de Industria Alimentaria Grupo Buena Ventura S.A.C. ésta se encontraba incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 11.
El tercero interesado EMPRESAS ANDINAS S.A. señaló lo siguiente: - Es titular de las marcas BUENA VENTURA y BUENAVENTURA, registradas bajo los Certificados 9087 y 13673, respectivamente, que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Sus registros fueron otorgados en 1994 y 1995, respectivamente, mientras que el registro de la marca cuya nulidad solicitan en el 2004. - La marca cuya nulidad solicita nunca debió ser otorgada pues los productos que distinguen se encuentran vinculados a los que distinguen sus marcas registradas, razón por la cual se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad relativa señalada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. - Las gelatinas y mermeladas se encuentran vinculadas a los productos que distinguen sus marcas (vinagre y sillao), debido a que muchas empresas que fabrican y comercializan gelatinas y mermeladas también fabrican y comercializan vinagre y sillao.
Además, éstos comparten los mismos canales de comercialización pudiendo encontrarse incluso en los mismos anaqueles. Tratándose de productos de consumo masivo, el consumidor medio no realizará un análisis exhaustivo para adquirirlos, por lo que el riesgo de confusión entre las marcas es posible. - En el mercado peruano es frecuente que las mermeladas y vinagres sean distinguidos por una misma marca, conforme sucede con las mermeladas y vinagres Fanny o Florida. - Agregó que la emplazada ya viene comercializando sin autorización de su empresa vinagre y sillao, tal como aparece en el sitio web ww.grupobuenaventura.com.
Ofreció medios probatorios que consideró aplicables al presente caso. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 12. El juzgado declaró infundada la demanda y confirmó la legalidad de la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, mediante la cual se declaró nulo el registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.
Argumentos del recurso de apelación: 13. La demandante Industria Alimentaria Grupo Buena Ventura S.A.C. presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136[1] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos 134[2] literal a), 150[3] y 172[4] de la Decisión 486. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 15. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Marcas evocativas (“buena suerte”). 4. Conexión competitiva entre las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
Debida motivación de las resoluciones administrativas. 6. Sobre el uso previo del nombre comercial BUENA VENTURA. Mejor derecho o derecho de prelación. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 16. En el presente caso, EMPRESAS ANDINAS S.A. solicitó la nulidad del registro de la marca BUENA VENTURA (denominativa) para distinguir productos[5] de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgada a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C., sobre la base de sus marcas BUENA VENTURA y BUENAVENTURA, que distinguen productos[6] de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.
Mediante Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió declarar fundada la acción de nulidad y nula la marca de producto BUENA VENTURA (denominativa) inscrita a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C., por encontrarse incursa en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
Por tal motivo, corresponde analizar la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 18. Según el artículo 172 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 19. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: 20. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 21. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.
La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[7]. 22. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.
Marca: SHERATON). 23. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 24. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 25.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos: 26. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.
Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 27.
En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si la marca registrada BUENA VENTURA (denominativa) a favor de la empresa demandante y los signos BUENA VENTURA y BUENAVENTURA son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 28. En el presente caso, se deben confrontar el signo registrado a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. con los registrados, previamente, a nombre de EMPRESAS ANDINAS S.A. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”.[8] Comparación entre signos denominativos y mixtos: 29. La Corte Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 30.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[9] 31.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 32.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP- 2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”[10]. 33.
En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.
3. MARCAS EVOCATIVAS 34. La demandada INDECOPI señala que las marcas cotejadas son marcas evocativas, haciendo alusión directa a la idea de “buena suerte”. En este sentido, determina que no es posible la coexistencia de las marcas en el mercado sin causar riesgo de confusión en el público consumidor. 35. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: “Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.[11] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.[12] 36. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”.[13] 37. En el presente caso, la Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 38. El signo registrado a favor de INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. distingue “gelatinas y mermeladas” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos sobre la base de los cuales EMPRESAS ANDINAS S.A. presenta la acción de nulidad distinguen “vinagre y sillao” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la Corte Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre ellos. 39.
El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[14] 40.
Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[15] 41.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.
5. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 42. La demandante INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. manifestó que la Resolución 577-2010/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI adolece de falta de motivación. 43.
Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca LAN ECUADOR, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 44. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 45.
El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.
O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 46.
Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 47. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 48. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 49.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”.
6. SOBRE EL USO PREVIO DEL NOMBRE COMERCIAL “BUENA VENTURA”. MEJOR DERECHO O DERECHO DE PRELACIÓN.
50. INDUSTRIA ALIMENTARIA GRUPO BUENA VENTURA S.A.C. alegó en su demanda que utilizó el término BUENA VENTURA como nombre comercial desde 1992, lo que le ha servido de sustento para plantear acciones de nulidad contra los registros de EMPRESAS ANDINAS S.A., quien ahora pretende hacerlos valer contra su marca. Asimismo, manifestó que dichas acciones de nulidad contra EMPRESAS ANDINAS S.A. fueron declaradas improcedentes por la autoridad administrativa competente. 51.
De esta forma, la empresa demandante deja en evidencia que inició otros procedimientos que tuvieron como objeto revisar la validez del registro de las marcas BUENA VENTURA y BUENAVENTURA registradas a nombre de EMPRESAS ANDINAS S.A. 52. En el presente caso, la decisión administrativa objeto de impugnación en el proceso interno versa sobre la declaración de nulidad de la marca de producto BUENA VENTURA (denominativa) otorgada a favor de la demandante, en mérito al pedido de nulidad elaborado por EMPRESAS ANDINAS S.A., el que se sustentó en la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 53.
Por lo tanto, este Tribunal advierte que el tema del mejor derecho o derecho de prelación del nombre comercial -alegado por la titular de la marca objeto de nulidad- no constituye una circunstancia que pueda tomarse en cuenta en el presente procedimiento de nulidad de marca. En todo caso, corresponderá a la empresa demandante encausar su pedido de reconocimiento de mejor derecho o derecho de prelación en la vía correspondiente a efectos de exigir a la autoridad nacional competente un estudio sobre dicho particular, tal como hizo en los procedimientos administrativos que, según señala, inició. 54.
Por lo tanto, la Corte Consultante deberá realizar el examen de confundibilidad entre las marcas confrontadas a fin de determinar la procedencia del pedido de nulidad formulado por EMPRESAS ANDINAS S.A., atendiendo a la protección que han obtenido las marcas registradas a su favor. PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
SEGUNDO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados.
TERCERO: La Corte Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Existen lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
QUINTO: Las resoluciones administrativas deberán estar debidamente motivadas. El examen de confundibilidad debe ser integral y motivado analizando cada caso concreto.
SEXTO: El Tribunal advierte que el tema del mejor derecho o derecho de prelación del nombre comercial -alegado por la titular de la marca objeto de nulidad- no constituye un alegato que pueda tomarse en cuenta en el presente procedimiento de nulidad de marca. En todo caso, corresponderá a la empresa demandante encausar su pedido de reconocimiento de mejor derecho o derecho de prelación en la vía correspondiente a efectos de exigir a la autoridad nacional competente un estudio sobre dicho particular, tal como hizo en los procedimientos administrativos que, según señala, inició. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá limitarse a realizar el examen de confundibilidad entre las marcas confrontadas a fin de determinar la procedencia del pedido de nulidad formulado por EMPRESAS ANDINAS S.A., atendiendo a la protección que han obtenido las marcas registradas a su favor.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 171-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [2] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras. [3] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [4] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [5] Gelatinas y mermeladas. [6] En el caso de la marca BUENA VENTURA para distinguir vinagre, mientras que en el de la marca BUENAVENTURA para distinguir vinagre y sillao. [7] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [8] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [10] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. [11] Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001. [12] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95. [14] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [15] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004.
Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).