PROCESO 174-IP-2014 — Comunidad Andina

PROCESO 174-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales e) y f) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. Marca: TRIDIMENSIONAL.

Expediente Interno: 5570-2011-0-1801-JR-CA-14. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 5570-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5570-2011-0-1801-JR-CA-14.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Apelante: EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ 2.

Hechos: 1. El 22 de febrero de 2010, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional (se reivindica colores) para distinguir empanadas, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación de Niza). [pic] 2.

Mediante Resolución 13130-2010/DSD-INDECOPI de 26 de agosto de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado constituido por la forma tridimensional de una empanada, puesto que no presenta alguna característica particular a fin de diferenciarlo de los demás productos que se ofrecen en el mercado.

En conclusión, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 3. El 22 de septiembre de 2010, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. interpuso recurso de apelación. 4. Mediante Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 13130- 2010/DSD-INDECOPI de 26 de agosto de 2010 que denegó el registro del signo solicitado. 5.

El 20 de octubre de 2011, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1453-2011/TPI- INDECOPI. 6. Mediante sentencia de 23 de septiembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda. 7. El 22 de octubre de 2013, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. presentó recurso de apelación. 8.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “La interpretación deberá tener en cuenta que la marca de producto constituida por la forma tridimensional de una empanada (se reivindican colores), cuyo registro pretende la demandante, distingue empanadas, productos de pastelería y confitería de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: 1. Criterios para evaluar la distintividad en las marcas tridimensionales. 2. En los casos de marcas tridimensionales ¿es necesario para acceder al registro que los consumidores logren asociar los productos con su origen empresarial?” 3. Argumentos de la demanda: 9. La demandante EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. señaló lo siguiente: - Solicita la nulidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado. - Producto del trabajo de una pareja de esposos, se pudo dar forma al denominado pastel MAPY’S, el cual es parecido a las empanadas, pero con características superiores.

La forma particular de sus productos es debido a la utilización, en un inicio, de un molde de madera diseñado exclusivamente para su producto. Dicha forma particular es una característica distintiva de su producto, el cual ha sido denominado como MAPY’S, conllevando a que sus consumidores relacionen directamente la forma del producto con su marca.

La forma de su producto es reconocida por sus comensales, pudiendo éstos observar su forma y diferenciarla de los de la misma especie. - Su empresa es titular de la marca MAPY’S MUCHO MÁS QUE UNA EMPANADA y logotipo (Certificado 146585), la cual fue solicitada debido al gran apogeo de sus productos. - Presentó medios probatorios para acreditar lo expuesto y solicitó que se oficie al señor Armando Ato Mendoza y a la empresa Acril Max S.A.S., quienes se encargan de la elaboración de los moldes con los que preparan sus productos, a fin de que éstos puedan dar fe de la complejidad y particularidad de los mismos. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 10. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: - Defiende la legalidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado. - El signo solicitado no es capaz de identificar un origen empresarial determinado, por lo cual no corresponde acceder a registro.

La solicitante no ha logrado acreditar que el público consumidor identifique y asocie plenamente la forma de la empanada con su origen empresarial; siendo que únicamente ha acreditado que el local en donde ofrece al público sus productos tiene cierto reconocimiento y es objeto de diversa publicidad. - El signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 5.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 11. El juzgado declaró infundada la demanda y confirmó la legalidad de la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI de 13 de julio de 2011 que denegó el registro del signo solicitado, por considerar que el signo solicitado a registro carece de distintividad “(…) teniendo en cuenta la forma usual y la variedad de las empanadas que se comercializan en el mercado, las cuales en su generalidad presentan similares características, se advierte que en relación con los productos de pastelería de su clase las diferencias son escasas, por lo cual la percepción del consumidor medio, quien no examina detenidamente las formas, texturas y colores de los productos impedirá que fácilmente lo asocie con su origen empresarial.

(…) los medios probatorios aportados no resultan suficientes para acreditar la distintividad del producto, sino lo que demuestran es la notoriedad de la empresa y la variedad de productos de pastelería que ofrece, entre ellos las empanadas; de lo que se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486”.

Argumentos del recurso de apelación: 12. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda. Además, agregó que presentó un CD “donde se puede apreciar una entrevista realizada a los consumidores y los mismos mencionan que reconocen a Mapys por su forma (…). Apreciamos acá una nulidad evidente en la sentencia impugnada, pues al parecer no se ha enviado el expediente administrativo completo, lo cual hubiese permitido que el juzgador pueda apreciar la veracidad de los argumentos (…).

Existe una indebida motivación de las resoluciones”. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del literal b) del artículo 135[1] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículo 134 literales e) y f) [2] y 150[3] de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Marca tridimensional. 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 3. Irregistrabilidad de las formas usuales de los productos. 4. Denegatoria de oficio. Debida motivación. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. MARCA TRIDIMENSIONAL 15. En el presente caso, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto constituida por una forma tridimensional para distinguir “empanadas, productos de pastelería y confitería” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 16. Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo siguiente sobre las marcas tridimensionales: 17.

A la clasificación de marcas denominativas, gráficas o mixtas, se une una categoría nueva, la de las marcas tridimensionales. Las marcas tridimensionales cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. 18.

En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema de marcas como en el que se refiere al diseño industrial. 19.

En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 20.

Adicionalmente, en el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 21. Dentro del Proceso 88-IP-2004, este Tribunal precisó lo siguiente: “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.[4] El signo tridimensional y las características para su registrabilidad: 22.

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Consultante determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado. 23.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. 24. Dentro del Proceso 23-IP-1998, este Tribunal expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca.

Aunque este proceso se refiere a la Decisión 344, es perfectamente aplicable a la Decisión 486. En tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro de marca y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal”[5]. 25. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. 26.

Por lo tanto, la Corte Consultante deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. Si al signo tridimensional lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar su fuerza distintiva será registrable. 27.

Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. 28. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 29. En el presente caso, EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto constituida por una forma tridimensional (se reivindica colores) para distinguir “empanadas, productos de pastelería y confitería” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, resulta necesario referir a los elementos constitutivos de la marca tridimensional. 30. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, ‘se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (lo subrayado es nuestro)[6]. 2.

En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el signo solicitado tridimensional para distinguir “empanadas” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. IRREGISTRABILIDAD DE LAS FORMAS USUALES DE LOS PRODUCTOS. 31. En el presente caso, la empresa demandante solicitó el registro de un signo tridimensional en forma de empanada para distinguir “empanadas” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que deberá analizarse el tema de la forma usual del producto. 32.

Para lo anterior, se seguirá la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del Proceso 7-IP-2012: 33. El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate” (lo subrayado es nuestro). 34.

“La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 35.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 36.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.

Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. 37. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.

Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual. 38.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes. 39.

El Tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. 40.

Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 41. Por consiguiente, la Corte Consultante deberá tomar en cuenta la forma usual del producto que tuviera el signo solicitado a registro según los criterios expuestos.

4. DENEGATORIA DE OFICIO. DEBIDA MOTIVACIÓN. 42. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro del signo tridimensional presentado por EXQUISITECES PERUANAS S.A.C.; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la denegatoria de oficio. 43. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 44.

El artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 45.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 46. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.[7] 47.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 48.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 49. En el presente caso, la demandante EXQUISITECES PERUANAS S.A.C. alegó que la Resolución 1453-2011/TPI-INDECOPI carece de una debida motivación. 50. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. 51. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 52.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 53.

Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 54. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 55.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite”. PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas tridimensionales cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.

SEGUNDO: La Corte Consultante deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable.

TERCERO: Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes.

Por lo tanto, la Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es o no una forma usual del producto “empanada” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente. Para lo anterior debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo.

Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 174-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad. [2] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas. [3] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [4] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5. [6] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1 de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.