PROCESO 214-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal f) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Actor: Productos Alimenticios Doria S.A.S. Marca: RIZONE (denominativa).
Expediente Interno: 2010- 00354. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 3409 del 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 30 de octubre del 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00354.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. (COLOMBIA) Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: HARINERA DEL VALLE S.A. (COLOMBIA) 2.
Hechos: 1. El 11 de julio del 2008, HARINERA DEL VALLE S.A. de Colombia solicitó el registro de la marca RIZONE (denominativa) para distinguir productos[1] de la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Mediante Resolución 1030 del 19 de enero del 2009, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro de la marca solicitada. 3. El 15 de julio del 2010, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. de Colombia interpone demanda de nulidad contra la Resolución 1030 del 19 de enero del 2009. 4.
Mediante Resolución del 26 de junio de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal f), 172 y 224 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda:
5. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. sustentó su demanda de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos: - El término RISONI es el nombre genérico y técnico de un tipo de pasta alimenticia. - La expresión RIZONE es una deformación ortográfica menor del término genérico y técnico RISONI. - La expresión RIZONE debe ser considerada como un nombre genérico y técnico, irregistrable como marca, en aplicación de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - La marca RIZONE (denominativa) fue solicitada y concedida para distinguir todos los productos de las Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de las cuales están “harinas y preparaciones hechas de cereales” y, específicamente, las pastas alimenticias”.
Así, la expresión RISONI / RIZONE es el nombre genérico y técnico de algunos productos de la referida Clase 30. - La marca solicitada y concedida consiste exclusivamente en la expresión RIZONE, sin otra palabra adicional o elemento gráfico que le otorgue distintividad. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 6. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda bajo los argumentos siguientes: - Con la expedición de la resolución acusada, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos no se ha violado ninguna norma contenida en la Decisión 486, por el contrario, la misma se fundamenta en ésta y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto. - La expresión RIZONE no es genérica ni designa exclusivamente el género de los productos a que pertenece. - RIZONE y RISONI son expresiones “diferenciables” tanto fonética, auditiva como visualmente;
RIZONE además en sí misma no tiene significado conceptual alguno para el consumidor promedio colombiano. - El actor dentro del trámite administrativo adelantado, no presentó oposición alguna frente a la solicitud de registro del signo RIZONE (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ni interpuso los recursos pertinentes en la vía gubernativa, como era oportuno hacerlo conforme a la Decisión 486 y el Código Contencioso Administrativo.
7. HARINERA DEL VALLE S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - Los términos RISONI y RIZONE no se encuentran incorporados al idioma español, y tampoco se encuentran en el listado alfabético de productos correspondientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, el término RIZONE constituye un signo registrable para identificar productos de dicha Clase. - Si se aceptara que el término RISONI corresponde a un término genérico, este hecho en nada incide respecto de la registrabilidad del signo RIZONE (denominativo), que en todo caso atañe una expresión de fantasía, con una escritura característica y que corresponde a la categoría de marcas evocativas, las cuales son por definición registrables.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 8. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal f), 172 y 224 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación prejudicial de los artículos 224 y siguientes al no ser pertinente en el caso concreto (marca notoria).
Por lo tanto, procede la interpretación solicitada de los artículos 134[2] literal a), 135[3] literal f) y 172[4] de la Decisión 486. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 9. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Causal de nulidad absoluta: Irregistrabilidad de los signos genéricos. 2.
Marcas de fantasía. 3. Marcas evocativas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. CAUSAL DE NULIDAD ABSOLUTA: IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS GENÉRICOS. 10. En el presente caso, la demandante alega que el signo solicitado RIZONE (denominativo) es una deformación del término genérico y técnico ‘RISONI’, utilizado para referirse a un tipo de pasta alimenticia. En tal virtud se hará referencia al tema de los signos genéricos 11.
Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que un signo pueda ser registrado como marca. En el literal f) señala: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que ‘la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo’ (lo subrayado es nuestro)[5]. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo.
Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular.
Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas, al realizar el examen de registrabilidad, éstas no deben considerarse, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.
En los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles”. 12. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo RIZONE (denominativo), es un signo genérico para la “pasta alimenticia” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. MARCAS DE FANTASÍA. 13. La empresa HARINERA DEL VALLE S.A. manifestó en su contestación a la demanda que la denominación ‘RIZONE’ es una expresión de fantasía. 14. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”[6].
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP- 2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad[7], no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 15. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo RIZONE (denominativo) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. 3.
MARCAS EVOCATIVAS. 16. En este caso, también se debate acerca del carácter evocativo del signo RIZONE (denominativo). Por lo tanto, se hará referencia al tema de los signos evocativos. 17. Al respecto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló: “En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’. [8] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca’.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado”. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. 18. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo RIZONE (denominativo), es un signo evocativo para la “pasta alimenticia” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con dichos productos.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo RIZONE (denominativo), es un signo genérico para la “pasta alimenticia” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.
En este caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo RIZONE (denominativo) constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio.
TERCERO: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo RIZONE (denominativo), es un signo evocativo para la “pasta alimenticia” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 214-IP-2014 ----------------------- [1] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. [2] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras. [3] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. [4] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [5] PROCESO 50-IP-2011.
Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: RON LIMÓN PALO VIEJO (mixta). [6] Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [7] Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”. [8] Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, Marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.