PROCESO 228-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Marca: CASA AHORRO (mixta).
Expediente Interno: 16875-2013 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 299-2014-SCS-CS de 22 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 5 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 16875-2013.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. A. Antecedentes: Recurrente: EAFC MAQUISISTEMA S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. 1.
Hechos: 1. El 11 de noviembre de 2008, EAFC MAQUISISTEMA S.A. solicitó el registro de la marca de CASA AHORRO (mixta) para distinguir “servicios brindados en fondos colectivos” de la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza). 2.
Mediante Resolución 6425-2009/DSD-INDECOPI de 28 de abril de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, ya que la denominación CASA AHORRO y logotipo no es capaz de identificar los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 18 de mayo de 2009, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso de apelación. 4.
Mediante Resolución 2587-2009/TPI-INDECOPI de 5 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 6425- 2009/DSD-INDECOPI, mediante la cual se denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. 5. El 14 de enero de 2010, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2587-2009/TPI- INDECOPI. 6.
Mediante sentencia de primera instancia de 31 de mayo de 2012, se declaró infundada la demanda.
7. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso de apelación. 8. Mediante sentencia de segunda instancia de 23 de julio de 2013, se declaró infundada la demanda. 9. El 7 de noviembre de 2013, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso extraordinario de casación. 10. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 16875- 2013. 2.
Argumentos de la demanda: 11. La demandante EAFC MAQUISISTEMA S.A. señaló lo siguiente: - El INDECOPI no ha tomado en cuenta que el 30 de noviembre de 2001 otorgó a favor de un tercero el registro de la marca CASA PLAN en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza relacionado con los servicios que brindan las Administradoras de Fondos Colectivos.
En tal sentido, se debió otorgar el registro del signo solicitado. - La frase CASA AHORRO resulta ser de fantasía y, en ese sentido, cuenta con la capacidad distintiva necesaria para ser registrada como marca. - El signo solicitado no representa una denominación genérica dentro de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, ni es utilizada en el mercado de manera habitual o común para los servicios que se pretenden distinguir.
No se limita a informar al consumidor acerca de las características de los servicios a distinguir de manera directa, sino de forma sugestiva obligando al consumidor a utilizar su imaginación. 3. Fundamentos de la contestación a la demanda: 12. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: - El signo solicitado constituido por la denominación CASA AHORRO y logotipo no es capaz de identificar los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, el signo solicitado está conformado por las denominaciones CASA y AHORRO, las que por sí solas no están dotadas de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los servicios que pretende distinguir, toda vez que no serán percibidas por el público usuario como un signo distintivo de un determinado origen empresarial, ya que la denominación CASA AHORRO alude a un sistema en el cual se ahorra o guarda dinero para la adquisición de un inmueble. - La denominación CASA AHORRO apreciada en su conjunto, será percibida por el público usuario como una expresión que señala que un mecanismo o un sistema por el cual se pretende adquirir un inmueble a través del ahorro, por lo que constituye una denominación que por sí sola carece de la capacidad distintividad para constituirse en marca. - Cabe señalar que si bien el signo solicitado está formado también por la representación estilizada de un techo y una línea recta de color azul, la grafía del elemento denominativo y la combinación de colores, se trata de elementos que no le aportan la aptitud distintiva que requiere para acceder al registro como marca; toda vez que éstos solo refuerzan el concepto del elemento denominativo.
Es decir, que se trata de un sistema en el cual se ahorra dinero para la adquisición de un inmueble. - Es por ello, que sobre la denominación CASA AHORRO no puede recaer un derecho de exclusiva con relación a los servicios que se pretende distinguir, sino que por el contrario, debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por cualquier empresario en la prestación y promoción de sus servicios. - El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro. - El signo solicitado contiene palabras descriptivas, por lo que se encuentra incurso en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. 4.
Argumentos de la sentencia de primera instancia: 13. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: La marca CASA AHORRO (mixta) es un signo descriptivo y no evocativo, encontrándose dentro de las causales de prohibición que señala el artículo 135 de la Decisión 486. 5. Argumentos del recurso de apelación: 14. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su demanda. 6.
Argumentos de la sentencia de segunda instancia: 15. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: El signo solicitado no es capaz de identificar en el mercado los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues resulta ser incapaz de individualizar los servicios que se pretenden distinguir, dado que no puede estar sometido a apropiación exclusiva. 7.
Argumentos del recurso extraordinario de casación:
16. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso extraordinario de casación por la interpretación errónea de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 alegando que “la Sala de vista resolvió sin haber tomado en consideración para la determinación del carácter evocativo de la marca solicitada, la definición de los servicios de administración de fondos colectivos, por lo que resulta imposible determinar de un modo adecuado la descriptividad o no de una marca sino se analiza la misma en función a la definición de los servicios que se pretenden distinguir, en este caso, los servicios de administración de fondos, cuyas características esenciales no son descritas a través de la marca”.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 17. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134[1] y 135 literales b) y e)[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y se limitará el artículo 134 a sus literales a), b) y g). C. CUESTIONES A INTERPRETAR: 1. La causal de irregistrabilidad absoluta: la falta de distintividad. 2.
Los signos descriptivos y genéricos. 3. La marca mixta. 4. Marcas evocativas. 5. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. Denegatoria de oficio. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:
1. LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD ABSOLUTA: LA FALTA DE DISTINTIVIDAD. 18. En el presente caso, el INDECOPI denegó de oficio el registro solicitado, ya que la denominación CASA AHORRO apreciada en su conjunto, será percibida por el público usuario como una expresión que señala que es un mecanismo o un sistema por el cual se pretende adquirir un inmueble a través del ahorro, por lo que constituye una denominación que por sí sola carece de la capacidad distintividad para constituirse en marca. 19.
Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”. 20.
A manera ilustrativa, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (lo subrayado es nuestro). 21.
El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado CASA AHORRO (mixto) es distintivo respecto de “servicios brindados en fondos colectivos” que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS. 22. El INDECOPI denegó el registro del signo solicitado, ya que sobre la denominación CASA AHORRO no puede recaer un derecho de exclusiva en relación con los servicios que se pretenden distinguir, sino que por el contrario, debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por cualquier empresario en la prestación y promoción de sus servicios.
Por lo tanto, el INDECOPI señaló que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. 23. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Signos descriptivos. “En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios” (lo subrayado es nuestro). 24.
La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 25.
El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”[3]. 26.
La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 27.
Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. Signos genéricos. 28. El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos. No podrán registrarse como marcas los signos que: “consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. 29.
Al respecto, este Tribunal ha señalado que “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. 30. “La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (lo subrayado es nuestro)[4]. 31. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo. 32.
Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular. 33.
En el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen de registrabilidad, éstas no deben considerarse, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el examen de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. 34.
En los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. 35. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo CASA AHORRO (mixto) es un signo descriptivo o genérico para distinguir “servicios brindados en fondos colectivos”[5] de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. LA MARCA MIXTA. 36. En el presente caso, EAFC MAQUISISTEMA S.A. solicitó el registro de la marca CASA AHORRO (mixta) para distinguir “servicios brindados en fondos colectivos” de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 37. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico.
El primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[6], logotipos[7], íconos, etc.
Por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor”. 38.
El Tribunal ha realizado las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’. (…) en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. 39. La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto solicitado a registro y, posteriormente, proceder al examen de registrabilidad. 4. MARCAS EVOCATIVAS.
40. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso extraordinario de casación por la interpretación errónea de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 alegando que “la Sala de vista resolvió sin haber tomado en consideración para la determinación del carácter evocativo de la marca solicitada, la definición de los servicios de administración de fondos colectivos, por lo que resulta imposible determinar de un modo adecuado la descriptividad o no de una marca sino se analiza la misma en función a la definición de los servicios que se pretenden distinguir, en este caso, los servicios de administración de fondos, cuyas características esenciales no son descritas a través de la marca”. 41.
Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente: Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio[8]. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”[9]. 42. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”[10]. 43. Dentro del Proceso 164-IP-2012, este Tribunal precisó que si bien la marca evocativa es registrable, “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos”. 44. En el presente caso el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado CASA AHORRO (mixto) sería evocativo de los “servicios brindados en fondos colectivos” de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. DENEGATORIA DE OFICIO. 45. Como quiera que en el presente caso la autoridad competente llevó a cabo un examen de oficio, se hace necesario tratar el tema del análisis de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes. 46. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 47.
El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro. 48. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del Derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas”. 49.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007.
MARCA: “MONARC-M”). 50. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento del registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[11] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486; para luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). 51. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca. Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 52. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro, como con las decisiones emitidas por la propia oficina.
Esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 53. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[12]. 54. No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites en la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. PRONUNCIAMIENTO: Primero: La Corte Consultante debe tomar en cuenta que el signo solicitado “CASA AHORRO” es uno de tipo mixto, a fin de realizar el examen de registrabilidad correspondiente.
Segundo: La Corte Consultante deberá analizar si el signo solicitado CASA AHORRO (mixto) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado es distintivo respecto de los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Tercero: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del servicio de que se trate, comunes a otros servicios del mismo género. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad.
Cuando el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas o genéricas, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo CASA AHORRO (mixto) es un signo descriptivo o genérico para distinguir los “servicios brindados en fondos colectivos” de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Cuarto: En el presente caso el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado CASA AHORRO (mixto) sería evocativo de los servicios brindados en fondos colectivos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Quinto: El examen de registrabilidad debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras Oficinas Nacionales Competentes, como en relación con anteriores decisiones emitidas por la propia oficina.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 228-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…) g) lquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [2] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. [3] Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995. [4] PROCESO 50-IP-2011.
Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta). [5] “El préstamo hipotecario no es la única vía para hacer realidad el sueño de la casa propia, también puede concretarlo a través de los fondos colectivos inmobiliarios (FCI). Éstos representan una alternativa de ahorro programado que les permite adquirir, construir o remodelar un inmueble para uso familiar o comercial.
(…) En principio, los clientes interesados eligen hacerse de un certificado de participación del monto que requieren para la inversión inmobiliaria que varía entre US$ 12,500 y US$ 25,000 cuyo plazo para juntar el dinero es de 80 meses. (…) Precisan que los clientes pueden comprar más de un certificado a fin de cubrir el valor del inmueble que desean adquirir”.
Véase: http://gestion.pe/noticia/701826/ya-hay-fondos-colectivos-casas [6] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 33. [7] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.
(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. Edición. 2001. [8] Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001. [9] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95.
Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95. [11] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004 emitida dentro del Proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005 emitida dentro del Proceso 03-IP-2005; e, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005 emitida dentro del Proceso 167-IP-2005. [12] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el Proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069 de 5 de julio de 2012.