PROCESO 240-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: UNILEVER N. V. Marca: AXE TWIST (denominativa).
Expediente Interno: 6861-2010-0-1801-JR- CA-02. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 6861-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6861-2010-0-1801-JR-CA-02.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: UNILEVER N. V. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ 2. Hechos: 1. El 17 de abril de 2009, UNILEVER N. V. solicitó el registro de la marca de producto AXE TWIST (denominativa) para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, colonias, aguas de tocador, perfumes en sprays para el cuerpo; aceites, cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones para antes y después de afeitar; talco de tocador; preparaciones cosméticas para el baño y la ducha; lociones para el cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados; desodorantes para uso personal; antitranspirantes para uso personal; preparaciones de tocador no medicadas” de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza). 2.
Mediante Resolución 15-2010/DSD-INDECOPI de 7 de enero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado sobre la base de la marca de producto FLOWER TWIST (denominativa) de la misma Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 21 de enero de 2010, UNILEVER N. V. interpuso recurso de apelación. 4.
Mediante Resolución 1578-2010/TPI-INDECOPI de 14 de julio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 15-2010/DSD-INDECOPI que denegó de oficio el registro del signo solicitado. 5. UNILEVER N. V. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1578-2010/TPI-INDECOPI. 6.
Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 7. El 13 de enero de 2014, Unilever N.V. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 8. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial del literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, en los siguientes términos: “1.
La coexistencia en una misma Clase de marcas denominativas que distinguen productos idénticos y similares que comparten un término de los dos que conforman los signos sujetos a comparación. 2. Asimismo, deberá precisarse si resulta relevante que los productos y signos que los identifican son comercializados por empresas multinacionales competidoras”. 3.
Argumentos de la demanda: 9. La demandante UNILEVER N. V. señaló lo siguiente: - No hay similitud gráfica entre los signos en conflicto, ya que el signo solicitado está conformado por 8 letras e inicia con la expresión AXE, a diferencia de la marca registrada que contiene 11 letras y comienza con FLOWER. - Desde el punto de vista fonético, el término AXE, elemento importante en el signo solicitado, tiene una pronunciación distinta a FLOWER que pertenece a la marca registrada, incluso ambos términos provienen del idioma inglés. - La palabra AXE nombra a un grupo de marcas que le pertenecen a su empresa solicitante, ya que dicha expresión es muy popular en el mercado.
En efecto la marca AXE identifica principalmente a desodorantes y antitranspirantes de uso personal, los mismos que son muy conocidos en el Perú, entre otras razones, por su publicidad. En ese sentido, es natural que los consumidores asocien el signo solicitado AXE TWIST con las marcas que contienen la denominación AXE. - El término TWIST califica a la palabra AXE, ya que dicho término significa, entre otros, torcer, retorcer, doblar, doblegar, enrollar, enroscar.
Por tal razón, el término AXE constituye la denominación principal. Igual sucede en la marca registrada, toda vez que TWIST también califica a la denominación FLOWER. - La marca base de la denegatoria FLOWER TWIST ha coexistido con la marca TWISTER y logotipo. Por tal razón, si la autoridad considera que existe alguna posibilidad de confusión indirecta entre los signos AXE TWIST y FLOWER TWIST entonces debió denegar el registro de FLOWER TWIST cuando se solicitó, puesto que estaba vigente la marca TWISTER y logotipo. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 10. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: - Se encuentra registrada, a favor de The Gillette Company (Estados Unidos de América), la marca de producto FLOWER TWIST (Certificado 62015), que distingue “preparaciones para afeitarse, lociones para después de afeitarse, antitranspirantes y desodorantes para uso personal, perfumería; cosméticos; preparaciones de tocador no medicadas; jabones; champúes, preparaciones para el cuidado del cabello; dentífricos; preparaciones depilatorias; aceites de baño, geles para el baño y sales para el baño; preparaciones no medicadas para la limpieza de la piel; lociones y cremas para la piel y todos los demás productos” de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. - Los productos que pretende distinguir el signo solicitado, AXE TWIST, se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, FLOWER TWIST. - Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada, se determina que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión. En efecto, la semejanza radica en el hecho de que ambos se encuentran conformados por la denominación TWIST, lo cual determina que el signo solicitado, en su conjunto, suscite la impresión de ser una variación de la marca registrada.
Si bien el signo solicitado y la marca registrada están conformados por otros elementos denominativos, los mismos no los diferencia plenamente. - Si bien The Gillette Company (Estados Unidos de América), titular de la marca registrada, no ha formulado oposición contra la solicitud de registro, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar, de oficio, una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad. 5.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 11. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos: Existe identidad conceptual entre los signos confrontados al compartir la palabra TWIST, la misma que no se encuentra presente en otras marcas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante tiene registrados a su favor varios signos que incluyen en su conformación el término AXE, por lo que puede formar parte de una familia de marcas. Sin embargo, dicha circunstancia no desvirtúa el análisis comparativo. 6. Argumentos del recurso de apelación: 12. UNILEVER N. V. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia reiterando los argumentos de la demanda.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación solicitada, ya que el presente caso versa sobre un riesgo de confusión. Por lo tanto se interpretarán, de oficio, los artículos 134[1] literal a), 136[2] literal a) y 150[3] de la misma normativa.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR 14. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre signos denominativos compuestos.
Cuando los signos confrontados comparten un mismo término. 3. Palabras en idioma extranjero. 4. Familia de marcas. 5. ¿Resulta relevante que los productos y signos que los identifican sean comercializados por empresas multinacionales competidoras? 6. Examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. En el presente caso, UNILEVER N. V. solicitó el registro de la marca AXE TWIST (denominativa) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
El INDECOPI denegó la solicitud de registro sobre la base de la marca FLOWER TWIST (denominativa) que distinguen productos de Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[5] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[6] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[7] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70- IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[8] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[10].
(…)”. 17. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. CUANDO LOS SIGNOS CONFRONTADOS COMPARTEN UN MISMO TÉRMINO. 18. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado AXE TWIST (denominativo) y la marca registrada FLOWER TWIST (denominativa), siendo que ambos signos confrontados comparten la palabra “TWIST”.
Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos. 19. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )’. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
(…) En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que la Corte Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (…)”. 20. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado AXE TWIST (denominativo) y la marca registrada FLOWER TWIST (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
3. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. 21. El Tribunal analizará el tema de las palabras en idioma extranjero debido a que el signo solicitado AXE TWIST[11] (denominativo) y la marca registrada FLOWER TWIST[12] (denominativa) se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero. 22. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, ‘Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta’.
Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros’.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado ‘No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar’ (Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado’. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 23.
En este sentido, la Corte Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor.
4. FAMILIA DE MARCAS. 24. En el presente proceso, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia señalando que “La demandante tiene registrados a su favor varios signos que incluyen en su conformación el término AXE, por lo que puede formar parte de una familia de marcas.
Sin embargo, dicha circunstancia no desvirtúa el análisis comparativo”. Por lo tanto, el tema de la familia de marcas se tratará a continuación. 25. Al respecto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: ‘En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión’ (Proceso 96-IP-2002.
Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912 de 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. 26.
En este sentido, la Corte Consultante deberá determinar si la palabra “AXE” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado AXE TWIST (denominativo). 5. ¿RESULTA RELEVANTE QUE LOS PRODUCTOS Y SIGNOS QUE LOS IDENTIFICAN SEAN COMERCIALIZADOS POR EMPRESAS MULTINACIONALES COMPETIDORAS? 27. En el presente caso, la Corte Consultante solicita interpretación prejudicial sobre la relevencia que pudiera tener para el examen de registrabilidad el hecho que los productos y signos que los identifican sea comercializados por empresas multinacionales competidoras. 28.
Sobre el presente tema, este Tribunal debe precisar que el examen de registrabilidad exige determinar si un signo puede ser registrado como marca. Esto implica revisar si el signo cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la misma normativa comunitaria. 29.
Entre los criterios de registrabilidad de la Decisión 486 no existe uno que se dirija a analizar o valorar las cualidades o características que tenga el titular o solicitante de una marca. Ello se debe a que el examen de registrabilidad se avoca a determinar la existencia de los elementos constitutivos de la marca y que no resulte confundible con otros signos que tengan derecho preferente. 30.
Por lo tanto, no resultará relevante para el examen de registrabilidad que el titular o solicitante de un signo sea una empresa competidora mutinacional o no, pues esta condición no influirá de ninguna manera en el examen de registrabilidad que deba hacer la oficina nacional competente.
6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DENEGATORIA DE OFICIO. 31. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro del signo AXE TWIST (denominativo); el Tribunal estima adecuado referirse al tema del examen de registrabilidad. 32. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 33.
Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 34.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 35. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.[13] 36.
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 37.
De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 38. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[14] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.[15] 39.
Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. 40. En este sentido, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: debe ser de oficio, integral, plasmarse en una resolución debidamente motivada, y debe ser autónomo.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
SEGUNDO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos AXE TWIST y FLOWER TWIST.
TERCERO: La Corte Consultante deberá tomar en cuenta que el signo solicitado AXE TWIST (denominativo) y la marca registrada FLOWER TWIST (denominativa) se encuentran conformados por palabras en idioma extranjero. En este sentido, la Corte Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por el público consumidor.
CUARTO: La Corte Consultante deberá determinar si la palabra “AXE” establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo solicitado AXE TWIST (denominativo).
QUINTO: No resultará relevante para el examen de registrabilidad que el titular o solicitante de un signo sea una empresa competidora mutinacional o no, pues esta condición no influirá de ninguna manera en el examen de registrabilidad que deba hacer la oficina nacional competente.
SEXTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: debe ser de oficio, integral, plasmarse en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras. [2] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [3] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [10] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Significa en inglés “giro hacha”.
Véase www.wordreference.com [12] Significa en inglés “giro flor”. Véase www.wordreference.com [13] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [15] Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ----------------------- Proceso 240-IP-2014