PROCESO 279-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.
Actor: A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED. Marca: TENIBEX (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-2119. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.
VISTOS: El Oficio 5374-TDCA-DQ del 18 de noviembre de 2014, recibido personalmente el 4 de diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2119. El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED Demandados: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA; DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Y, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR. FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ 2. Hechos: 1. El 30 de julio de 1993, el señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ presentó solicitud de registro de la marca TENIBEX (denominativa) para identificar productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El 15 de abril de 1994, la empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED presentó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro del término legal, observaciones contra la mencionada solicitud de registro, en virtud a la semejanza que tiene con la marca TENEX (denominativa) para registrar productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Mediante Resolución 0958421 de 5 de marzo de 1997, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada por A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED y concedió el registro de la marca TENIBEX (denominativa) a favor del señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ. 4. Por lo anterior, el 25 de julio de 1997, la empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED interpuso demanda en contra de la citada Resolución ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito. 5.
Mediante Oficio 5374-TDCA-DQ del 18 de noviembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literales a), d) y e); y, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
Argumentos de la demanda: 6. La empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Entre la marca registrada TENEX (denominativa) y la marca solicitada TENIBEX (denominativa) se evidencia una gran similitud visual, fonética y auditiva, lo que genera que las marcas se confundan a primera vista. - La entidad demandada señala erróneamente que las marcas en conflicto no son semejantes ni confundibles, cuando de un simple cotejo, utilizando la lógica común, se puede establecer con claridad que estas denominaciones son similares, encontrándose la marca TENEX (denominativa) contenida en la marca TENIBEX (denominativa). - En este sentido, rechazó la conclusión de la entidad demandada respecto a que la marca solicitada a registro TENIBEX (denominativa) cumple con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad, pues guarda gran similitud con la marca registrada TENEX (denominativa), la cual que es famosa y notoriamente conocida no sólo en Ecuador, sino en el mundo, tanto más si está destinada a proteger productos de la misma clase. - Por otro lado, la entidad demandada sostuvo también que no existe confusión entre las marcas en conflicto por cuanto los productos que protegen sólo se pueden adquirir bajo receta médica.
Sin embargo, es precisamente este hecho el que genera confusión entre las marcas en controversia, pues la denominada ‘letra de médico’ es bastante difícil de descifrar y suscita confusiones al momento de adquirir un producto. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 7. El DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL contestó la demanda señalando lo siguiente: - Realizado el cotejo correspondiente y comparando la denominación solicitada y la marca opuesta, en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva y no simultánea, desde la óptica del consumidor medio y desde el punto de vista gráfico, fonético-auditivo y conceptual o ideológico, se concluye que las marcas en conflicto no son semejantes ni confundibles a simple vista. - El signo TENIBEX (denominativa) cumple con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad ya que protege características propias que le permiten diferenciarse en el mercado respecto de la marca TENEX (denominativa), registrada a nombre de la demandante. - Los productos que protegen ambas denominaciones son de naturaleza muy especial ya que amparan productos farmacéuticos, los mismos que no se encuentran al libre alcance del público consumidor sino que se expenden bajo receta médica, alejándose aún más la posibilidad de confusión o error entre los consumidores. 8.
El señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ contestó la demanda señalando lo siguiente: - No se ha probado la notoriedad que aduce la empresa A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED en cuanto a la marca TENEX (denominativa). - Los signos poseen una configuración diversa que los hacen individuales e inconfundibles. - Debe tomarse en consideración el principio de territorialidad, cuya aplicación implica que no tenga trascendencia que la marca TENEX (denominativa) se haya registrado en otros países. - Las marcas cotejadas tienen una extensión diferente, pues mientras la marca solicitada TENIBEX (denominativa) es una denominación de tres sílabas, la marca registrada TENEX (denominativa) sólo tiene dos sílabas y, de ellas, apenas coinciden la sílaba inicial ‘TE’, motivo por el cual no existe semejanza visual ni gráfica. - Asimismo, del cotejo de marcas, se tiene que producen una impresión de conjunto diferente, tanto al verlas como al escucharlas, pues la sucesión de las vocales en TENIBEX (denominativa) es E-I-E, mientras que en TENEX (denominativa) es E-E. - Indicó que también es fácil de apreciar que la sílaba tónica es diferente en ambas marcas.
Así, la sílaba tónica en la marca TENIBEX (denominativa) se encuentra en la tercera sílaba, ‘BEX’, mientras que la sílaba tónica de la marca TENEX (denominativa) se encuentra en la primera. - Las diferencias anotadas permiten determinar que la semejanza entre ambas marcas es absolutamente reducida e incluso insignificante. - Refirió que el en caso de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no son los consumidores quienes los escogen, dado que estos productos son recomendados técnicamente por un especialista que conoce de sus características.
De igual manera, el consumidor contará con el asesoramiento, también técnico, de un farmacéutico. Estas circunstancias reducen al mínimo el riesgo de confusión. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 9. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sin embargo, la solicitud de registro de marca se presentó el 30 de julio de 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 71[1] y 73[2] literal a) de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Segunda[3] de la Decisión 344.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR 10. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. La norma comunitaria en el tiempo. 2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 4.
Comparación entre signos denominativos. 5. Partículas de uso común. Marcas farmacéuticas. 6. La marca notoria. 7. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 11. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro del signo TENIBEX (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó el 30 de julio del 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Decisión 344 se aplicó recién a partir del 1 de enero de 1994.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 12. Dentro del Proceso 69-IP-2010 de 23 de junio de 2010, este Tribunal tuvo la oportunidad de señalar: 13. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.
En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental. 14.
Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marcas. 15.
Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso” (Proceso 38-IP-2002, Marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de 2002). 16.
La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 17. Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”.
Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…)” (Proceso 74-IP-2003, Marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial 995 de 9 de octubre de 2003). 18.
En el presente caso, la solicitud de registro del signo TENIBEX (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.
2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. 19. El Director Nacional de Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando que: “El signo TENIBEX (denominativo) cumple con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad ya que protege características propias que le permiten diferenciarse en el mercado respecto de la marca TENEX (denominativa), registrada a nombre de la demandante”. 20.
Dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal expuso lo siguiente: Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 21.
Por lo tanto, el Juez Consultante debe tener en cuenta que las condiciones o requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, los cuales son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sin que resulten aplicables los de novedad u originalidad, que se encontraban contemplados en la normativa anterior, la Decisión 85.
3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 22. El señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ presentó solicitud de registro del signo TENIBEX (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
La empresa A. H. ROBINS COMPANY INCORPORATED presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro sobre la base de la marca registrada TENEX (denominativa) alegando que entre ambas existe semejanza. 23. En el trámite del Proceso 53-IP-2004, este Tribunal emitió la Interpretación Prejudicial de 16 de junio de 2004, en la cual indicó: “Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que en definitiva derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad.
La confundibilidad con signos idénticos o semejantes: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.
La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.
Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”[4]. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a disposiciones legales, admitiéndose para ese propósito, la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad”. 24.
Asimismo, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal señaló lo siguiente: “Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: ‘(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos’[5]. Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: ‘La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)’[6].
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para realizar el cotejo de marcas La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: ‘Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos’[7]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación entre marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de disecarlas, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’. 25.
Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 26. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado TENIBEX (denominativo) y la marca registrada TENEX (denominativa). Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. 27. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )’. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
(…) En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (…)”. 28. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TENIBEX (denominativo) y la marca registrada TENEX (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. MARCAS FARMACÉUTICAS. 29. Se interpretará el tema de las partículas de uso común en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de que ambos signos comparten la partícula “TEN”. Partículas de uso común: 30. Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 31.
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de marcas. 32. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
La marca débil: 33. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. 34.
Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marcas sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”[8]. 35. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”[9]. 36. El Juez Consultante deberá determinar si la partícula “TEN” es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.
De tratarse de una partícula de uso común, se entenderá que es una marca débil. Marcas farmacéuticas: 37. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 38. Dentro del Proceso 152-IP-2013, este Tribunal señaló: “La Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: ‘Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas’.
Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase. En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores.
Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso’. El Tribunal se ha inclinado en estos casos: ‘Por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno’[10]. ‘Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales’[11].
El Tribunal ha indicado que: ‘El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación’, y que ‘al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto’[12]”. 39. Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”[13]. 40. Cabe agregar, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto de marcas”[14]. 41. Ahora bien, sobre los productos amparados por la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es pertinente indicar, como se anotó, que el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, en los animales y en las plantas. 42.
Asimismo, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que no sean farmacéuticos, los productos veterinarios, tales como plaguicidas, pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas.
Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy minuciosa tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 43. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe determinar la registrabilidad del signo denominativo solicitado por el señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
6. LA MARCA NOTORIA. 44. Tomando en cuenta que A. H. ROBINS COMPANY INCOPORATED argumentó que la marca registrada TENEX (denominativa) “(…) es famosa y notoriamente conocida no sólo en Ecuador, sino en el mundo, tanto más si está destinada a proteger productos de la misma clase”, el Tribunal estima necesario referirse al tema de la marca notoria. 45.
Al respecto, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal expuso lo siguiente: 46. El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 47.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 48.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”[15]. 49. El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”[16]. 50. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”[17]. 51.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”[18]. 52. En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido: 53. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria por sus atributos de ´difusión` y de ´reconocimiento` logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. 54.
El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. 55.
Asimismo, es pertinente advertir que la protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 56. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73), en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. 57.
Dentro del Proceso 109-IP-2007, este Tribunal señaló: “En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.
De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en donde se pretende registrar un signo semejante o similar a la misma.
Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 313, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.
Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. La doctrina se ha referido, en general, a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario”. 58. Sobre los distintos riesgos en el mercado, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”[19]. 59. A continuación, el Tribunal tomará como referencia lo señalado en el Proceso 109-IP-2007: “Si bien en la Decisión 313 no se consagra una protección tan diferenciada en relación con los diversos tipos de riesgo, analizando el contenido de las normas que establecen la protección del signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal como en el ámbito registral, se encuentra que el marco de dicha normativa sí se halla protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, tal como se verá a continuación”. 60.
Al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 73, que no se pueden registrar como marcas signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 61.
En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente, como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada al establecer en el literal d) del artículo 73 que no se pueden registrar como marcas signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. 62.
En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión y asociación en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.
Confusión con la marca notoriamente conocida: 63. El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”. 64.
En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible. 65.
La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. 66. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. 67.
Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. 68. La Decisión 313 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.
Es así como en el artículo 94, literal d), se establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio “un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca”. 69.
De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión, asociación y dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 70.
Este Órgano Jurisdiccional ha expresado que “de conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: - La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. - Uno de los principios que gobiernan del derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. - Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 94, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.
Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. 71. Lo anteriormente expuesto quiere decir que debe interpretarse los literales d) y e) del artículo 73 en armonía con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida.
Por lo anterior, el Juez Nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 73 literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva”[20]. 72.
A pesar de que el riesgo de dilución ha estado aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 94 literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada. 73.
El Juez Consultante debe determinar si la marca opositora TENEX (denominativa) es una marca notoria, conforme alega A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED en el escrito de demanda.
7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 74. En el trámite del Proceso 109-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007, el Tribunal ha tenido la oportunidad de señalar lo siguiente: 75. El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 76. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 77.
En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15 de octubre de 2007). 78.
En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, según lo desarrollado previamente en la presente interpretación prejudicial. 79. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas, es decir la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 80.
A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones emitidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 81.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 82. En virtud de lo expuesto, el examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
La autonomía de las oficinas nacionales se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En el caso de autos, la solicitud de registro del signo TENIBEX (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.
SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe tener en cuenta que las condiciones o requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, sin que resulten aplicables los de novedad u originalidad, que se encontraban contemplados en la normativa anterior, la Decisión 85.
TERCERO: Según los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TENIBEX (denominativo) y la marca registrada TENEX (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
QUINTO: El Juez Consultante debe determinar si la partícula ‘TEN’ es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas. De tratarse de una partícula de uso común, se entenderá que es una marca débil. Asimismo, debe determinar la registrabilidad del signo denominativo solicitado por el señor FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
SEXTO: El artículo 73 literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera protectora para el consumidor y para el titular del signo notorio. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada.
El Juez Consultante debe determinar si la marca opositora TENEX (denominativa) es una marca notoria, conforme alega A.H. ROBINS COMPANY INCORPORATED en el escrito de demanda. Quien alega la notoriedad, debe probarla. SÉTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La autonomía de las oficinas nacionales competentes se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. [2] Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. [3] Disposición Transitoria Segunda.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994. [4] Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 153. [5] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, Marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1089 de 5 de julio de 2004, Marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al Proceso 18-IP-98, G.O.A.C. 340 de 13 de mayo de 1998, Marca “US TOP”). [7] Breuer Moreno, Pedro C, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss. [8] Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79. [9] Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. [10] Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. 578 de 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 48-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 265 y 266. [13] Proceso 50-IP-2001.
Sentencia publicada en la G.O.A.C. 739 de 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. 997 de 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Fernández Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”.
Editorial Montecorvo, S.A. 1984, Ob cit., p. 32. [16] OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. [17] Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 299 de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [18] Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre de 1996, Marca: LISTER.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [19] Proceso 109-IP-2007. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. [20] Proceso 109-IP-2007. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. ----------------------- Proceso 279-IP-2014