TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 311-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Marca: “STICK PACK” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00341 Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3946 de 18 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00341. El Auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

Antecedentes: Partes en el proceso interno: Demandante: INGENIO DEL CAUCA S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia INGENIO RIOPAILA S.A. (ahora RIOPAILA AGRÍCOLA S.A.) Hechos: El 28 de julio de 2005, la sociedad INGENIO RIOPAILA S.A. solicitó el registro de la marca STICK PACK (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 555 de 2005 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 2605 de 8 de febrero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca STICK PACK (denominativa), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

La sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. interpuso demanda de nulidad en contra de la citada Resolución ante el Consejo de Estado. El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda: INGENIO DEL CAUCA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: La denominación STICK PACK es ampliamente conocida y se utiliza de manera generalizada en los medios comerciales y en el mercado colombiano para designar un tipo específico de empaque o sistema de envasado de productos. Varios proveedores del sistema STICK PACK lo ofrecen en Colombia para la industria alimenticia y, en la actualidad, existe una amplia variedad de productos alimenticios de diferentes empresas que ofrecen y venden con este empaque o sistema.

En consecuencia, el signo STICK PACK (denominativo) no es susceptible de ser registrado como marca para distinguir productos alimenticios comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida que consiste en el nombre corrientemente utilizado en los medios comerciales para designar un empaque y un sistema de envasado de tales productos.

Asimismo, precisó que la denominación STICK PACK carece de carácter distintivo porque no tiene la capacidad intrínseca para denotar el origen empresarial de los productos que ampara, bien porque proporciona información al público sobre un componente del producto (su empaque) o bien porque describe una característica del mismo, como su presentación comercial.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: La marca STICK PACK (denominativa) no describe en forma directa o indirecta las características usuales de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza ni es la designación común de los productos de esta clase.

Señala que el signo en debate posee capacidad distintiva suficiente para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual es susceptible de ser registrada como marca por la oficina nacional competente. INGENIO RIOPAILA S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - El signo STICK PACK (denominativo) es suficientemente distintivo y consiste en un término de fantasía para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no describe u ofrece al público consumidor información sobre la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o información del respectivo producto. - La expresión STICK PACK consiste en un fonema que no es conocido en el idioma castellano y, por lo tanto, no puede catalogarse como descriptivo.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134 literal a) de la misma normativa. CUESTIONES A INTERPRETAR La marca denominativa compuesta.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Palabras en idioma extranjero. Signos de uso común, descriptivos y genéricos. Marcas de fantasía. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA. En el presente caso, se debe tomar en cuenta que el signo solicitado STICK PACK es uno de tipo denominativo compuesto, por lo que se considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas compuestas.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, entre otros.

Al respecto, el Tribunal ha establecido dentro del Proceso 13-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial 677 de 13 de junio de 2001, que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de registrabilidad que el signo solicitado es de tipo denominativo compuesto, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. En el presente caso, INGENIO DEL CAUCA S.A. interpuso demanda de nulidad contra la Resolución 2605 de 8 de febrero de 2006, que concedió el registro de la marca STICK PACK (denominativa), alegando que ésta carecía de carácter distintivo debido a que no tenía la capacidad intrínseca para denotar el origen empresarial de los productos que ampara.

Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b). De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual implica que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca, este tipo se distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486; y 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (lo subrayado es nuestro).

Por lo tanto, la Corte Consultante debe analizar en primer lugar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Palabras en idioma extranjero. Signos de uso común, descriptivos y genéricos.

En atención a que el signo solicitado STICK PACK (denominativo) está compuesto por palabras en inglés que significan “envase o empaque de barras o palillos”, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”.

Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado dentro del Proceso 69-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial 759 de 6 de febrero de 2002, lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

(…) Al tenor de lo establecido en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la denominación STICK PACK -del idioma inglés- es conocida o no por el público consumidor. De tratarse de una denominación conocida, se deberá tomar en cuenta lo relacionado a los signos de uso común, descriptivos y genéricos, en virtud que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo STICK PACK (denominativo) constituye un término utilizado para designar un empaque y un sistema de envasado de productos alimenticios.

Signos de uso común. Si bien en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.

El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de posición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación. Signos descriptivos: Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos”. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo por un consumidor medio– es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. Signos genéricos Dentro del Proceso 17-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 917 de 10 de abril de 2003, el Tribunal ha sostenido al referirse al signo genérico, que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. Sobre lo expuesto el Tribunal ha expresado dentro del Proceso 7-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial 661 de 11 de abril de 2001: “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, al igual que se manifestó al tratarse los signos que contienen palabras de uso común, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. Finalmente, este Tribunal considera necesario hacer la siguiente aclaración respecto a los signos tratados, la cual se encuentra recogida en el Proceso 29-IP-2013 en el que se estableció: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos y servicios íntimamente relacionados”. La Corte Consultante debe considerar este aspecto al momento de dictar su resolución. Por lo tanto, debe verificar si en efecto la denominación STICK PACK es por sí sola capaz de identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sin que cause perjuicio a sus competidores.

MARCAS DE FANTASÍA. La sociedad demandada sostuvo que el signo solicitado STICK PACK (denominativo) no tiene un significado conocido, por lo que se trata de un signo de fantasía. Por consiguiente, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial 989 de 29 de septiembre de 2003).

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. En consecuencia, la Corte Consultante deberá establecer el carácter de fantasía del signo STICK PACK (denominativo), para así poder determinar su carácter distintivo.

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de registrabilidad que el signo solicitado es de tipo denominativo compuesto, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe analizar en primer lugar si el signo solicitado STICK PACK (denominativo) tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la denominación STICK PACK -del idioma inglés- es conocida o no por el público consumidor. De tratarse de una denominación conocida, se deberá tomar en cuenta lo relacionado a los signos de uso común, descriptivos y genéricos, en virtud que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo STICK PACK (denominativo) constituye un término utilizado para designar un empaque y un sistema de envasado de productos alimenticios.

CUARTO: Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. La Corte Consultante deberá establecer el carácter de fantasía del signo STICK PACK (denominativo), para así poder determinar su carácter distintivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 311-IP-2014