TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 52-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 45, 46, 75 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 82 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Demandante: Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Asunto: Patente “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga”. Expediente Interno: 02726-2012-0-1801-JR-CA-06. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción. VISTOS: El Oficio 2726-2012-0/8vaSECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02726-2012-0-1801-JR-CA-06.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 28 de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

ANTECEDENTES Partes Apelante: POWER & WORK TRANSPORTES S.C.R. Ltda. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú. Tercero: LUIS ALBERTO BARTHE VÁSQUEZ Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 25 de agosto de 2005, Luis Alberto Barthe Vásquez presenta solicitud del patente de modelo de utilidad denominado “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga”.

Mediante Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (DIN), confiere la patente y dispone inscribirla bajo el título 0374. Con fecha 3 de marzo de 2010 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., solicita la nulidad de la Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, por medio de la cual se dispuso inscribir en el Registro de Patentes el Modelo de Utilidad denominado “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga” a nombre de Luis Alberto Barthe Vásquez, patente inscrita bajo el título 0374.

Mediante Resolución 03 de 13 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías admite a trámite la acción de nulidad planteada. El 20 de agosto de 2010 el titular de la patente Luis Alberto Barthe Vásquez, contesta la acción de nulidad solicitando se declare infundada. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI de 31 de agosto de 2010, declara infundada la acción de nulidad presentada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. El 29 de septiembre de 2010 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., presenta recurso de apelación en contra de la Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI de 31 de agosto de 2010.

Mediante Resolución 0141-2012/TPI-INDECOPI de 20 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, confirma la Resolución 000068-2010/CIN-INDECOPI que declaró infundada la acción de nulidad. El 25 de abril de 2012 Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., interpone recurso contencioso administrativo en contra de la Resolución 0141-2012/TPI-INDECOPI de 20 de enero de 2012.

Con fecha 10 de junio de 2012 Luis Alberto Barthe Vásquez contesta el recurso contencioso administrativo interpuesto por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. El 27 de junio de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, presenta su contestación al recurso contencioso administrativo interpuesto por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. El Juzgado Sexto de lo Contencioso Administrativo de Lima, mediante Sentencia número diez, resolvió declarar infundada la demanda presentada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. En contra de la citada sentencia, Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., presenta recurso de apelación. Con providencia de 17 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y requiere se pronuncie respecto a: “-Como deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a la facultad de la Oficina Nacional Competente de notificar los informes de expertos o de organismo científicos o tecnológicos a las partes, y si son aplicables a la acción de nulidad establecida en el artículo 75 de conformidad con el artículo 85. -Como debe analizarse e interpretarse el artículo 81 de la Decisión 486 respecto al requisito de novedad con que deben cumplir las solicitudes de patente para modelos de utilidad”.

Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa. La compañía Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente: Que la resolución impugnada 000068-2010/CIN-INDECOPI se fundamentó en la opinión de un examinador externo. Asegura que la autoridad emitió su resolución sobre la base de pruebas desconocidas por la actora, lo cual determinó la imposibilidad de contradecirlas y de defenderse en contra de ellas, que el informe técnico fue notificado conjuntamente con la resolución, por lo que no tuvo oportunidad de refutarlo, ocasionándole perjuicio.

Que se ha cometido un error grave al haberse denominado “tolva” a lo que en efecto es un “contenedor”, por lo que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías no debió concederle patente de modelo de utilidad con dicha denominación. Afirma que se concedió patente sobre reivindicaciones que describen un objeto diferente “conceptualmente” a lo que correspondía técnicamente tal como se desprende de las gráficas, ya que si bien podría existir cubiertas giratorias para tolvas, estas no se aplican o se montan en su conjunto sobre chasis de camiones, por lo que este error debe ser subsanado a través de la nulidad de la patente.

Asegura que el informe técnico es erróneo y se equivoca en su análisis al haber determinado como novedosas las características que se describen en las reivindicaciones. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por el tercero interesado. Luis Alberto Barthe Vásquez, en calidad de tercero interesado, contesta la demanda en base a los siguientes argumentos: Afirma que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso ni el derecho a la defensa de la actora, toda vez que las normas que regulan los requisitos y el procedimiento de nulidad de una patente, no contempla lo referido a informes técnicos que solicite de oficio la autoridad y por ende tampoco es obligación notificar los mismos.

Que si bien la autoridad solicitó un informe técnico de un examinador, ésta es una facultad discrecional y por tanto no existe obligación de notificar a las partes antes de emitir su resolución final, por lo tanto, la Resolución 068 fue emitida conforme a derecho. Que su modelo de utilidad presenta diferencias estructurales y funcionales sustanciales frente al antecedente contenido en el documento D2, ofreciendo ventajas técnicas lo cual ha sido ratificado por la autoridad.

Asegura que: “(…) el requisito de novedad debe estar referido tanto a la forma externa o estructural del modelo de utilidad como a las ventajas técnicas o beneficios que el mismo reporta frente a modelos anteriores, por lo que es posible otorgar el registro a un modelo de utilidad que presente similitudes con otros pero que resulte novedoso en cuanto a su forma externa (estructural) y a las ventajas de funcionalidad o fabricación que presenta, como sucede en el presente caso”.

Afirma que su patente cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Enuncia que la actora no ha aportado prueba alguna que determine que su patente ha sido accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa por el INDECOPI.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos: Afirmó que la patente fue válidamente otorgada al cumplir con los requisitos que impone la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que la posición de la actora se sustenta en una simple discrepancia de opinión respecto a las conclusiones obtenidas por el Tribunal del INDECOPI.

Que el informe técnico analizó el documento D2 señalado por la actora, el cual ratificó que el citado instrumento no afectaba la novedad de la patente de modelo de utilidad. d) Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia. El Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, consideró que la entidad administrativa, declaró infundada la demanda planteada por Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., ya que la demandante no presentó medio de prueba idóneo que acredite que la materia reivindicada por la patente de modelo de utilidad haya sido accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. e) Argumentos del Recurso de Apelación. Power & Work Transportes S.C.R. Ltda., fundamentó su recurso de apelación con los mismos argumentos de la demanda contenciosa administrativa. f) Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación por parte del INDECOPI. 34.

De la revisión del expediente no se desprende el escrito de contestación del INDECOPI. g) Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación por parte del tercero interesado. 35. De la revisión del expediente no se desprende escrito de contestación efectuada por el tercero interesado. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 36. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45, 46, 75 y 81 de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada.

Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 82 y 85 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUESTIONES EN DEBATE 37. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: El Modelo de Utilidad.

Sus características, los requisitos de patentabilidad y su protección. La acción de nulidad del acto que concede el modelo de utilidad. ¿Se deben notificar los informes técnicos en el marco de dicha acción de nulidad? EL MODELO DE UTILIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS, LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Y SU PROTECCIÓN. En el presente caso, se concedió el registró del modelo de utilidad denominado “Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga” para luego mediante un proceso a petición de parte, declarar nula la patente conferida, en razón de lo cual es necesario enfocar en este punto, qué se entiende por modelo de utilidad y cuáles son sus elementos constitutivos.

Conforme las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva. En ese orden de ideas, vale la pena reiterar lo manifestado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 73-IP-2013 en la cual se señala que: “(…) existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención. También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente. La doctrina expresa acerca del tema: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la legislación comunitaria andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores Decisiones dictadas dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial.

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.”  El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una “invención menor”.

Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: “(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

Normas sobre patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad: El artículo 85 de la Decisión 486 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

A este respecto conviene recordar que, José Antonio Gómez Segade al tratar sobre la asociación del estado de la técnica con la novedad, señala: “Hay que comparar, por lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica”, lo cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

De otra parte, Mario Varea Saenz, al realizar la comparación entre la novedad y el nivel inventivo, se pronuncia así: “se dice que tiene actividad inventiva cuando supera una comparación con lo anterior, concebido como un todo”. Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad serán el resultado de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Sin embargo, con respecto a “lo ya conocido”, surge la polémica en los modelos de utilidad, cuando ciertas legislaciones como la española y la argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “ el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”.

En el ordenamiento andino no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal, es absoluta o universal; es decir, comprende el estado de la técnica a nivel mundial. La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica.

De lo anterior se desprende a su vez, la susceptibilidad de aplicación industrial que es precisamente el objeto que tienen que cumplir las patentes de invenciones industriales, ya que es el fundamento del Derecho de Patentes como instrumento impulsor del progreso técnico e industrial. Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.

En consecuencia, la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Varios autores, señalan que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo, dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.

Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido”. En cuanto a sus características, es el artículo 54 de la Decisión 486 es la norma que las fija. El Tribunal ha sostenido que: “a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.

(Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2001)”. (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004). Adicionalmente hay que reforzar manifestando que como ya se señaló en la Interpretación Prejudicial 160-IP-2007: “El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine como una invención menor.

Sobre lo anterior Zucherino ha expresado lo siguiente: “(…) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.

Exclusiones de patentes de modelo de utilidad. Una vez que se ha enunciado que puede constituir modelo de utilidad, es preciso señalar lo que de acuerdo con el artículo 82 de la Decisión 486, no lo es, es decir qué no puede ser objeto de protección por patente de modelo de utilidad, determinando como excepción, dos casos a saber: Las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

Los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención. B. LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACTO QUE CONCEDE EL MODELO DE UTILIDAD. ¿SE DEBEN NOTIFICAR LOS INFORMES TÉCNICOS EN EL MARCO DE DICHA ACCIÓN DE NULIDAD? En el caso en concreto se puede verificar que Mediante Resolución 000664-2007/OIN-Indecopi de 16 de julio de 2007, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (DIN), confiere patente de modelo de utilidad a favor del señor Luis Alberto Barthe Vásquez y dispone inscribirla bajo el título 0374, es decir, se trata de un procedimiento concluido posterior al cual la actora Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. solicita la nulidad argumentando que la el modelo de utilidad fue accesible al público, incurriendo en la prohibición del artículo 81 de la Decisión 486.

Asegura la compañía Power & Work Transportes S.C.R. Ltda. que la autoridad administrativa emitió resolución rechazando su petición de nulidad del modelo de utilidad denominado “Cubierta Giratoria para tolvas de vehículos de carga” sobre la base de pruebas desconocidas por la actora, lo cual determinó la imposibilidad de contradecirlas y de defenderse en contra de ellas, que el informe técnico en base al cual dictó su resolución le fue notificado conjuntamente con ella, por lo que no tuvo oportunidad de refutarlo, ocasionándole perjuicio.

Por su parte la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: “Como deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a la facultad de la Oficina Nacional Competente de notificar los informes de expertos o de organismo científicos o tecnológicos a las partes, y si son aplicables a la acción de nulidad establecida en el artículo 75 de conformidad con el artículo 85”.

Tal como ya lo ha sostenido este Tribunal: “La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante la cual quien aparecía como “legitimado” para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad al invalidarse el título. “(…) Supone la verificación patológica del título concedida, cuya presencia afecta de forma definitiva a la validez de la misma, convirtiéndose desde el primer momento en un elemento obstativo de la regular inscripción aunque el mismo se detecte con posterioridad incluso a la caducidad del derecho concedido; no siendo posible la sanación del defecto por el transcurso del tiempo” (VAREA SANZ, Mario.

“El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”. pp-621) Se presume válido un modelo de utilidad cuando ha sido debidamente concedido, gozando su titular del derecho de explotación y de oponerse a terceros que sin su consentimiento pretendan hacer uso de la misma, sin embargo, conforme al artículo 85 de la Decisión 486, la cual remite lo aplicable a patentes a los modelos de utilidad, en aplicación del artículo 75 del antes citado cuerpo legal, la autoridad nacional competente, podrá de oficio o a petición de parte, declarar la nulidad absoluta de una patente sin incurre en las causales del artículo antes citado.

Respecto a lo señalado en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en lo referente a la notificación de los informes técnicos de los expertos, en cuanto éstos han sido emitidos dentro de un proceso de nulidad, este Tribunal procede a contestar la pregunta de la Corte consultante. En el caso que se analiza se solicitó un informe técnico en el marco de una acción de nulidad, acto administrativo de contenido particular que concede la patente.

Dicha acción de nulidad debe respetar el debido proceso; en este sentido cualquier prueba que se presente, bien sea de oficio o por las partes, debe tener una etapa para ser controvertida. Actuar de otro modo es vulnerar claramente el debido proceso, y específicamente el derecho de defensa. Si bien, no se debe aplicar los artículos 45 y 46, sí se debe notificar los informes técnicos en el marco de la acción de nulidad.

Acordémonos que estamos en frente de una acción que se supone que tiene garantías judiciales. Pensar lo contrario es afectar el “derecho fundamental” del debido proceso, con mayor razón si como argumento para aceptar las Interpretaciones Prejudiciales de los Órganos Administrativos las hemos fundamentado en la garantía al Debido Proceso y al Derecho de defensa y de contradicción. La autoridad nacional competente posee la potestad de solicitar peritajes, informes técnicos o cualquier otro medio que permita fundamentar su resolución, en cualquier etapa y así mismo tiene la obligación de notificar los informes si éstos incorporan elementos nuevos de juicio para el juzgador y que por respeto al derecho a la defensa deben ser conocidos y refutados por el interesado.

La Corte consultante deberá analizar si la patente de modelo de utilidad concedida, fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por ellas para poder pronunciarse sobre el fondo de la acción de nulidad instaurada por la compañía actora. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. El artículo 85 de la Decisión 486 establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente.

En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. No puede ser objeto de protección por patente de modelo de utilidad, determinando como excepción, dos casos a saber: Las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

Los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

SEGUNDO: La autoridad nacional competente posee la potestad de solicitar peritajes, informes técnicos o cualquier otro medio que permita fundamentar su resolución, en cualquier etapa y así mismo tiene la obligación de notificar los informes si éstos incorporan elementos nuevos de juicio para el juzgador y que por respeto al derecho a la defensa deben ser conocidos y refutados por el interesado.

La Corte consultante deberá analizar si la patente de modelo de utilidad concedida, fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por ellas para poder pronunciarse sobre el fondo de la acción de nulidad instaurada por la compañía actora. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 52-IP-2014