TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 142-IP-2014 Interpretación prejudicial a solicitud de parte del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio de los artículos 89 y 91 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.
Demandante: SANOFI-SYNTHELABO. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Marca: “ZATROL” (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-15249. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 3255-S-TDCA-No.1 de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 25 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-15249. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Partes: Demandante: SANOFI-SYNTHELABO. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES DEL IEPI. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR. Tercero Interesado: LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 29 de octubre de 2000, la sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., solicitó el registro de la marca ZATROL (denominativa) para distinguir todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente productos farmacéuticos.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 429, el 9 de enero de 2001, la empresa SANOFI-SYNTHELABO, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es confundible con su marca registrada XATRAL (denominativa).
El 21 de febrero de 2001, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contestó la oposición, sosteniendo la distintividad de su signo ZATROL (denominativo). Mediante Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial aceptó la oposición, confirmó la falta de distintividad del signo ZATROL (denominativo) y la semejanza con la marca registrada XATRAL y (denominativa) como consecuencia de ello rechazó la solicitud presentada por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. El 31 de octubre de 2001, la empresa LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.
Con Resolución s/n de 13 de agosto de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, aceptó el recurso de apelación y señaló que pese a la similitud entre los signos denominativos ZATROL y XATRAL, dada la especialidad de los productos que protegerá el primero, el mismo resulta registrable; en tal sentido determinó la existencia de error de hecho y de derecho en la Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001 que denegó el registro de la marca solicitada por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. El 18 y 19 de agosto de 2003, SANOFI- SYNTHELABO solicitó al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la rectificación y aclaración de la Resolución s/n de 13 de agosto de 2003 con la finalidad de que se motive la declaración de nulidad de oficio de la Resolución 979530, así como la decisión de conceder el registro del signo ZATROL (denominativo).
Mediante Resolución s/n de fecha 16 de febrero de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales rechazó la solicitud de rectificación y aclaración de SANOFI-SYNTHELABO. El 25 de junio de 2004, SANOFI-SYNTHELABO, presenta ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa en contra de las Resoluciones s/n de fechas 13 de agosto de 2003 y 16 de febrero de 2004, expedidas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.
El 21 de marzo de 2006, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. El 24 de marzo de 2006, la Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI se abstiene de contestar la demanda incoada, alegando parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad con la representante legal del estudio jurídico que representa a la empresa SANOFI-SYNTHELABO.
El 27 de marzo de 2006, el Delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda contenciosa administrativa presentada. Mediante escrito de 21 de noviembre de 2006, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contesta el recurso presentado por SANOFI-SYNTHELABO. El 18 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2014, la sociedad SANOFI-SYNTHELABO solicita la suspensión del trámite del proceso a fin que se solicite la Interpretación Prejudicial de la normativa pertinente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Mediante providencia de 18 de agosto de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República de Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.
La sociedad SANOFI-SYNTHELABO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Mantiene que el recurso de apelación interpuesto por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. fue calificado ilegítimamente por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual.
Aduce que la apelante no señaló en su recurso que existió vicio alguno en la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, lo cual significa que reconoce la validez de dicho acto, sin embargo, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales lo revocó sobre la base de un error de hecho y derecho que no se alegó en la impugnación. Afirma que el Comité no podía sostener que la marca registrada XATRAL (denominativa) solamente identificaba “tratamiento de las manifestaciones funcionales de la hiperplasia benigna de próstata”, pues la protección se extiende en general a todos los productos farmacéuticos tal como consta en el registro.
Además, aun cuando la marca ZATROL (denominativa) se haya limitado a proteger “bloqueador selectivo de la bomba de protones en úlceras y esofagitis”, el mismo pertenece al género de los productos farmacéuticos, lo cual significa que ambos signos distinguen productos de la misma naturaleza. Enuncia que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas denominativas XATRAL y ZATROL, lo que podría causar confusión entre los consumidores, quienes pensarán que se trata de la misma marca o que la segunda deriva de la primera y que los productos que ambas identifican poseen un mismo origen empresarial y una misma calidad.
Que el Comité limitó la protección de la marca solicitada sin que ello haya sido solicitado por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (IEPI). El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI– de la República de Ecuador, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada.
Afirma la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. Aduce falta de legitimidad de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. Impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.
Ratificó el contenido del acto administrativo contenido en las resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales dentro del trámite 02-344-R.A., por estar ajustadas a derecho y provenir de autoridad competente. c. Argumentos de la contestación por parte de la Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.
La Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, se apersonó al proceso y manifestó encontrarse legalmente impedida de contestar la demanda debido a que mantiene una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad con la representante legal del Estudio Jurídico que patrocina a SANOFI-SYNTHELABO. d. Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado El Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso y señaló la casilla judicial en la que recibirá las notificaciones. e. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.
La compañía LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contestó a la demanda en los siguientes términos: Que como órgano jerárquicamente superior, el Comité consideró que era su obligación recibir, tramitar y resolver la apelación presentada por la solicitante, por cuanto la calificación previa no constituye una solemnidad sustancial ni es causal de nulidad.
Que la limitación de productos protegidos por la marca ZATROL (denominativa) efectuada por los miembros del Comité, no significa que se hayan extralimitado en su competencia, sino que se debió a la valoración de las pruebas que efectuaron, en la que llegaron a determinar la real protección de los productos farmacéuticos amparados con la referida marca.
Que la propuesta de limitar los productos protegidos por la marca ZATROL (denominativa) no fue dirigida a la opositora, sino a la autoridad competente con el objeto de demostrar que la solicitante no pretendía proteger con dicha marca todos los productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza como inicialmente se solicitó. Que los productos que distinguen las marcas en conflicto van dirigidos a tratamientos específicos y diferentes, por lo que siempre serán administrados bajo receta médica, siendo así, el público consumidor no podrá asociarlos o confundirlos.
Existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales entre las marcas denominativas ZATROL y XATRAL. Además, para el análisis de marcas resulta necesario tener una visión global de los signos, por lo cual las marcas deben analizarse en conjunto y no por separado descomponiendo sus sílabas. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y los artículos 135 literal a) y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Se estima que no resulta procedente la interpretación de los artículos de la Decisión 486, en vista de que la solicitud de registro del signo ZATROL (denominativo) fue presentada bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tampoco procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 por no ser pertinente.
Fundamentado en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal procede la interpretación del artículo 83 literal a) y de oficio, los artículos 89 y 91 de la Decisión 344. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La Irregistabilidad de signos por similitud.
Reglas del cotejo de marcas. B. Comparación entre signos denominativos. C. Las marcas farmacéuticas. D. Facultades de la oficina nacional competente. A. LA IRREGISTABILIDAD DE SIGNOS POR SIMILITUD. REGLAS DEL COTEJO DE MARCAS. Tomando en cuenta que la compañía SANOFI-SYNTHELABO enuncia que la marca ZATROL (denominativa) y la marca XATRAL (denominativa) poseen similitudes ortográficas y fonéticas y están destinadas a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente analizar el tema relacionado con la confusión y el riesgo de asociación. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: directa e indirecta.
Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.
Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. Deberá el Juez consultante sobre la base de las antes citadas reglas, comparar los signos ZATROL (denominativo) y XATRAL (denominativo) y analizar si crean posible riesgo de confusión entre los consumidores.
B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno los signos en conflicto son ZATROL (denominativo) y XATRAL (denominativo), en razón de lo cual es pertinente analizar este aspecto. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas.
Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca ZATROL (denominativa) y la marca XATRAL (denominativa), verificando si en efecto el consumidor al pronunciarlas puede confundir una con otra.
C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. Los signos confrontados amparan productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
D. FACULTADES DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. La sociedad SANOFI-SYNTHELABO afirma que el Comité limitó la protección de la marca solicitada sin que ello haya sido requerido por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., que cuando la solicitante presentó recurso de apelación manifestó de manera ambigua que el uso del signo ZATROL (denominativo) se destinaba a “un bloqueador selectivo de la bomba de protones en úlceras” y cuando se aceptó el recurso y se concedió el registro, se lo confirió para amparar “tratamiento de úlceras duodenal benigna, gástrica benigna, esofagitis por reflujo gatroesofágico, entre otros”, en razón de lo cual en este acápite este Tribunal analizará las facultades de la oficina nacional competente.
El artículo 89 de la Decisión 344 contemplaba la facultad de que el peticionario de un registro de marca, modifique su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios, así como a restringir o eliminar productos o servicios principalmente detallados en el petitorio. La norma facultaba además a que la oficina nacional competente de oficio y en cualquier momento solicite modificaciones a la solicitud de registro, sin embargo, dichas modificaciones debían ser tramitadas conforme a lo determinado en el artículo 91 de la Decisión 344 y bajo ningún concepto para cambiar el signo o ampliar la protección de los productos o servicios especificados en el petitorio.
El trámite que establecía el artículo 91 de la Decisión 344 era explícito, en manifestar que si del primer examen la oficina verificaba que el signo no cumplía con los requisitos formales, notificaba al solicitante, confiriéndole un plazo de treinta días para que subsane la irregularidad. Por lo antes expuesto, la oficina nacional competente en efecto podía solicitar modificaciones a la solicitud de un signo, sin embargo, no podía ampliar de oficio los productos o cambiarlos.
La limitación o restricción de productos o servicios toma importancia cuando luego que el signo es publicado, un tercero interesado presenta oposición, y éste puede referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase que el signo solicitado. Con la limitación de sus productos, el peticionario busca que las razones de la oposición desaparezcan o queden insubsistentes.
Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no implica que el signo pueda ser aceptado como marca. Necesariamente quien está conociendo del procedimiento, deberá analizar el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado.
El solicitante de un signo podía restringir la protección de sus productos o servicios, por citar un ejemplo, si el signo amparaba en general productos farmacéuticos, y quería limitar a uno en particular, como penicilina, tratamiento para el cáncer, producto para el corazón, entre otros, y la autoridad debía limitar el producto al requerido por el peticionario, no podía en ningún caso modificar la lista de productos a mercancías distintas a las que restringió el solicitante.
En este orden de ideas, el Juez consultante deberá analizar la actuación de la oficina nacional y la pertinencia del argumento enunciado por la parte actora. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar El Juez consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca ZATROL (denominativa) y la marca XATRAL (denominativa), verificando si en efecto el consumidor al pronunciarlas puede confundir una con otra.
TERCERO: El examen de marcas farmacéuticas merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas farmacéuticas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
En las marcas farmacéuticas se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación.
CUARTO: El artículo 89 de la Decisión 344 contemplaba la facultad de que el peticionario de un registro de marca, modifique su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios, así como a restringir o eliminar productos o servicios principalmente detallados en el petitorio. La norma facultaba además a que la oficina nacional competente de oficio y en cualquier momento solicite modificaciones a la solicitud de registro, sin embargo, dichas modificaciones debían ser tramitadas conforme a lo determinado en el artículo 91 de la Decisión 344 y bajo ningún concepto para cambiar el signo o ampliar la protección de los productos o servicios especificados en el petitorio.
El trámite que establecía el artículo 91 de la Decisión 344 era explícito, en manifestar que si del primer examen la oficina verificaba que el signo no cumplía con los requisitos formales, notificaba al solicitante, confiriéndole un plazo de treinta días para que subsane la irregularidad. La oficina nacional competente en efecto, podía solicitar modificaciones a la solicitud de un signo, sin embargo, no podía ampliar de oficio los productos o cambiarlos.
En este orden de ideas, el Juez consultante deberá analizar la actuación de la oficina nacional y la pertinencia del argumento enunciado por la parte actora. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 142-IP-2014