PROCESO 93-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: ROCA SANITARIO S.A. Marca: “ROCA” (mixta).
Expediente Interno: 2009-0197. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 249 de 3 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el 4 de febrero del año en mención, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-0197. El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Roca Sanitario S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Almacenes e Industrias Roca S.A. 2. Hechos: 1. El 10 de abril de 2006, Roca Sanitario S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ROCA (mixta) para distinguir productos de la Clase 19 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 568, y formuló oposición contra ésta Aluminio Roca Limitada, titular de diferentes marcas que contienen la denominación ROCA para distinguir productos y servicios de las Clases 6, 21 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.Asimismo, Almacenes e Industria Roca S.A. se opuso señalando que el signo solicitado era descriptivo y genérico para los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Mediante Resolución 28108de 31 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por Aluminio Roca Limitada, fundada la oposición presentada por Almacenes e Industrias Roca S.A. y, en consecuencia, denegó el registro de la marca ROCA (mixta) por hacer referencia a una denominación usualmente utilizada como prefijo o sufijo para designar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Roca Sanitario S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 31571 y 51372 de 27 de agosto de 2008 y 1 de diciembre de 2008, respectivamente. Dichas resoluciones confirmaron lo decidido en la Resolución 28108. 5. Roca Sanitario S.A. interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones28108, 31571 y 51372 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 6.
El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial. 3. Argumentos de la demanda: 7. Roca Sanitario S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - El signo solicitado ROCA (mixto) consiste en una expresión novedosa en un tipo especial de letra, que contiene el gráfico de una ola debajo de la denominación. Por lo tanto, tiene fuerza distintiva suficiente para distinguir los productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. - La Superintendencia de Industria y Comercio no ha realizado el examen de registrabilidad del signo en conjunto, pues, se ha limitado a la parte denominativa.
Es así que ha denegado el registro de la marca de manera injustificada y violando los procedimientos señalados por las normas vigentes. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - La marca ROCA (mixta) no goza de la suficiente distintividad, por lo cual no es registrable según lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. - Si bien la marca solicitada se presenta en forma mixta, acompañada de un componente gráfico, éste no logra otorgarle la suficiente distintividad.
Siendo ello así, el componente relevante en la mencionada marca es el denominativo, el cual justamente se relaciona con los productos que pretende proteger, es decir, materiales de construcción. 9. No obra en el expediente remitido por la Corte Consultante la contestación de la demanda de Almacenes e Industrias Roca S.A. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10.
La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 136, 148 y 150 por no resultar pertinentes para la resolución del presente caso.
Procede la interpretación de los artículos 134[1] literales a), b) y g) y 135[2] literales b) y g) de la norma mencionada. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad del signo por carecer de distintividad. 2. Palabras descriptivas, genéricas y de uso común. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO POR CARECER DE DISTINTIVIDAD. 11. En el presente caso, ROCA SANITARIO S.A. solicitó el registro de la marca ROCA (mixta) en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por considerar que la marca ROCA (mixta) no goza de suficiente distintividad, por lo cual no es registrable según lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 12.
Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”. 13.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 14. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002). 15.
La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado ROCA (mixto) es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. PALABRAS DE USO COMÚN, DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 16. La Superintendencia de Industria y Comercio al denegar el registro de la marca solicitada, entre otros argumentos, señaló que “(…) la expresión ROCA obedece a una expresión usualmente utilizada para designar productos de la Clase 19, por lo cual es considerada débil, teniendo en cuenta que evoca la calidad del producto”.
En este marco, es apropiado referirse a las palabras de uso común, descriptivas y genéricas en la conformación de marcas. 17. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012, se señaló: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 18. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca[3]. 19. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 20. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 21.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de la marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 22.
Por otro lado, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. El literal trascrito prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no impide que éstas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 23.
La corte consultante debe determinar si la palabra “ROCA” es una expresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado “ROCA” (mixto) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la palabra “ROCA” es una expresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 93-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, tiquetas, emblemas y escudos;
(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. [2] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…); b) carezcan de distintividad; (…); g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(…). [3] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.