TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 181-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literal b) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: HSBC HOLDING PLC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno: 2009-00050. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3091 de 29 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el 22 de octubre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00050. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes: Demandante: HSBC HOLDING PLC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 17 julio de 2007, la sociedad HSBC HOLDING PLC, solicitó el registro de la marca FIGURATIVA para proteger servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 584, no se presentaron oposiciones por parte de terceros al registro solicitado. 3. Mediante Resolución 21225 de 25 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro de la marca “FIGURATIVA”, por considerar que la figura solicitada es demasiado simple y no lograría identificar el origen empresarial en el mercado. 4.

El 25 de julio de 2008, la sociedad HSBC HOLDING PLC interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 21225. 5. Por Resolución 28022 de 31 de julio de 2008, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, confirmó la Resolución 21225. 6.

Mediante Resolución 30626 de 26 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación presentado, confirmando la Resolución 21225.

7. HSBC HOLDING PLC presenta ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia demanda contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 21225, 28022 y 30626. 8. El Representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dio contestación extemporánea a la demanda contenciosa administrativa. 9.

Mediante providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto de los artículos 134 literal b) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 10.

La sociedad HSBC HOLDING PLC en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que la marca “FIGURATIVA” cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 literal b) de la Decisión 486. - Enuncia que al negar la marca por ser tan simple que no tiene la capacidad de cumplir con su función no es capaz de distinguir los servicios respecto de los otros en el mercado, por lo que se pregunta a qué tipo de simpleza se refiere ya que la ley no exige complejidad como para registrar signos figurativos. - Sostiene que es titular del signo FIGURATIVO de hexágono ampliamente reconocido y que los consumidores del sector financiero los identifica y que el nuevo signo es un patrón repetitivo de la figura de hexágono anteriormente registrado por lo que se habla de familia de marcas y marcas derivadas. - Sostiene que al tratarse de una marca de servicios los consumidores entenderán que la marca FIGURATIVA es un indicador del origen empresarial de los servicios y no una simple decoración o presentación de los mismos. - Arguye que si la Superintendencia de Industria y Comercio ya concedió el registro de la marca FIGURATIVA hexagonal, por qué ahora niega el mismo signo reproducido varias veces.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 11. La Corte consultante solicita[1] la interpretación de los artículos 134 literal b), y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina normas que se interpretarán por ser pertinentes para el presente caso. 12. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “FIGURATIVA” fue presentada en vigencia de la Decisión 486.

C. CUESTIONES EN DEBATE: 13. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. B. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Las figuras geométricas. C. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD. 14. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “FIGURATIVA”, por considerar que la figura solicitada es demasiado simple y no lograría identificar el origen empresarial en el mercado, en razón de lo cual este Tribunal se pronunciará respecto de la falta de distintividad en un signo como causal de irregistrabilidad. [pic] 15.

Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”[2]. 16.

Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)." 17.

El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca. B. LOS SIGNOS FIGURATIVOS. CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. 18. Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad HSBC HOLDING PLC solicitó el registro de la marca “FIGURATIVA”, la cual está destinada a distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas. [pic] 19.

En anteriores interpretaciones este Tribunal ha manifestado las diferentes clases de marcas que existen, las cuales pueden ser denominativas, gráficas y las mixtas, para lo cual se hará mención a la Interpretación Prejudicial 132-IP-2012 la cual ha manifestado que: “En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984. Pp. 29 y ss.) Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

(Proceso 09-IP-94, marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”. Las figuras geométricas. 20. La marca solicitada “FIGURATIVA” está formada por un cuadrado en cuyo interior se aprecia una secuencia de triángulos de colores oscuros y claros, dispuestos con una ligera inclinación, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca. 21.

Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que: “(…) consiste de una línea o de un conjunto de líneas que representarán un objeto dado”[3]. 22. La Decisión 486 en su artículo 134 literal b) entre otros, permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas. 23.

En el presente caso, el Juez consultante debe además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican. 24. En el presente caso, el Juez consultante, deberá analizar si la marca FIGURATIVA solicitada, es por sí apta para registro confirmando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

C. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 25. Afirma la compañía HSBC HOLDING PLC que la Superintendencia de Industria y Comercio ya concedió el registro de la marca FIGURATIVA hexagonal, por qué ahora niega el mismo signo reproducido varias veces, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 26.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “(…) Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

(…)”. 27. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al constituir la distintividad un elemento primordial que todo signo debe poseer, el Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (un cuadrado en cuyo interior aparecen triángulos) en sí es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y apto para constituir una marca.

SEGUNDO: Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

La Decisión 486 en su artículo 134 literal b), permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas y suficientes por sí mismas de identificar el producto o servicio. En el presente caso, el Juez consultante, deberá analizar si la marca FIGURATIVA solicitada, es por sí misma apta para registro confirmando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

TERCERO: Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 181-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; [2] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/figura- geometrica.php#ixzz3RS6f4KKR