PROCESO 226-IP-2014 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 226-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 136 literal a) de la mima normativa comunitaria. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Demandante: Aliaune Thiam.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “K KONVICT” y logotipo (Mixta). Expediente Interno: 18251-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 302-2014-SCS-CS de 22 de octubre del 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 18251-2013. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Parte contraria: ALIAUNE THIAM. Tercero Interesado: JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 10 de marzo de 2010, Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, solicitó la nulidad de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 154707 a favor de Jorge Luis García Yanayaco, en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por la existencia previa de su marca KONVICT (mixta) en Estados Unidos.

El 12 de abril de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, absolvió el traslado de la acción de nulidad. Por Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad interpuesta. El 30 de noviembre de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

Por Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010 y, en consecuencia, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Aliaune Thiam contra el registro de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), inscrita bajo Certificado 154707, a favor de Jorge Luis García Yanayaco.

El 14 de mayo de 2012, Aliaune Thiam, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa solicitando se declare la nulidad total de la Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012. El 14 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

El 18 de junio de 2012, Jorge Luis García Yanayaco, contestó la demanda contenciosa administrativa. El 11 de diciembre de 2012, mediante Sentencia – Resolución 6 – el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012; y nulo el Certificado 154707, correspondiente a la marca K KONVICT y logotipo (mixta), registrada por Jorge Luis García Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 7 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012. El 8 de enero de 2013, Jorge Luis García Yanayaco, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012.

El 1 de octubre de 2013, mediante sentencia de vista, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, resolvió confirmar la sentencia apelada de 11 de diciembre de 2012. El 7 de noviembre del 2013, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de vista de 1 de octubre del 2013.

Mediante providencia de 21 de julio del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto a los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal; y 172 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que el actuar de Jorge Luis García Yanayaco, resulta carente de buena fe y no sólo se da en el presente proceso, sino en diversos procesos que se tramitan ante el INDECOPI, puesto que la mencionada persona, no sólo obtuvo de mala fe el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Certificado 154707; marca similar a la marca de su propiedad, sino que además pretende apropiarse del logotipo y escritura particular de las marcas de Aliaune Thiam.

Los actos efectuados por el demandado demuestran no son fruto de la casualidad, sino por el contrario de dolo con el que Jorge Luis García Yanayaco ha obtenido y pretende obtener marcas de Aliaune Thiam. Teniendo en consideración que la denominación KONVICT, es considerada dentro de la doctrina como marca de fantasía, es decir que los elementos que la componen se han formado en base a términos que no cuentan con significado en algún idioma y que pueda ser conocido por cualquier persona, es que se advierte que la similitud existente entre sus marcas y la registrada bajo el Certificado 154707, no es atribuible a una simple coincidencia sino por el contrario, al conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de la existencia de las marcas de propiedad de Aliaune Thiam.

Que prueba de que la denominación KONVICT, es una creación de Aliaune Thiam, es el registro de dicha denominación no sólo en USA sino en el INDECOPI, la cual se inscribió bajo Certificados 158722 y 60148, Clases 16 y 41, respectivamente. - Que el Certificado 154707, marca K KONVICT y logotipo (mixta), cuya nulidad se pretende, toma no sólo la denominación “KONVICT”, sino adiciona el diseño del logotipo que Aliaune Thiam emplea en la comercialización de sus productos y que se aprecia de la página web, hecho que, aunado a lo anteriormente expuesto, no hace más que acreditar el conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de los signos de Aliaune Thiam.

Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que constituye un principio de derecho, que la mala fe no se presume, sino que debe ser demostrada, ello en virtud que resulta conveniente para el normal desarrollo de la sociedad, que la buena fe se presuma como existente en toda relación jurídica.

Que Aliaune Thiam, se ha limitado a sostener que existiría mala fe en razón de que no sería posible que Jorge Luis García Yanayaco, haya caído en la coincidencia de elegir y registrar un signo parecido al suyo; sin embargo lo que no ha hecho el actor es acreditar que se haya configurado el supuesto de mala fe, en cuanto a que el registro fue solicitado con el ánimo de perjudicar u obtener un beneficio ilícito.

Razón por la cual resulta válido y razonable lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI, debiéndose declarar infundada la demanda en todos sus extremos. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa de JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO (Tercero interesado) Jorge Luis García Yanayaco, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que es un pequeño comerciante, dedicado a la elaboración y comercialización de prendas de vestir y fiel respetuoso de las leyes industriales y finalmente tributarias; de tal forma que no necesita apropiarse de signos, ni utilizarlos sin permiso de sus titulares, ya que cuenta con signos propios, como el que pretende anular el demandante.

Que en ningún momento ha tenido mala fe al registrar su marca K KONVICT y logotipo (mixta), para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, obtenida por Certificado 154707. Ello por cuanto realizó el trámite de registro ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, ajustándose al procedimiento establecido en la Decisión 486, concordante con la norma nacional interna; siendo lo primero que realizó una búsqueda de antecedentes, y al no encontrarse registrada su marca, procedió a dar inicio a su solicitud de registro.

De tal forma que siguiendo los pasos indicados y sin ningún inconveniente; llámese alguna observación u oposición, obtuvo el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), el que fuera otorgado por la Autoridad Administrativa luego de haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. d. Sentencia de Primera Instancia. El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, al considerar que si bien el Tribunal del INDECOPI en la resolución cuestionada señaló que no se ha acreditado que la marca K KONVICT y logotipo (mixta), fue solicitada de mala fe con la finalidad de perjudicar al demandante; tal conclusión no se condice con las normas y principios sobre Propiedad Industrial aplicables al caso, ni con la conducta desplegada por el solicitante Jorge Luis García Yanayaco, dado que el Tribunal decidió no analizar todos los medios probatorios presentados por el demandante, así como no meditar que la actora era titular con prelación de registro en Estados Unidos de la marca KONVICT (mixta) de la Clase 25 de la nomenclatura oficial.

Asimismo, no dirimió las sustanciales semejanzas entre la marca materia de nulidad y la de la actora. Situaciones que, aunadas a otras que obran en autos, permiten concluir que la reproducción de manera idéntica del término KONVICT por Jorge Luis García Yanayaco, no obedece pues a una inventiva, inspiración u originalidad, o a una simple coincidencia, coligiéndose que la marca de la actora fue previamente conocida por el ahora emplazado antes de su solicitud de registro en el país y su utilización a un propósito voluntario e intencional de apropiarse de la marca de un tercero, derecho de autoría que la entidad competente está en la obligación de salvar. e. Argumentos del Recurso de Apelación del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Que los impresos de Internet presentados por el demandante, no cuentan con fecha cierta, información que resulta relevante, para determinar si el contenido, estando a su fecha de difusión en la web, era capaz de poner en evidencia la ausencia de buena fe por parte de Jorge Luis García Yanayaco al momento de solicitar el registro de la marca en conflicto.

Que la sentencia de primera instancia soslaya el principio fundamental de Territorialidad del Derecho de Marcas, por el cual la marca concedida en un país, sólo tiene valor en dicho país, al atribuirle a la demandante un mejor derecho sobre la marca registrada en USA, por aplicación de una excepción al indicado principio, excepción que carece de voluntad legal y que aqueja de nulidad a la indicada sentencia. Que contrario a lo señalado en la sentencia, la denominación KONVICT, no constituye una marca de fantasía, sino un signo que posee un contenido conceptual que evoca a la palabra convicto, cuya adopción como marca en su versión KONVICT, no goza de un ingenio o creatividad tal, que haga imposible pensar que Jorge Luis García Yanayaco adoptó dicho término espontáneamente y de buena fe. f. Argumentos del Recurso de Apelación de JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO (Tercero interesado).

Jorge Luis García Yanayaco, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: Que ha obtenido el registro de su marca, protegida por el Certificado 154707, sin mala fe. Ya que si bien el demandante tiene registradas sus marcas en los Estados Unidos en las clases 16, 25 y 41 de la clasificación internacional, así como la marca KONVICT en el Perú en las clases 16 y 41, en ningún momento se ha establecido relación alguna con los productos para los cuales fue registrada su marca K KONVICT y logotipo (mixta), es decir Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. g. Sentencia de Segunda Instancia. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia. Al considerar que el elemento denominativo de la marca K KONVICT registrada a favor de Jorge Luis García Yanayaco y la marca KONVICT (mixta), registrada a favor de Aliaune Thiam, es acentuadamente similar.

Apreciándose que fonética y gráficamente, las marcas en mención son similares entre sí, por lo que podrían inducir a error a los consumidores, quienes podrían relacionar que ambas marcas pertenecen a la misma empresa, puesto que ambos distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, considera que Jorge Luis García Yanayaco, actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), por cuanto solicitó el registro en mención teniendo conocimiento de la existencia de la marca KONVICT (mixta). h. Argumentos del Recurso de casación: El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente: Que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La sentencia de vista interpreta erróneamente el artículo 172 de la Decisión 486, al considerar que la existencia de una marca en una página web y un registro en otro país, serían suficientes para acreditar la existencia de mala fe, y en virtud de ello, anular un registro. Asimismo, la sentencia de vista, también interpreta erróneamente el artículo 154 de la Decisión 486, señalando que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere ante la respectiva oficina nacional competente, vulnerando la sentencia en mención uno de los principios pilares del Derecho de Marcas, como es el Principio de Territorialidad, por el que la marca concedida en un país sólo tiene valor en dicho país. Finalmente no fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen que Jorge Luis García Yanayaco, actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca, pues de la evaluación realizada por el Tribunal se pudo advertir que la existencia de la marca KONVICT (mixta) en Estados Unidos y las impresiones de la página web KONVICT, no acreditan que el señor García conociera la existencia de la marca del demandante, ni que haya solicitado el registro de la marca con la finalidad de perjudicar a sus competidores.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal; 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretará únicamente el artículo 172 por ser pertinente. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria.

Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca previamente registrada. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos mixtos.

Signos de fantasía. Principio de territorialidad en el registro de marcas. La mala fe probada mediante páginas web. Cómo se acredita la mala fe? Qué pruebas son pertinentes? La Acción de Nulidad en el marco de la Decisión 486. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA.

EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, manifestó que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se hará referencia a este aspecto.

Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a que revise la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa).

Este Tribunal ha manifestado que“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla”. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. En vista de que se solicitó la nulidad de la marca marca K KONVICT y logotipo (mixta), registrada por Jorge Luis García Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por la existencia del signo KONVICT (mixta) en la misma Clase Internacional, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos K KONVICT y KONVICT. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos K KONVICT y logotipo y KONVICT.

SIGNOS DE FANTASÍA. Teniendo en consideración que Aliaune Thiam afirma que la denominación KONVICT, es considerada dentro de la doctrina como marca de fantasía, se hará referencia a este tipo de signos. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. La corte consultante deberá verificar si el signo K KONVICT y logotipo (mixto) es en realidad una marca de fantasía o no. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS.

En consideración a que el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, anuló el registro de la marca K KONVICT (mixta) por la existencia previa de la marca K KONVICT (mixta) en Estados Unidos, al considerar que la actora era titular con prelación del registro en Estados Unidos de la marca KONVICT (mixta) es preciso hacer relación al denominado principio de territorialidad.

El Tribunal se ha pronunciado respecto a este aspecto en el siguiente sentido en su Interpretación Prejudicial 5-IP-2013: “El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (…). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema.

El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país. Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca.

Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”. Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad.

Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad”. (lo subrayado es nuestro) Por lo antes mencionado, el Juez consultante deberá considerar el principio de territorialidad en aplicación al caso en concreto. LA MALA FE PROBADA MEDIANTE PÁGINAS WEB. CÓMO SE ACREDITA LA MALA FE?. QUÉ PRUEBAS SON PERTINENTES?.

Afirma Aliaune Thiam que el señor Jorge Luis García Yanayaco, titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), cuya nulidad se pretende, conocía de la existencia previa de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) que se promociona vía página web, por lo que actuó de mala fe al registrar la misma marca en el Perú. La buena fe es un principio general del derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico.

Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

(Proceso 65-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA). Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado). El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”.

Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta).

Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.

La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero; en estos casos, como se indicó, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

Quien alega el mencionado literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 como debe probarlo. En otras palabras, es una causal de nulidad relativa, el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado, ejerce acciones mercantiles con su marca y pretende beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el verdadero titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y/o de asociación. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá determinar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

(http://buscon.rae.es/draeI/). Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486.

Se aclara nuevamente, que quien invoque el artículo 136 literal d) debe probarlo. Respecto a la mala fe aducida por la actora Aliaune Thiam en la cual argumenta que existe una página web en la cual se comercializaba la marca K KONVICT y logotipo (mixta) de su propiedad, la norma comunitaria no contempla una causal de nulidad expresa relacionada a este aspecto.

Sin embargo, el artículo 137 de la Decisión 486, permite a la autoridad nacional, denegar de oficio un registro de marca, cuando se presuma que se intenta con el mismo realizar un acto de competencia desleal. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

(Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI). Será el actor quien deberá probar que el titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) a través de la página web, se aprovechó injustamente de un signo que ya existía en el mercado y causó perjuicio a su titular. Las pruebas que podrá aportar el actor serán todas aquellas a través de las cuales pueda demostrar que el titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) ingresó a la página web y se aprovechó del registro previo de una marca en otro país, tales como reportes de visitas con identidad de la dirección IP, reconocimiento del público, si es altamente visitado, y todo aquellos datos que fehacientemente permitan al juzgador relacionar las visitas con un acto de mala fe.

La sola existencia de una página web no implica la mala fe de un tercero, por lo que corresponde al Juez consultante analizar de manera compleja cómo la utilización de una página web es un indicio suficiente para determinar que el titular del signo K KONVICT y logotipo (mixto) de mala fe, registró el signo a su nombre. LA ACCIÓN DE NULIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

El proceso interno trata sobre la nulidad del signo K KONVICT y logotipo (mixto), por lo cual este Tribunal se referirá a este aspecto. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.

Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: (…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

El Juez consultante deberá verificar si la acción de nulidad es procedente de acuerdo con los parámetros fijados en esta providencia. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.

SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

TERCERO: El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos contenidas en la presente providencia.

CUARTO: Los signos de fantasía gozan de un alto nivel de distintividad al ser producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

QUINTO: El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

SEXTO: En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Respecto a la mala fe aducida por la actora Aliaune Thiam en la cual argumenta que existe una página web en la cual se comercializaba la marca K KONVICT y logotipo (mixta) de su propiedad, la norma comunitaria no contempla una causal de nulidad expresa relacionada a este aspecto.

Sin embargo, el artículo 137 de la Decisión 486. Permite a la autoridad nacional denegar de oficio un registro de marca, cuando se presuma que se intenta con el mismo realizar un acto de competencia desleal. Será el actor quien deberá probar que el titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) a través de visitas a su página web, se aprovechó injustamente de un signo que ya existía en el mercado y causó perjuicio a su titular.

SÉPTIMO: La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 226-IP-2014