TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 281-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 224, 225 y 228 de la misma norma comunitaria.
Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Parte contraria: CH Eco Business System S.A. Marca: “SANTA CATALINA” y logotipo (mixta).
Expediente Interno: 16346-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 332-2014-SCS-CS de 18 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 25 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 16346-2013.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI Parte contraria: CH Eco Business System S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 6 de julio de 2006, CH Eco Business System S.A., solicitó el registro del signo SANTA CATALINA y logotipo (mixto) escrito en letras características, acompañado de tres círculos unidos de diferentes tamaños y la frase “Agua Ozonizada”, reivindicando los colores azul, blanco, amarillo y amarillo claro, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la Clase 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, Industrias Unidas del Perú S.A., formuló oposición sobre la base del signo SANTA CATALINA (mixto), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que es un signo notorio. CH Eco Business System S.A., no dio contestación a la oposición planteada en contra de la solicitud de registro antes citada.
Mediante Resolución 8979-2008/OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008, se declaró infundada la oposición y se otorgó el registro de la marca SANTA CATALINA y logotipo (mixta), para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El 20 de junio de 2008, Industrias Unidas del Perú S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 8979-2008/OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008.
El 15 de julio de 2008, CH Eco Business System S.A., absolvió el traslado de la apelación. Mediante Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió confirmar la Resolución 8979-2008 OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008. El 15 de julio de 2009, Industrias Unidas del Perú S.A., presentó demanda contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Mediante providencia de 14 de agosto de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar inadmisible la demanda interpuesta por Industrias Unidas del Perú S.A. por incumplir los requisitos legales. El 4 de septiembre de 2009, Industrias Unidas del Perú S.A., planteó ante el Presidente de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima aclaración del petitorio planteado en la demanda de 15 de julio de 2009, solicitando la nulidad de la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009.
Mediante providencia de 5 de noviembre de 2009 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió la demanda y corrió traslado a los demandados. El 19 de abril de 2010 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contestó a la demanda interpuesta por Industrias Unidas del Perú S.A. Mediante Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y consecuentemente nula la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de abril de 2009.
El 6 de diciembre de 2011 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia emitida mediante Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú mediante Sentencia 1366-2012 de 20 de septiembre de 2011 resolvió confirmar la Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró fundada la demanda y consecuentemente nula la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de abril de 2009.
El 20 de junio de 2013 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, presentó recurso de casación en contra de la sentencia 1366-2012 de 20 de septiembre de 2011, la misma que se encuentra en conocimiento de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien mediante auto de 1 de julio de 2014 suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de los literales a) y h) del artículo 136 y 146 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda contencioso administrativa. Industrias Unidas del Perú S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “al emitirse la Resolución materia de demanda, no se ha tomado en cuenta que se ha incurrido en omisión de los requisitos de validez de los actos administrativos, respecto a que no se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico ni comprende las cuestiones surgidas de la motivación que no resulta ser expresa ni relacionada en forma concreta y directa de los hechos probados”.
Alega que: “la autoridad de segunda instancia administrativa procede a indicar que contrariamente a lo que hemos manifestado, estuvo bien que la resolución apelada proceda a pronunciarse sobre ese extremo al efectuar el examen de registrabilidad de oficio estableciendo que el signo solicitado reúne los requisitos previstos por el artículo 134 de la Decisión 486, y no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro”.
Alega que: “no ha existido un adecuado análisis de los medios probatorios, en tanto que a pesar de haber procedido a indicar las pruebas, no se ha tenido en cuenta que la valoración de ellas se efectúan en su conjunto”. Considera que: “no se ha tenido en cuenta, a pesar de su abundancia, lo que ha llevado a la autoridad a resolver contraviniendo las normas de propiedad industrial como los de procedimiento administrativo, ya que ha sido declarada infundada la oposición cuando existe confusión de las marcas en disputa”.
Advierte que: “la confundibilidad de las marcas no solo se da respecto a la marca notoria, sino en cuanto que resultan ser idénticos los signos en disputa”. Concluye que: “existen posibilidades de confusión, que hace que la marca solicitada se encuentre incursa en la causal de prohibición del registro establecido en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.
Enfatiza que: “no se ha considerado ni nuestra fundamentación de la notoriedad de la marca, ni con respecto a la existencia de la confundibilidad, que por la identidad de los signos en disputa, ha debido denegarse el registro de la marca de producto solicitado”. b. Argumentos de la contestación a la acción contencioso administrativa. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que el accionante no presentó los medios probatorios que acreditaran la notoriedad de su marca SANTA CATALINA.
Afirma que: “el Tribunal del INDECOPI se pronunció in extenso sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos por la actora oportunamente en sede administrativa, así como valoró en forma conjunta todos los medios probatorios presentados”. Entiende que: “la demandante no logró demostrar –siendo su obligación soportar la carga de la prueba- que su marca SANTA CATALINA (mixta) ostentaba la calidad de notoriamente conocida”.
Alega que: “si bien el principio de congruencia le veda al juez la posibilidad de pronunciarse sobre pedidos no planteados por las partes o hacerlo sobre la base de hechos no alegados por ellas, dicha congruencia no le impide abarcar aquellas cuestiones implícitas o conexas con tales hechos y pedidos”. Afirma que: “en sede administrativa, la demandante sustentó su oposición exclusivamente en el hecho de que, a su criterio, el signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, al ser confundible con su marca notoria SANTA CATALINA (mixta).
En ese sentido la Oficina se pronunció solamente acerca de si resultaba o no aplicable lo dispuesto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486”. Precisa que: “el Tribunal del INDECOPI al verificar que la marca solicitada pretendía distinguir productos de la Clase 32 de la Nomenclatura Oficial, y que la marca SANTA CATALINA (mixta) de propiedad del demandante distinguen productos de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial, es decir se trata de marcas que distinguen productos que pertenecen a distintas clases, por lo que no correspondía efectuar de oficio el examen comparativo entre las referidas”.
Manifiesta que: “el hecho de que el Tribunal del INDECOPI no se haya pronunciado sobre si el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al resultar confundible con su marca registrada SANTA CATALINA, no solamente es un argumento improcedente, pues recién fue señalado en segunda instancia administrativa, sino que además, al carecer de sustento jurídico, no afecta en lo más mínimo la validez de la resolución 0844”. c. Sentencia de primera instancia. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, al momento de resolver declaró la nulidad de la Resolución 0844-2009-/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009, al considerar que al no existir pronunciamiento en la vía administrativa respecto al riesgo de confusión previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que debió ser materia de análisis en la vía administrativa. d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI dentro de los argumentos de su recurso manifestó lo siguiente: Que el juez inferior no valoró que el apelante incorporó nuevas afirmaciones no contempladas en la oposición. Que el artículo 146 de la Decisión 486 determina que existe un plazo perentorio de treinta días para que cualquier interesado presente oposición, pasado el cual no se pueden agregar nuevos argumentos.
Que Industrias Unidas del Perú S.A., fundamentó su oposición sobre la base de la supuesta notoriedad del signo SANTA CATALINA, por lo que los nuevos argumentos no debieron ser tomados en consideración para resolver, los cuales debieron ser catalogados como extemporáneos. e. Argumentos contenidos en la contestación al Recurso de Apelación. De la revisión del expediente no se desprende la contestación al recurso de apelación por parte de Industrias Unidas del Perú S.A. f. Sentencia de segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia de Lima, Sala Civil Permanente, entre sus argumentos manifestó que: La oficina nacional debió observar y establecer si los signos en conflicto (SANTA CATALINA) poseían identidad o semejanza, capaces de crear confusión o asociación entre los consumidores y de esta conclusión, recién optar por la registrabilidad o no del signo. Que se ha comprobado que el INDECOPI al momento de expedir la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 8979-2008/OSD, que otorgó el registro de la marca SANTA CATALINA para agua ozonizada, no cumplió con desarrollar el aspecto de la similitud entre los signos contrastables. g. Argumentos contenidos en el Recurso de Casación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, dentro del Recurso de Casación, en lo principal, manifiesta algunos de los siguientes argumentos: Alega que: “la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha afectado nuestro derecho al debido proceso por cuanto no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, previamente a emitir un pronunciamiento, la interpretación prejudicial de las normas aplicables”.
Afirma que: “el recurso de casación no supone el establecimiento de una instancia, dado su carácter extraordinario, por lo que para estos efectos se deben considerar únicamente los recursos ordinarios”. Entiende que: “en la sentencia materia del presente recurso se ha efectuado el análisis de los actuados sin considerar los textos normativos dándoles un sentido que no es el que les corresponde, en otros”.
Precisa que: “increíblemente no se ha tomado en cuenta que la actuación del Tribunal del INDECOPI se ha ajustado estrictamente a lo que ordenan los principios que inspiran el procedimiento administrativo así como a lo dispuesto en la Decisión 486 respecto de la oportunidad que tienen los interesados para presentar una oposición contra el registro de la marca”.
Manifiesta que: “en ningún momento la demandante basó su oposición en la aplicación de la causal de prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) del citado cuerpo normativo. No lo hizo como parte de los argumentos que expuso ni invocando la norma legal que prevé tal supuesto”. Alega que: “en tanto no formó parte de su oposición, tal acto administrativo no se pronunció sobre la causal de prohibición a la que hace referencia el ad quem en su sentencia por cuanto, de haberlo hecho, hubiera significado vulnerar el principio de congruencia y como consecuencia de ello, los principios de legalidad y del debido procedimiento en los que se sustenta el procedimiento administrativo”.
Entiende que: “la demandante pretende trasladar a la administración su falta de diligencia al fundamentar su oposición al registro del signo solicitado, y lamentablemente el ad quem, ha acogido indebidamente esta pretensión de la actora”. Concluye que: “si bien el principio de verdad material permite a la administración verificar los hechos que motivan sus decisiones, no le permite modificar las pretensiones formuladas por las partes en un procedimiento trilateral, como es uno de registro de marca con oposición”.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de los literales a) y h) del artículo 136 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que se interpretarán por ser pertinentes al caso, excepto el artículo 146 por no ser aplicable.
De oficio se interpretarán los artículos 224, 225 y 228 de la Decisión 486. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria.
El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Clases de signos: comparación entre signos mixtos. De la marca notoriamente conocida, requisitos y su protección. De la conexión competitiva entre productos de las Clases, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de marcas. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, manifestó que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar de manera obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se hará referencia a este aspecto.
Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a que revise la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa).
Este Tribunal ha manifestado que“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.
(Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla”. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia ordinaria, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.
IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. En consideración a que Industrias Unidas del Perú S.A. sobre la base de su marca registrada SANTA CATALINA (mixta) Clase 30 presentó oposición en contra del signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) Clase 32, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Riesgo de confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.
CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS El signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) fue denegado por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, sobre la base del registro previo de la marca SANTA CATALINA (mixta), por lo que es pertinente analizar la comparación que debe realizar el consultante de los signos mixtos.
Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 56-IP-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta SANTA CATALINA y logotipo y la marca mixta con parte denominativa compuesta SANTA CATALINA, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, REQUISITOS Y SU PROTECCIÓN. Asegura Industrias Unidas del Perú S.A., que su marca SANTA CATALINA (mixta) es notoria, por lo que el signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) es irregistrable, siendo necesario interpretar lo relacionado a la notoriedad de un signo. El Tribunal en múltiple jurisprudencia ha desarrollado el tema enunciado, como en los procesos 183-IP-2013, marca mixta “GAS”, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013; y, 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta), “SMILEY BABY” (mixta), “SMILEY WORLD” (mixta) y “SMILEY” (mixta); interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013.
En dichos procesos se estableció lo siguiente: “Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.
La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
Respecto a la protección de la marca notoria en relación con los principios y riesgos, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 117-IP-2014 ha manifestado que: “En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.
En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales (…) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.
Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.
Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. En el presente caso la Corte Consultante deberá analizar si en efecto la marca opositora SANTA CATALINA (mixta) es notoria en el mercado y si el registro del signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) crearía riesgo de dilución de la marca prioritaria.
En caso de no probarse la notoriedad, el juez deberá analizar la conexión competitiva entre los productos. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 30 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. El signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) está destinado a amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca opositora SANTA CATALINA (mixta) ampara productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva.
En este escenario es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de estos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.
En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos, que también son aplicables a los servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”.
Sobre la base de lo antes expuesto la Corte consultante deberá analizar si en efecto el signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) puede crear riesgo de confusión en el público consumidor para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la marca registrada SANTA CATALINA (mixta) para productos de la Clase 30, verificando si el consumidor puede considerar que provienen del mismo origen empresarial.
EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA DE MARCAS. El INDECOPI dentro de los argumentos enuncia que al tratarse de signos que se encontraban en distintas Clases de la Clasificación Internacional de Niza, no correspondía efectuar de oficio el examen comparativo entre los signos en conflicto, por lo que este Tribunal hará referencia a la obligación de la oficina nacional de realizar el examen de registrabilidad.
El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.
Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marca, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). Por lo antes manifestado, la oficina nacional debe necesariamente previo a conceder o denegar una solicitud de registro de marca, efectuar el respectivo examen de registrabilidad, con la finalidad de verificar que no existan signos similares o idénticos que puedan crear riesgo de confusión en el mercado.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.
En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia ordinaria, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.
SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
TERCERO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
En caso de no probarse la notoriedad, el juez deberá analizar la conexión competitiva entre los productos.
QUINTO: En cuanto a la vinculación de productos, es preciso que la Corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de éstos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.
SEXTO: Las Oficinas Nacionales de Registro de marcas tienen la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 281-IP-2014