PROCESO 299-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 299-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 83 literal e), 84, 95 y 96 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 17811-2013-2146. Actor: NEW BALANCE ATHETIC SHOE, INC. Marca mixta N. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los quince días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio N° 5761-TDCA-DQ de 28 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 4 de diciembre de 2014, procedente de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1, Quito, República del Ecuador, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17811-2013-3220. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC. Demandados: MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., solicitó el 29 de julio de 1994 el registro como marca del signo mixto N, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “calzado”. 2.

Una vez publicada en la Gaceta oficial no se formularon oposiciones. 3. El 9 de enero de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, mediante la Resolución No. 017375, denegó de oficio el registro solicitado, argumentando que el gráfico de la N es muy similar al de la marca notoria NIKE (Clase 25). 4.

El 23 de febrero de 1996, La sociedad NEW BALANCE ATHLETIC SHOE INC., interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. 5. El 4 de diciembre de 2014, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1, Quito, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 6. Manifiesta, que el signo solicitado de ninguna manera resulta confundible con la marca NIKE, en tanto que tal y como lo demuestra el registro de la marca mixta N en varios países alrededor del mundo (entre ellos, Argentina, Austria, Chile, Colombia, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Honduras, India, Corea, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, España, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela), dichos signos han coexistido pacíficamente.

Por lo tanto, mal obra la autoridad nacional al denegar el registro, incluso si se tiene en cuenta que en ningún momento se formuló oposición por parte de la sociedad NIKE. 7. Agrega, que los signos en conflicto presentan diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, lo cual refuerza aún más el argumento de la coexistencia. 8.

Señala, que la fama y notoriedad de la marca N y Diseño, es igual o similar a la que tiene la marca NIKE, con la cual coexiste. Por lo tanto, la Autoridad Nacional yerra al no emplear ningún parámetro objetivo para denegar el registro. 9. Indica, que en vista de que la solicitud para el registro del signo N y Diseño no fue rechazada dentro del término previsto por el Reglamento para la aplicación de la Decisión 344[1], operó el silencio administrativo por el cual se entiende que el signo es registrable. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 10. Indica, que la Resolución impugnada está dotada de total legalidad y validez, ya que los signos en conflicto son semejantes desde el punto de vista gráfico. 11. Agrega, que se equivoca el apoderado de la sociedad demandante, ya que la fama y notoriedad de una marca de ninguna manera se acredita mediante meras afirmaciones; debe demostrarse conforme a los lineamientos de la normativa comunitaria.

Por parte del INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI 12. Manifiesta, que se ratifica en la Resolución impugnada, en tanto que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 13. Arguye, que la Resolución impugnada está dotada de total legalidad y validez, así como que no se configura ninguna de las causales de nulidad.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 14. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 y las disposiciones correspondientes de la Decisión 486. 15. No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que la solicitud de registro de marca se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Tampoco se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales b) y c), ya que no son aplicables para resolver el problema jurídico particular. Por lo tanto, se interpretarán los literales a) y d) del artículo 83 de la Decisión 344. 16. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 83 literal e), 84. 95 y 96 de la Decisión 344[2].

CUESTIONES A INTERPRETARSE. 17. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Principio de complemento indispensable. El plazo para decidir sobre el registro de marca en el marco de la Decisión 344. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. D. Comparación entre signos mixtos. E. Coexistencia de marcas de hecho. F. La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. El signo notoriamente conocido solicitado para registro. G. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas.

Motivado, autónomo, integral y de oficio. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 18. El juez consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486. La solicitud para el registro del signo mixto N se realizó el 29 de julio de 1994, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 19. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 20. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 21. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). 22. Ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 23.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 24. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39- IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). 25. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 26.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 27.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 28. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la petición para el registro del signo mixto N, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular B. El PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

EL PLAZO PARA DECIDIR SOBRE EL REGISTRO DE MARCA EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344 29. La demandante indica que en vista de que la solicitud para el registro del signo mixto N no fue rechazada dentro del término previsto por el reglamento para la aplicación de la Decisión 344, operó el silencio administrativo por el cual se entiende que el signo es registrable.

Por lo tanto, es necesario abordar el tema propuesto. 1. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 2.

Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. 3.

Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005;

Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999;

Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras. 4.

Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico. 5.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”.

(Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). 6. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la legislación nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010). 7.

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la siguiente manera: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. 8. El Tribunal advierte que si bien la Decisión 344 establece un procedimiento de registro de marcas, no prevé un plazo para que la oficina competente realice el examen de registrabilidad.

Los artículos 95 y 96 determinan las etapas previas a dicho examen, pero no indica el plazo que tiene la agencia para conceder o no la marca. 9. De conformidad con lo anterior, y a la luz del principio de complemento indispensable, sería aplicable al caso concreto la normativa nacional que regule el plazo que tiene la oficina nacional competente para realizar el examen de registrabilidad, así como la consecuencia de incumplirlo.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 10. En el proceso interno se discute la registrabilidad del signo mixto N, ya que se afirma que es confundible con la marca mixta NIKE; razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 3 de octubre de 2012, en el marco del proceso 91-IP-2012: “El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados[3] por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62- IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 11. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, el juez consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. 1.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 30. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos N y NIKE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 31. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 55- IP-2013.

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[4], logotipos[5], íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP- 2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 32.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos N y NIKE. E. COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO. 33. La demandante argumentó que los signos en conflicto coexisten pacíficamente. En consecuencia, se hace necesario tratar el tema propuesto. 34.

Se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003)”. 35. El juez nacional aunque encuentre que los signos en disputa coexisten en el mercado, debe, de todas formas, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO. 36. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca notoria NIKE. Además, el demandante indicó que el signo mixto N es notoriamente conocido.

En consecuencia, se abordará el tema propuesto. 37. Para resolver lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de abril de 2011, expedida en el proceso 106-IP-2010: “La marca notoriamente conocida. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.[6] Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”[7]. “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”[8].

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”[9].

Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada. Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. El principio de especialidad. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios.

El principio de territorialidad. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? - Que sea notorio en el comercio subregional. Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. - Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad.

Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.[10] - El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). - El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. - El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. - Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: - La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. - Uno de los principios que gobiernan del derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. - Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: ‘a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca’”.

La marca notoria solicitada para registro. 38. Para desarrollar este acápite se reitera la Interpretación Prejudicial de 11 de abril de 2007, expedida en el marco del proceso 26-IP-2007: “(…) El Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida.

Como se determinó anteriormente, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena protege a la marca notoriamente conocida más allá del principio de territorialidad, ya que se establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

En consecuencia con lo anterior, la normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el país miembro en el cual se pide su protección, siempre y cuando sea notoriamente conocida en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Es decir, le otorga efectos a la marca notoriamente conocida aunque no esté registrada en el País Miembro donde se solicita su protección. De manera que con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar[11], etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”[12]. 39.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente pero debe ser diferencial y complejo; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio, dentro de los que intervienen la notoriedad del signo a registrarse.

G. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. MOTIVADO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y DE OFICIO. SU RELACIÓN CON LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. 12. Teniendo en cuenta que el registro del signo mixto N fue negado de oficio argumentando la notoriedad de la marca NIKE, se hace necesario abordar el tema propuesto.

Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 03-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro”. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad (artículos 95 y 96 de la Decisión 344). El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[13] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).” (Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente de análisis efectuados ya, sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias decisiones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 13. Ahora bien, de conformidad con las particularidades del caso surge la siguiente pregunta: ¿La autoridad nacional puede negar de oficio un registro argumentando la notoriedad de un signo distintivo? 14.

Para resolver esta cuestión, se deben tener en cuenta tres situaciones: - Los signos notoriamente conocidos se protegen si se encuentra probada la notoriedad, de conformidad con los parámetros y medios de prueba establecidos en la normativa interna. - La carga de la prueba en relación con la notoriedad le corresponde al titular del signo distintivo.

En este sentido, la oficina nacional competente no puede de oficio entrar a probar dicho hecho. - No obstante lo anterior, si la oficina nacional ha declarado la notoriedad del signo en un procedimiento inmediatamente anterior a la solicitud del registro objeto del análisis, teniendo en cuenta la carga del examen de oficio e integral, deberá tener en cuenta dicha declaración para realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Como quiera que la notoriedad es un hecho que puede variar en el tiempo, el Tribunal considera que la declaratoria de notoriedad en un procedimiento previo, para estos efectos debe haberse expedido en el año inmediatamente anterior al registro. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo mixto N, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

SEGUNDO: El Tribunal advierte que si bien la Decisión 344 establece un procedimiento de registro de marcas, no prevé un plazo para que la oficina competente realice el examen de registrabilidad. Los artículos 95 y 96 determinan las etapas previas a dicho examen, pero no indica el plazo que tiene la agencia para conceder o no la marca.

De conformidad con lo anterior, y a la luz del principio de complemento indispensable, sería aplicable al caso concreto la normativa nacional que regule el plazo que tiene la oficina nacional competente para realizar el examen de registrabilidad, así como la consecuencia de incumplirlo.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, el juez consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos N y NIKE, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

QUINTO: El juez nacional aunque encontrará que los signos en disputa coexisten en el mercado, debe, de todas formas, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas.

Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente pero debe ser diferencial y complejo; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio, dentro de los que intervienen la notoriedad del signo a registrarse.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con las particularidades del caso surge la siguiente pregunta: ¿La autoridad nacional puede negar de oficio un registro argumentando la notoriedad de un signo distintivo? Para resolver esta cuestión, se deben tener en cuenta tres situaciones: – Los signos notoriamente conocidos se protegen si se encuentra probada la notoriedad, de conformidad con los parámetros y medios de prueba establecidos en la normativa interna. – La carga de la prueba en relación con la notoriedad le corresponde al titular del signo distintivo.

En este sentido, la oficina nacional competente no puede de oficio entrar a probar dicho hecho. – No obstante lo anterior, si la oficina nacional ha declarado la notoriedad del signo en un procedimiento inmediatamente anterior a la solicitud del registro objeto del análisis, teniendo en cuenta la carga del examen de oficio e integral, deberá tener en cuenta dicha declaración para realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Como quiera que la notoriedad es un hecho que puede variar en el tiempo, el Tribunal considera que la declaratoria de notoriedad en un procedimiento previo, para estos efectos debe haberse expedido en el año inmediatamente anterior al registro De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 299-IP-2014 ----------------------- [1] “Artículo 34 A, introducido por el Art. 11 del Decreto Ejecutivo No. 1738-A, R.O. No. 473, de 30 de junio de 1994, que reformó el Decreto Ejecutivo No. 1344 A, publicado en el R.O. No. 341 de 21 de diciembre de 1993, que dispone ‘vencido el término previsto en el Art. 93 de la Decisión 344, si no se hubieren presentado observaciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial realizará el examen de registrabilidad en el término de 15 días, vencido el cual si no hubiere alguna se entenderá que el signo es registrable y se extenderá el correspondiente registro’”. [2] “Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 95 Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Artículo 96 Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. (…)”. [3] El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor en el desarrollo doctrinal sobre la materia.

Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [4] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [5] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. [6] OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág.255. [7] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág. 32. [8] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. [9] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [10] Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. [11] No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas. [12] OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. [13] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167- IP-2005.