PROCESO 303-IP-2014 — Comunidad Andina

[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 303-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto, y 134 literal a), 135 literales e) y g), y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17310-2013.

Actor: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Marca denominativa AVANCEMOS JUNTOS. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 340-2014-SCS-CS de 25 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 08 de diciembre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 17310-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (también conocida como TOYOTA MOTOR CORPORATION) Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, de Japón, solicitó el 23 de marzo de 2007, el registro como marca del signo denominativo AVANCEMOS JUNTOS, para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “automóviles y partes estructurales para éstos”. 2.

Una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se formularon oposiciones. 3. El 27 de junio de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución 010913-2007/OSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado, toda vez que “I) el signo solicitado transmite el mensaje que tanto la solicitante como sus clientes progresen, mejores en cuanto a sus acciones, condición o estado, de manera conjunta, por lo que se trata de una frase susceptible de ser utilizada por cualquier persona en la promoción de los bienes que ofrecen en el mercado.

II) En tal sentido, el signo solicitado no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los productos, toda vez que no será percibido por el consumidor como un signo distintivo de un determinado origen empresarial, sino que será asociado en general con la actividad publicitaria susceptible de ser utilizada libremente por las empresas competidoras en la actividad referida”. 4.

El 18 de julio de 2007, la sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 19 de febrero de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0466-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 6. La sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. También aportó argumentos adicionales para ser tenidos en cuenta al momento de sentenciar. 7.

La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Dieciséis de 13 de septiembre de 2010, declaró infundada la demanda. 8. El 17 de febrero de 2011, la sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9.

La Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Apelación 1936-2012 de 10 de julio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola fundada y nula la Resolución 0466-2008/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución 010913-2007/OSD-INDECOPI. 10. El 11 de octubre de 2013, el INDECOPI, presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 11.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:[1] 12. Señala, que al no haberse formulado oposición frente al signo solicitado, se hace evidente que no se está afectando ningún tipo de interés en el mercado. 13.

Manifiesta, que el signo solicitado es lo suficientemente distintivo y, para acreditarlo presentó documentación que probaba que la marca AVANCEMOS JUNTOS había sido registrada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la demandante en otros países, incluidos Bolivia, Colombia y Ecuador miembros de la Comunidad Andina, donde rige la Decisión 486.

Por lo tanto, indica que si se tiene una legislación común en los Estados Miembros de la CAN, se debería tener en cuenta las resoluciones de registro que se expiden en los mismos al momento de efectuar el examen de registrabilidad, so pena de que si existen casos semejantes se llegue a la misma decisión (garantía de seguridad jurídica). 14.

Agrega, que mal obra la Autoridad Nacional al señalar que: “(…) el signo solicitado no será percibido como un signo distinto de un determinado origen empresarial, sino que será asociado en general con la actividad publicitaria susceptible de ser aplicada a la promoción de productos o servicios diversos, siendo susceptible de ser utilizado libremente por las empresas competidoras en la actividad referida”.

Esto porque actualmente se encuentran registradas en la Clase 12 de la Clasificación Internacional, marcas (mixtas y denominativas) con una estructura similar a la que se está solicitando: BOSCH INNOVACIÓN PARA TU VIDA; S.P. TOP QUALITY GUARANTEE; W. & L. T. KISS THE FUTURE! WILD AND LETAL TRASH; ON THE WINGS OF GOODYEAR; TRUCK SERVICE NETWORK;

CHAMPION SPADE GRIP; EQUIVALENCIAS LEGÍTIMAS; Y, GROUND GRIP ROAD BUILDER. 15. Adiciona, que también existe una serie de marcas, anteriores y posteriores a la solicitud de registro, inscritas en diversas clases de la Clasificación Internacional de Niza, con estructura similar al signo solicitado, que han sido registradas sin problema alguno: SI AVANZAMOS;

PANADEROS EN LA RUTA ¡AVANZAMOS CONTIGO! y Figura; AVANCEMOS EN SALUD; AVANZA LA EXPANSIÓN; CBI AVANZA; CONEXIÓN AVANZADA y Logotipo; AL AGUA AVANZA; EL PERÚ SÍ AVANZA; y EL PERÚ AVANZA. 16. Complementa, que también se ha otorgado el registro del lema comercial, a favor de la empresa de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.E.S.P. de Colombia, en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para usarse como complemento de la marca de servicio ISA (Certificado No. 004808). 17.

Agrega, que si bien la jurisprudencia emanada de las instancias del INDECOPI está referida al caso concreto y no son vinculantes, salvo que se indique expresamente que constituyen precedente obligatorio, necesariamente debe ser tenida en consideración para otros casos similares, iguales o análogos a efectos de que no se edifique una administración de justicia impredecible y sin respeto al principio de igualdad ante la ley.

Dicho criterio ha sido confirmado por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. 18. Adiciona, que queda demostrado el criterio subjetivo con el que obra la Autoridad Nacional (violación al debido proceso, principio de predictibilidad e imparcialidad), en tanto no media soporte técnico o de otra índole que justifique su decisión denegatoria. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI. 19. Indica, que el signo denominativo AVANCEMOS JUNTOS es una denominación carente de distintividad, por tratarse de una frase de naturaleza publicitaria comúnmente utilizada por los empresarios e incapaz de indicar un origen empresarial. Por lo tanto, debe considerarse que la marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores; pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen tal unión. 20.

Agrega, que los empresarios son sujetos racionales, que tienen por único objetivo maximizar sus propias ganancias, entre otros a través de estrategias de marketing que hacen pensar a los clientes que la empresa a la que acuden se encuentra identificada con sus necesidades, o que les preocupa su bienestar para fidelizar la clientela. Por lo tanto, es común emplear expresiones como la del signo solicitado, que demuestran que el empresario y el cliente tienen los mismos intereses. 21.

Adiciona, que cuando estas frases que son comúnmente utilizadas en el campo publicitario, son entregadas en exclusiva a un solo “particular”, éste tendrá entre sus manos una herramienta que le permitirá extraer del mercado la posibilidad de que cualquiera de sus competidores haga uso de dichas frases que resultan necesarias para publicitar sus productos.

Por lo tanto, el signo solicitado, al ser una expresión de uso generalizado, debe permanecer en el dominio público. c. Sentencia de Primera Instancia. 22. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 13 de septiembre de 2010, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…)

UNDÉCIMO: Verificada la marca solicitada a registro, se observa que es una marca denominativa, consistente en vocablos ‘AVANCEMOS JUNTOS’, escrita en letras de color negro, simplemente se limita a describir una característica típica de los automóviles de la Clase 12 (…) Por tanto, el signo ‘AVANCEMOS JUNTOS’ carece de toda distintividad para el rubro automóviles, por constituir una descripción genérica de su utilidad o funcionalidad.

¿O es que acaso los otros automóviles descritos en la Clase 12 no permiten lo mismo, esto es, avanzar? ¿Y los otros vehículos no podrán describirse o publicitarse con la palabra ‘avanzar’? Por tanto, no se justifica otorgar un monopolio sobre la frase solicitada, absolutamente genérica. La libertad de comercio o de industria no puede invocarse en este caso, pues justamente a través de marcas como las solicitadas, se puede falsear la libre competencia, a través del uso de signos genéricos que confunden al usuario o consumidor, y colocan en una situación de privilegio innecesaria a una de las empresas actoras en el mercado.

(…)

DUODÉCIMO: Por lo demás, el registro de la marca en otros países no constituye prueba de que le asiste el derecho, pues las decisiones de otros ordenamientos jurídicos no son precedentes o vinculantes para el nuestro”. d. Recurso de apelación. 23. La sociedad TOYOTA MOTOR CORPORATION, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Agrega que merece resaltarse el Voto en Discordia del Señor Vocal Dr. Jiménez Vargas: “(…) Considerando diecisiete: En este punto, es pertinente señalar que la autoridad administrativa no ha efectuado un análisis serio y pormenorizado respecto de los elementos fundamentales relativos a la registrabilidad o irregistrabilidad de la frase cuya inscripción se pide, pues únicamente ha basado su decisión en que ‘AVANCEMOS JUNTOS’ carece de distintividad al utilizar términos comunes en el idioma (…) Al respecto, aparentemente la preocupación del Tribunal del Indecopi consistiría en que la empresa pretendiese en realidad asignar un mal uso a la marca AVANCEMOS JUNTOS en caso de que ésta se registrase, esto es, que se le dé un uso meramente publicitario, con lo que se estaría pretendiendo inscribir un lema comercial bajo la figura de la marca, lo que contravendría la normatividad sobre la materia, en específico los criterios previstos en la Decisión 486, dado que el lema que acompaña la marca, y si se otorga a una empresa el derecho sobre él, eso significa que ninguna otra empresa podrá usar uno igual o parecido.

(…) Sobre el particular, es claro que la frase AVANCEMOS JUNTOS se ha sometido a evaluación respecto de su registrabilidad como marca y en modo alguno bajo otra forma de propiedad industrial, específicamente como lema comercial, más en este caso no puede denegarse por una suposición adelantada de mal empleo o fraude, pues en todos los actos debe partirse de la presunción de la buena fe.

Y en caso de que en algún momento se diese el supuesto de mal uso de la marca, la autoridad competente hará uso de las facultades que le corresponden para detener y sancionar tales conductas contrarias al ordenamiento (…)”. e. Sentencia de segunda instancia. 24. La Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Apelación 1936-2012 de 10 de julio de 2013, revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, la reformó declarándola fundada y nula la Resolución No. 0466-2008/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución No. 010913-2007/OSD-INDECOPI, argumentando que “(…) La capacidad distintiva que debe poseer todo signo para ser registrado como marca se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado.

En ese sentido, la marca de producto conformada por el signo denominativo ‘AVANCEMOS JUNTOS’ asociada a un producto, en este caso, a automóviles y autopartes de la empresa TOYOTA MOTOR CORPORATION, le otorgaría un significado distintivo, que evocaría la idea de que la empresa progresará junto a su cliente, lo que le permitirá al consumidor identificar el origen empresarial de ese producto.

Por lo que, la marca solicitada cumple con el requisito de ‘distintividad’ para ser registrada en nuestro país, tanto más si ha sido registrada como marca en diferentes países, algunos de ellos de la Comunidad Andina (…)

DÉCIMO PRIMERO: Finalmente, con relación al argumento contenido en el recurso de apelación, referido a que en la secuela del procedimiento administrativo no se ha presentado oposición alguna contra la solicitud de inscripción de la marca, debe tenerse presente que el examen de registrabilidad que realiza el INDECOPI es de oficio, por tanto, así hubiera o no oposiciones, esta institución está en la obligación de revisar si el signo solicitado se encuentra o no en los supuestos de irregistrabilidad;

(…)”. f. Recurso de casación. 25. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 26. Adicionalmente manifiesta que: i) Se vulnera el derecho al debido proceso, en tanto que la Sala de vista no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial y erró al analizar la normativa comunitaria andina; ii) El análisis de la distintividad de un signo se debe efectuar tomando en consideración los productos que se pretenden distinguir.

En el presente caso, el automóvil (producto que se pretende amparar) es un vehículo guiado, por lo que “avanzar” junto con su conductor constituye el destino del bien; así pues, es posible la utilización de la frase “AVANCEMOS JUNTOS” por más de un agente en el mercado; iii) El INDECOPI no debía analizar todo el material probatorio que se acompañó en la instancia administrativa, menos si se trataba de Resoluciones no vinculantes, sino que debe pronunciarse sobre aquellas que sustentan su decisión. Adicionalmente debe recordarse, que el ordenamiento jurídico peruano se rige por el principio de territorialidad, por lo que el hecho de que los derechos de los que goza una marca en otro país no vincula a la Autoridad Nacional; iv) El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado, independiente y autónomo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 27. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 28. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a), 135 literales e) y g), y 150 de la Decisión 486. Y 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto.[2] CUESTIONES A INTERPRETARSE. 29.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La Interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de última instancia ordinaria. B. La marca y su función publicitaria.

La distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las expresiones de uso común y descriptivas. C. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Autónomo, motivado, de oficio e integral. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.

LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 30. El INDECOPI en su recurso de casación sostuvo que se vulneró el principio del debido proceso al no solicitar la interpretación prejudicial en segunda instancia ordinaria. 31. Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP- 2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que consulte dicha providencia antes de resolver el caso concreto. B. LA MARCA Y SU FUNCIÓN PUBLICITARIA. LA DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA DE IRREGISTRABILIDAD. EL CASO DE LAS EXPRESIONES DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS. 32.

El INDECOPI denegó de oficio el registro solicitado por lo siguiente: “I) el signo solicitado transmite el mensaje que tanto la solicitante como sus clientes progresen, mejores en cuanto a sus acciones, condición o estado, de manera conjunta, por lo que se trata de una frase susceptible de ser utilizada por cualquier persona en la promoción de los bienes que ofrecen en el mercado.

En este escenario se abordará el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011: “Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: – Diferencia los productos o servicios que se ofertan. – Es indicadora de la procedencia empresarial. – Indica la calidad del producto o servicio que identifica. – Concentra el goodwill del titular de la marca. – Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET"). Respecto de la función publicitaria ha señalado lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).[3] El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 34.

En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). Las expresiones de uso común y descriptivas. 35.

Para tratar este acápite se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 75-IP-2013: El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos descriptivos puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. El Tribunal advierte que tanto las designaciones descriptivas deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.[4] Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.[5] 36.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 37. Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, las palabras, partículas o expresiones descriptivas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 38.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las expresiones descriptivas se deben excluir del cotejo de marcas[6]”. 39. La Consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 40.

En este sentido, la corte consultante debe determinar si la expresión AVANCEMOS JUNTOS es de uso común y descriptiva para la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Esto se debe hacer teniendo en cuenta que el signo solicitado para registro es denominativo compuesto.

C. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. AUTÓNOMO, MOTIVADO, DE OFICIO E INTEGRAL. 41. El INDECOPI realizó un análisis de registrabilidad de oficio. La demandante para acreditar la distintividad presentó documentación que probaba que la marca AVANCEMOS JUNTOS había sido registrada en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la demandante en otros países, incluidos Bolivia, Colombia y Ecuador miembros de la Comunidad Andina, donde rige la Decisión 486.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 2. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[7] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[8].

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.

Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: – Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. – Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 303-IP-2014 ----------------------- [1] Como se mencionó en los hechos, aportó argumentos adicionales a los expuestos en la demanda, que serán incluidos en este acápite. [2] Decisión 486.

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. [3] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [4] El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). [5] Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del proceso 50-IP-2012. [6] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [7] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-IP-2005. [8] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.