PROCESO 138-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Diseño industrial: “Tanque dispensador de líquidos”. Actora: Avon Colombia Ltda. Proceso interno: 2011-00357- 00.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República del Colombia. VISTOS: El Oficio 920 de 27 de marzo de 2015, recibido en este Tribunal por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00357-00.
El Auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Avon Colombia Ltda. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia Tercero interesado: Ramón Manrique Focaccio 2.
Hechos: 1. El 17 de marzo de 2010, Ramón Manrique Focaccio solicitó ante la SIC que se le concediera el diseño industrial para la creación titulada: “TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS”. 2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 616 del 20 de mayo de 2010. El término venció sin que terceros presentaran oposiciones. 3.
Mediante la Resolución 12639 de 10 de marzo de 2011, la División de Nuevas Creaciones de la SIC concedió el registro del diseño industrial “TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS”, a nombre de Ramón Manrique Focaccio. 4. La SIC encontró que al expedirse la Resolución 12639 que concede el registro del diseño industrial, no se indicó la vigencia del mismo, por lo que procedió a revocar parcialmente dicha resolución y a emitir la Resolución 42535 de 12 de agosto de 2011 aclarando la vigencia del registro. 5.
El 13 de septiembre de 2011, Avon Colombia Ltda. interpuso acción de nulidad por falta de novedad contra las resoluciones 12639 y 42535 ante el Consejo de Estado. 6. Mediante Auto de 2 de diciembre de 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda, ordenando se notifique a la SIC y a Ramón Manrique Focaccio, tercero interesado en las resultas del proceso. 7.
El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda: 8. Avon Colombia Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – Se vulneró el artículo 115 de la Decisión 486 por cuanto dicha normativa consagra como requisito para el registro de un diseño industrial el que sea nuevo y no haya sido conocido por el público antes de la fecha de solicitud del registro. – Para el momento en que se realizó la solicitud de registro del diseño industrial objeto de la demanda de la referencia ya existía en el mercado colombiano un producto que reunía todas y cada una de las características estéticas del mencionado diseño. – Si bien es cierto que existe una excepción en cuanto a las divulgaciones ocurridas dentro del año precedente a la fecha de la solicitud, no es ese el caso que nos ocupa, pues la primera divulgación del producto que ya existía en el mercado colombiano ocurrió dos años y cuatro meses antes de la solicitud del registro. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: – Durante el procedimiento de concesión del registro no se presentó oposición alguna por lo que se pudo concluir que no existía impedimento para continuar con el trámite ante la existencia de otros productos similares. – Al realizar el estudio de registrabilidad se llevó a cabo una búsqueda en el estado de la técnica en diferentes bases de datos, incluida la colombiana, y no se encontró ningún antecedente que desvirtuara la novedad del diseño industrial a registrar. – En lo que respecta a la divulgación anterior de un producto similar, la Superintendencia encontró que dicha publicación tuvo lugar después de presentada la solicitud de registro y no antes como pretende hacer ver el demandante. 10.
Ramón Manrique Focaccio contestó la demanda señalando lo siguiente: – Si la sociedad demandante tenía algún interés en que no se registrara el diseño industrial objeto de este proceso debió haber presentado la respectiva oposición en el momento oportuno. – El artículo 115 de la Decisión 486 no debe ser aplicado en su sentido literal pues desconoce principios y derechos constitucionales expresamente consagrados. – El diseño industrial registrado cumple con el requisito de novedad razón por la cual su registro está ajustado a derecho.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 115[1] de la Decisión 486. El Tribunal considera que dicha solicitud procede. C. CUESTIONES A INTERPRETAR Requisitos para el registro de diseños industriales. La novedad. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES. LA NOVEDAD. 1. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS. 2. El artículo 113 de la Decisión 486 considera como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 3.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). Requisitos y efectos del registro 4. De acuerdo con el análisis del Tribunal al emitir la interpretación prejudicial en el Proceso 97-IP-2014: “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.
El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.
Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativo, que prohíba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1.
Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 5. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: 6.
En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido.
Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal.
Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos.
A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea[2] se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.
El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.
Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.
Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).
La novedad. 7. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad, ya que constituye una forma usual en el mercado. El problema jurídico central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado TANQUE DISPENSADOR DE LÍQUIDOS cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 8.
En el Proceso 97-IP-2014, el Tribunal ha afirmado que el requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial. 9. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
(3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.). En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica[3] a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial[4], mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”[5]. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 10.
El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.
Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.
Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional.
Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.
(Proceso 99- IP-2012, publicado en la G.O.A.C. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). 11. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá establecer si el diseño industrial es o no lo suficientemente novedoso y distintivo para que pueda acceder al registro. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
SEGUNDO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.
Por lo tanto, la Sala Consultante deberá establecer si el diseño industrial es o no lo suficientemente novedoso y distintivo para que pueda acceder al registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | | | Proceso 138-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. [2] Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).
En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. [3] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. [4] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. [5] Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359.