PROCESO 148-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Gyrotonic Sales Corp.
Marca: “GYROKINESIS” (denominativa). Expediente Interno: 3444-2013-0-1801-JR-CA-13. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 3444-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 25 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico del 8 de abril de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3444-2013-0-1801-JR-CA-13.
El Auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Gyrotonic Sales Corp. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 2. Antecedentes: 1. El 15 de julio de 2011, Gyrotonic Sales Corp., con sede en Estados Unidos de América, solicitó el registro del signo GYROKINESIS (denominativo), para distinguir servicios de instrucción de ejercicios físicos, servicios de instrucción para el mejoramiento del estado físico (physical fitness), exploración de instalaciones deportivas (clubes de salud); dictado de clases, seminarios y talleres en el ámbito del mejoramiento del estado físico (physical fitness) y el entrenamiento con ejercicios físicos”, de la Clase 41 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Dentro de los treinta días útiles posteriores a la publicación de la solicitud en el diario oficial “El Peruano”, ningún tercero se opuso al registro del signo solicitado, por lo que el expediente pasó para su resolución. 3. El 3 de febrero de 2012, mediante Resolución 1805-2012/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. 4.
El 28 de febrero de 2012, Gyrotonic Sales Corp. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1805-2012/DSD-INDECOPI. 5. El 22 de febrero de 2013, mediante Resolución 645-2013/TPI-INDECOPI, se confirmó la Resolución 1805-2012/TPI-INDECOPI, denegando el registro como marca de servicios del signo GYROKINESIS (denominativo). 6. El 2 de mayo de 2013, Gyrotonic Sales Corp. interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 645-2013/TPI-INDECOPI. 7.
El 30 de junio de 2014, mediante sentencia del Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundada la demanda interpuesta por Gyrotonic Sales Corp. 8. El 14 de julio de 2014, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2014. 9.
El 9 de marzo de 2015, mediante Resolución 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto a: – ¿Puede ser registrada como marca de servicios una palabra descriptiva que no tiene significado en el idioma español pero que es conocida como tal (descriptiva) dentro del mercado en el cual se usan los servicios que pretende distinguir? – ¿Es posible registrar como marca un término descriptivo de los servicios que pretende distinguir, cuyo titular es quien creó esos servicios y quien autoriza su prestación en los países donde se encuentra registrada la marca? 3.
Argumentos de la demanda: 10. Gyrotonic Sales Corp. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – El signo solicitado GYROKINESIS (denominativo) no es descriptiva de los servicios que combinan diversos métodos orientados a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento del cuerpo.
El término Gyrokinesis identifica el origen empresarial de Gyrotonic Sales Corp. en vez de describirlos o de dar cualquier característica del mismo. – No hay evidencia de que el término Gyrokinesis se ha convertido en una designación común en Perú, o en cualquier otro lugar, para la combinación de varias técnicas destinadas a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento, ni es el nombre genérico o técnico de tal combinación. – Los dos primeros sitios web citados por el Tribunal del INDECOPI utilizan el término Gyrokinesis como una marca registrada y no como un medio de describir cualquier servicio ofrecido.
En la tercera página web, el uso de la marca es realizado por un licenciatario al que Gyrotonic Sales Corp. ha contactado para hacer cumplir el uso correcto de la marca con el símbolo de marca registrada en cumplimiento de los requisitos de Gyrotonic Sales Corp. – Gyrotonic Sales Corp. posee aproximadamente 34 registros activos para la marca extranjera GYROKINESIS (denominativa) en el extranjero, junto con varias solicitudes pendientes. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: – La palabra Gyrokinesis no tiene significado en el idioma castellano, es frecuentemente utilizado en el mercado para referirse a la combinación de métodos para mejorar la musculatura, la energía del cuerpo y la forma cómo nos movemos, constituyéndose por lo tanto en un término descriptivo que no será capaz de distinguir servicios en el mercado e indicar un origen empresarial determinado. – El signo solicitado informa directamente los servicios que se distinguirán con el mismo, por lo que no se puede conceder, de forma exclusiva, derechos sobre el mencionado signo, excluyendo a los demás competidores. – El signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, siendo que resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues daría una ventaja injusta. – El hecho que el signo solicitado haya sido registrado en otros países no implica que deba, necesariamente, ser registrado por el INDECOPI, toda vez que el análisis que realiza la autoridad competente es independiente y atiende a criterios particulares y legislaciones distintas. 5.
Sentencia de Primera Instancia: 12. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: – La palabra Gyrokinesis no se encuentra registrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que carece de significado en el idioma castellano. El término Gyrokinesis, además de carecer de significado, no se encuentra reconocido como una disciplina físico-mental ni como un deporte. – El consumidor medio no necesariamente debe saber que la palabra Gyrokinesis está formada por términos de origen griego, menos aún tiene por qué saber el significado de los mismos, por lo que para el consumidor medio ese término es uno de fantasía y no es descriptivo de los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.
Argumentos del recurso de apelación: 13. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando los siguientes argumentos: – Si bien el término Gyrokinesis carece de significado en el idioma castellano, ello no lo hace dejar de ser descriptivo, puesto que dicha palabra es frecuentemente utilizada en el mercado de servicios de instrucción de ejercicios físicos y, por tanto, es conocido por los consumidores.
Por ello,de concederse un derecho de exclusiva sobre el mismo, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores que brindan el mismo servicio de poder usar dicho término. Por tanto, la denominación Gyrokinesis debe encontrarse a disposición de cualquier competidor para la promoción de sus servicios en el mercado, tal como viene sucediendo. – Gyrotonic Sales Corp. ha admitido, en su escrito de interposición de demanda, que el término Gyrokinesis resulta descriptivo para los servicios de la Clase 41 que pretende distinguir, en tanto hace alusión directa a la combinación de métodos para mejorar la musculatura, la energía del cuerpo, la respiración y el movimiento.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La irregistrabilidad de algunos signos por falta de distintividad. 2. Signos en idioma extranjero (griego). 3.
Signos descriptivos. (Gyrokinesis) 4. Marcas de fantasía. 5. Marcas evocativas. 6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA IRREGISTRABILIDAD DE ALGUNOS SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 15. Gyrotonic Sales Corp. solicita el registro del signo GYROKINESIS para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, el INDECOPI denegó de oficio el registro del signo por considerar que carecía de distintividad al resultar descriptivo. 16.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 17.
En cuanto al requisito de la distintividad, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1333, de 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 18. Este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 232-IP-2014, ha manifestado que se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. Asimismo, ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 19. La Sala consultante al evaluar la distintividad del signo MC (denominativo) deberá tomar en cuenta que el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de signos conformados por letras y números, combinados o no, con significado o no, pero que cumplan la función de ser distintivos en el mercado para los productos o servicios que pretendan distinguir. 20.
En consecuencia, la Sala consultante debe analizar en el presente caso, si el signo GYROKINESIS (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO (GRIEGO). 21. La sentencia emitida en primera instancia afirma respecto del signo GYROKINESIS (denominativo) que el consumidor medio no necesariamente debe saber que la palabra gyrokinesis está formada por términos de origen griego, menos aún tiene por qué saber su significado. En ese sentido, este Tribunal considera importante realizar un análisis de los signos constituidos por palabras en idioma extranjero. 22.
En el Proceso 59-IP-2013, de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.
Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP- 2012 de 12 de septiembre de 2012).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 23.
La Sala consultante deberá determinar si la partícula “gyrokinesis” del signo solicitado sería o no una palabra de conformación de términos griegos conocidos por el público consumidor
1. SIGNOS DESCRIPTIVOS (GYROKINESIS) 24. La demandante Girotonic Sales Corp sustenta su demanda en que el signo solicitado GYROKINESIS (denominativo) no resulta descriptivo de los servicios que combinan diversos métodos orientados a mejorar los músculos, la flexibilidad, la fluidez, la relajación y el movimiento del cuerpo. La Sala consultante se cuestiona el que si la palabra que constituye el signo puede ser descriptiva aun cuando no tiene significado en el idioma español. 25.
Aunado a lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-IP-2015: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.” Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
Ahora bien, lo que es de uso descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 26.
La Sala consultante debe determinar si la expresión GYROKINESIS es una palabra descriptiva en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro.
2. MARCAS DE FANTASÍA. 27. La demandante afirma que el término GYROKINESIS identifica el origen empresarial de Gyrotonic Sales Corp. en vez de describirlos y dar cualquier característica del mismo. La Sala consultante cuestiona el que se pueda considerar descriptivo un término aplicado para describir un servicio creado por la solicitante. 28.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211- IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. En el presente caso, la Sala consultante deberá determinar si el signo GYROKINESIS (denominativo) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. 3.
MARCAS EVOCATIVAS. 29. De igual modo el Juez de primera instancia afirma que la palabra girokinesis no tiene significado y no se encuentra reconocido como una disciplina físico mental. Con relación a ello, este Tribunal considera necesario analizar el fundamento de las marcas evocativas. 30. En relación a lo antes expuesto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló: “En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’.
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca’.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado”. En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. 31. Corresponderá la Sala consultante determinar si el signo GYROKENESIS (denominativo), resulta de fantasía o si es un signo evocativo que para aderezo o condimento, en consecuencia, el consumidor deba hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con dichos productos.
4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 32. Gyrotonic Sales Corp. sustenta en su demanda que posee aproximadamente 34 registros activos para la marca extranjera gyrokinesis (denominativa) en el extranjero, junto con varias solicitudes pendientes. 33. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17- IP-2013: “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.
O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”.
No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Un signo para ser registrado debe cumplir con el requisito de distintividad. La Sala consultante al evaluar la distintividad del signo GYROKINESIS (denominativo) cumple con la función de ser distintivos en el mercado para los servicios que pretende distinguir.
SEGUNDO: La Sala consultante deberá determinar si la partícula “GYROKINESIS” sería o no una palabra constituida por términos en griego conocido por el público consumidor.
TERCERO: La Sala consultante debe establecer si la palabra GYROKINESIS es descriptiva en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.
CUARTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.
En este caso, la Sala consultante deberá determinar si el signo GYROKINESIS (denominativo) constituye un signo de fantasía respecto de los bienes que distingue.
QUINTO: De conformidad En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
En este caso, la Sala consultante deberá determinar si el signo GYROKINESIS (denominativo) constituye un signo dotado que puede ser un significado que puede ser comprendido por el consumidor.
SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Proceso 148-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…)