[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 26-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01037-2012-0-1801-JR-CA-15.
Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca mixta GRUPO FAMILIA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 1037-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01037-2012-0-1801-JR-CA-15.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.
A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 11 de agosto de 2008, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. (Colombia), solicitó el registro como marca del signo mixto GRUPO FAMILIA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: “tratamiento de materiales”. 2.
El 20 de octubre de 2008, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., formuló oposición al registro solicitado sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas: FAMILIA (Certificado No. 81471 – Clase 16) y, FAMILIA (Certificado No. 79454 - Clase 16)[1]; para amparar “papeles de toda clase y para todo uso”. Adicionalmente señala que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. ha intentado obtener la cancelación de la marca registrada FAMILIA; sin embargo, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada dicha acción. 3.
El 13 de octubre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 002194-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. 4. El 09 de noviembre de 2010, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.
El 5 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2751-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 002194-2010/CSD- INDECOPI, y denegó el registro solicitado. 6. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 7.
El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Quince de 7 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda. 8. La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9.
Mediante providencia de 16 de septiembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10.
Manifiesta, que mediante Resolución No. 030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI canceló parcialmente el registro de la marca FAMILIA (Certificado No. 81471), limitándolo a “papel higiénico y servilletas”. 11. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles. Tampoco existe vinculación entre los “servicios” que pretende distinguir el signo solicitado (Clase 40), con los “productos” que amparan las marcas registradas (Clase 16).
Lo anterior ha sido confirmado por el INDECOPI en sendos pronunciamientos. 12. Complementa, que lo anterior vulnera los principios de predictibilidad, legalidad e igualdad ante la ley. 13. Agrega, que no es común que las empresas que se dedican a los servicios de tratamiento de materiales se dediquen también a la comercialización de productos de la Clase 16, ya que para la prestación de los mencionados servicios y la fabricación de los productos de la Clase 16 se utiliza una infraestructura y maquinaria diferente, así como personal especializado en áreas distintas, siendo la tecnología en uno y otro caso completamente distinta. b. Argumentos de la contestación de la demanda.
El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14. Manifiesta, que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de confusión. Por lo tanto, al no ser rebatido por el demandante, el análisis debe centrarse en la existencia de conexión competitiva. 15. Agrega, que los servicios de tratamiento de materiales de la Clase 40, entre ellos tratamiento de papel, y los productos de la Clase 16, papel higiénico y servilletas, presentan conexión competitiva.
Por lo tanto, si se concede el registro solicitado, se estaría atentando contra el derecho del consumidor a elegir libremente. 16. Arguye, que el examen de registrabilidad que realiza la Autoridad Nacional es independiente a los efectuados con anterioridad por otras oficinas de registro de marcas o por la propia oficina. La sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 17.
Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista conceptual, gráfico y fonético. 18. Agrega, que del examen en conjunto y sucesivo se desprende que el elemento relevante de los signos en conflicto es la denominación FAMILIA. 19. Manifiesta, que el servicio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los productos que amparan las marcas registradas.
Por lo tanto se configura el riesgo de conexión competitiva. 20. Arguye, que el demandante ha tratado de apropiarse en reiteradas oportunidades de signos confundibles con la marca FAMILIA. Por lo tanto, se configura una causal de mala fe. c. Sentencia de Primera Instancia. 21. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Quince de 7 de febrero de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando: “(…) este órgano jurisdiccional considera con respecto a la vinculación entre los productos y servicios evaluados que cierta relación entre los productos puede crear grados de conexión competitiva, siendo ello, en el caso concreto se observa que por una parte el signo solicitado a inscripción pretende identificar servicios de la Clase 40 (vinculada al tratamiento de materiales) y de otra que el signo opuesto (marca <<>FAMILIA>>) se encuentra comprendido en la Clase 16 (vinculado a productos de papel higiénico y servilletas luego del procedimiento de cancelación parcial administrativa).
Atendiendo a ello se considera de la naturaleza de los productos contenidos en la oposición (papel higiénico y servilletas) que dada su producción, dichos productos (sic) requieren usualmente del tratamiento previo del papel; en consecuencia, si bien es cierto en un primer momento se podría advertir que los servicios y productos no guardarían un mayor grado de conexión, ello tiene que ser valorado apreciando el desenvolvimiento de sus actividades productivas y de la percepción que aquella pueda generar en el consumidor medio, siendo que usualmente se vincula a la actividad de tratamiento de materiales (en específico el tratamiento en el caso de papeles y cartones) a la producción, entre otros, de hojas de papel, papel higiénico, etc.
Hecho que puede llevar a un consumidor a considerar que el servicio prestado acarreará la producción de tales productos. (…) Estando a lo expuesto, esta judicatura encuentra un grado aceptable de conexión competitiva en cuanto a los servicios y productos descritos. (…) Que, asimismo, en cuanto a la discriminación entre la prestación de productos o servicios en ambos signos, debe considerarse que dicho aspecto no constituye un criterio relevante para la determinación de la conexión competitiva cuestionada, toda vez que es una práctica común en el mercado que algunas empresas se dediquen a la fabricación de los productos que algunas empresas comercializan.
(…) Que, asimismo conviene agregar, que si bien es cierto la conexión competitiva se encuentra vinculada a la naturaleza de los productos, esto no constituye un hecho aislado respecto a los factores de confusión que se pueden presentar en las marcas en conflicto, en concreto <<GRUPO FAMILIA>> y <<>FAMILIA>>. En tal sentido, si bien no constituye un argumento de la demandante el grado de similitud entre los signos, debe tenerse presente que para efectos de la determinación de la conexión competitiva, los signos contrapuestos pueden generar un grado de confusión con respecto al origen empresarial de los productos o servicios ofertados en el mercado”. d. Recurso de apelación. 22.
La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó: i) Que los criterios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la determinación del riesgo de conexión competitiva son de carácter objetivo y, por lo tanto, no susceptibles de interpretación por el operador jurídico; el juzgador de instancia erróneamente interpretó estos criterios en el caso sub examine, incurriendo en un análisis subjetivo; ii) Que el principio de especialidad circunscribe y limita el derecho de exclusiva que se otorga solamente a productos para los cuales el signo goza de protección y a otros semejantes y/o con conexión competitiva; iii) Que en la Clase 40 no existe ninguna otra marca registrada que emplee el término FAMILIA; además, en la Clase 16 coexisten de manera pacífica una multiplicidad de marcas que emplean el término FAMILIA.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486[2]. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando el servicio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los productos que distingue la marca registrada y comparten además un término denominativo de uso común”. 24.
Se hará la Interpretación solicitada. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. D. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras de uso común. E. La conexión competitiva (Clases 16 y 40). F. La autonomía de la oficina de registro de marcas.
C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 26. En el proceso interno se debate si el signo mixto GRUPO FAMILIA es confundible con las marcas denominativas y mixtas FAMILIA. Por tal motivo, es necesario desarrollar el tema propuesto. 27.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 109-IP-2012: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.
El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[3] Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. – Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 28.
En consecuencia, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. 29.
En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca mixta FAMILIA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. 30. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55- IP-2013.
“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[4], logotipos[5], íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP- 2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas establecidas para el mismo: – Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 31.
Los signos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra conformado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte denominativa compuesta. 32. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 33. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 34.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 35.
En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos GRUPO FAMILIA y FAMILIA. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 36. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca denominativa FAMILIA.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. 37. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 38.
Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, determinadas en el acápite anterior. 39. Como quiera que el signo mixto GRUPO FAMILIA se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tener en cuenta los parámetros establecidos en el acápite anterior para los signos compuestos. 40.
En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca denominativa FAMILIA. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS CONFORMADOS POR PALABAS DE USO COMÚN. 41. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los criterios para determinar el riesgo de confusión entre signos mixtos, cuando el servicio que pretende distinguir el signo solicitado se encuentra vinculado con los productos que distingue la marca registrada y comparten además un término denominativo de uso común? 42.
En este marco, es apropiado referirse al análisis de registrabilidad de los signos compuestos por palabras de uso común. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas[6]. (…) Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus (…) de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 43.
El juez consultante debe determinar si la palabra FAMILIA es de uso común en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común. E. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 16/40). 44.
El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza: “tratamiento de materiales”. Los opositores amparan productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “papeles para toda clase y para todo uso”. 45. Como quiera que el INDECOPI argumentara que los servicios y productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva, se abordará el tema propuesto. 46.
Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del Proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad[7] y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.
En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”. 47. El juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. F. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTROS DE MARCAS. 1.
Como quiera que la demandante sostuvo que el INDECOPI debió remitirse a anteriores pronunciamientos para tratar la conexión competitiva, se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de una marca, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[8] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”[9].
No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servico es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general.
SEGUNDO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos GRUPO FAMILIA y FAMILIA, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia.
TERCERO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto GRUPO FAMILIA y la marca denominativa FAMILIA, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente providencia.
CUARTO: El juez consultante debe determinar si la palabra FAMILIA es de uso común en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común QUINTO: El juez consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.
SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Signos Distintivos debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 26-IP-2015 ----------------------- [1] Pendiente de resolver recurso de apelación. En virtud de la Resolución No. 13281-1999/OSD-INDECOPI se otorgó en primera instancia el registro solicitado. [2] Decisión 486 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”, [3] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [4] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [5] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. [6] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de las marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. [7] Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.
En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.
(Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). [8] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [9] Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.