TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 032-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: AQUASORB (denominativa).
Demandante: CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. Proceso interno: 3140-2012-0-1801-JR-CA-07. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 20 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 3140-2012-0-1801-JR-CA-07.
El auto de 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú Tercero interesado: VAMONT S.A. Hechos.
El 29 de abril de 2010, VAMONT S.A. solicitó la nulidad del registro de la marca AQUASORB (denominativa), inscrita con Certificado de registro 161470, registrada a favor de CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. (en adelante, BIOQUÍMICA INTERNACIONAL), en la Clase 1 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), sobre la base de la titularidad de la marca HIDROSORB (denominativa), inscrita con Certificado 146400, para distinguir productos en la misma Clase 1.
El 21 de enero de 2011, mediante Resolución 136-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por VAMONT S.A. contra el registro de la marca AQUASORB (denominativa), inscrita a favor de BIOQUÍMICA INTERNACIONAL. El 4 de febrero de 2011, VAMONT S.A. presentó apelación contra la Resolución 136-2011/CSD-INDECOPI.
El 12 de abril de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución 599-2012/TPI-INDECOPI, la misma que, revocando la Resolución emitida por la Comisión, anuló el registro de la marca AQUASORB (denominativa). El 30 de abril de 2012, BIOQUÍMICA INTERNACIONAL interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 599-2012/TPI-INDECOPI.
El 13 de junio de 2014, mediante Resolución 11, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecilidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda. El 23 de junio de 2014, BIOQUÍMICA INTERNACIONAL S.A.C. presentó recurso de apelación. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, por Resolución número Tres, de 10 de septiembre de 2014, solicitó, a este Tribunal, interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Argumentos de la demanda.
BIOQUÍMICA INTERNACIONAL interpuso demanda en la que manifiesta que: Tanto la Comisión de Signos Distintivos como el Tribunal de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, concuerdan que las grafías y fonéticas son diferentes. Se reconoce que se encuentran registradas en la Clase 1, marcas a favor de distintos titulares que incluyen la partícula SORB, tales como AMOSORB, CHIMASSORB, HYSORB, INTELLISORB, COSMO-SORB, entre otras.
Igualmente, en la misma Clase 1 se encuentran registradas a favor de distintos titulares, marcas que incluyen la partícula AQUA, como AQUA BLUE, AQUA TRAC, AQUA-CAL, AQUA-CHLOR y logotipo, AQUA-CLEAR, entre otras. Finalmente, también en la Clase 1 se encuentran registradas diversas marcas de diversos titulares que incluyen la partícula HIDRO, tales como: BIO HIDROCID PH, HIDROFERT CÍTRICOS 100% BIO-ASIMILABLE y logotipo, HIDROMAG, AQUA-CHLOR y logotipo, AQUA-CLEAR, entre otras.
La Sala expresa que el término AQUA es una variación del término del idioma italiano ACQUA, cuya traducción al castellano es agua, afirmación temeraria por cuanto de un examen lingüístico del término y comparado con el término HIDRO, existen grandes diferencias. Es la propia Sala quien incurre en una grave equivocación cuando pretende y afirma que existe un posible riesgo de confusión que se puede dar con las marcas en disputa, a nivel gráfico y fonético y de concepto.
Como se podrá apreciar gráfica y fonéticamente son distintos entre sí, y conceptualmente cada uno responde a una descripción lingüística distinta. Adicionalmente de lo expresado por la Sala, afirmamos que ésta reconoce que existen marcas que ostentan los términos AQUA, HIDRO y SORB pero lo más importante es que dichas marcas se encuentran actualmente en el mercado.
Asimismo, reconoce que las diferentes marcas que figuran en el mercado y ostentan los términos AQUA; HIDRO y SORB, pertenecen a la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: Existe riesgo de confusión entre las marcas AQUASORB (denominativa) e HIDROSORB (denominativa), por cuanto comparten el mismo concepto, fácilmente perceptible para el consumidor de productos agrarios.
Ambos signos comparten la definición del elemento natural AGUA, vinculado íntimamente a las labores agrícolas, definición que se ve reforzada debido a que ambas denominaciones distinguen productos relacionados con el agro, pertenecientes a la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Desde el punto de vista conceptual, tanto la marca anulada AQUASORB (denominativa) como la marca registrada HIDROSORB (denominativa) constituyen signos conformados por la conjunción de la partícula SORB antecedida por la palabra AQUA e HIDRO, respectivamente.
Existiendo similitud conceptual entre el término AQUA y el término HIDRO. Por ello, los signos confrontados dan a entender al consumidor un concepto similar, con lo que los consumidores de productos vinculados al agro pueden realizar una asociación que, en realidad no existe. Los signos comparten un mismo concepto, definición o idea central, lo que, aunado al hecho que distinguen los mismos productos, genera que ambas denominaciones sean confundibles, debido a que su coexistencia podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca que conocen en el mercado, inscrita a favor de VAMONT S.A., o una nueva línea de productos que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre ambas empresas.
El riesgo de confusión se produce concretamente entre la denominación AQUASORB y la marca registrada HIDROSORB (denominativa) pero no con las demás marcas conformadas por los términos AQUA, HIDRO y SORB, registradas en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. La semejanza conceptual entre las marcas AQUASORB (denominativa) e HIDROSORB (denominativa) no se genera con los otros signos registrados conformados por los términos mencionados.
Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado VAMONT S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que: Las marcas HIDROSORB (denominativa) y AQUASORB (denominativa) eran conceptualmente iguales, lo que a su vez generaba riesgo de confusión en el mercado por distinguir ambas productos de naturaleza similar.
Tratándose de signos denominativos, debe tomarse en cuenta, entre otros criterios, el de la semejanza conceptual y, si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva, esto es el elemento compositivo HIDRO, que significa AGUA y el término AQUA, que es la locución latina para significar también AGUA.
En ese sentido, desde el punto de vista del aspecto conceptual, estamos frente a marcas que sugieren o evocan un mismo concepto, expresándolo en forma muy similar, lo que también es un factor que determina la similitud en grado de confusión. Es conceptualmente idéntica a la marca HIDROSORB (denominativa) registrada con anterioridad por VAMONT S.A. (denominativa) pues ambas apuntan al mismo significado y distinguen productos de similar naturaleza y, puesto que el examen comparativo de las marcas ha de realizarse tomando principalmente las semejanzas que las diferencias, las marcas en cuestión resultan similares en grado de causar riesgo de confusión. Sentencia de Primera Instancia La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: Absolviendo los argumentos expuesto por la demandante para sustentar que la marca AQUASORB (denominativa) no sería confundible con la marca HIDROSORB (denominativa), al efectuar el examen comparativo entre las marcas en conflicto, se determina que ambos signos son semejantes desde el punto de vista conceptual al evocar el mismo concepto, y que aunado al hecho que ambos signos distingan productos de la misma clase en la Clasificación Internacional de Niza, genera un mayor riesgo de confusión en el público consumidor, lo que imposibilita su coexistencia pacífica en el mercado.
El hecho de que existan marcas registradas en la Clase 1 que contengan los términos AQUA, HIDRO y SORB en su conformación, no sería argumento suficiente para mantener el registro de la marca AQUASORB (denominativa), toda vez que el riesgo de confusión se produce concretamente en relación con la marca HIDROSORB (denominativa) registrada a favor de VAMONT S.A., mas no con las otras marcas.
De acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente resolución, no se advierte que lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante la Resolución 599-2012/TPI-INDECOPI, que dispuso revocar la Resolución 136-2011/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, anular el registro de la marca AQUASORB (denominativa) para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, incurra en alguna causal de nulidad.
Argumentos del recurso de apelación: BIOQUÍMICA INTERNACIONAL presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: De acuerdo con lo probado en el expediente del proceso administrativo seguido en INDECOPI, se ha establecido que las marcas comercializadas al público, así como su origen empresarial, son perfectamente distinguibles.
Si a esto agregamos que la marca HIDROSORB (denominativa) es una marca débil por cuanto existen en el mercado otros productos con el mismo nombre, pertenecientes a distintos titulares, se establece que no existe riesgo de confusión. Solicitud del Juez consultante. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a los: Criterios para determinar el riesgo de confusión por identidad conceptual entre términos que forman parte de un signo denominativo, cuyo significado es conocido por el consumidor medio, y que además los productos que distinguen se encuentran vinculados.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.
Comparación entre marcas denominativas. Partículas de uso común en productos de la Clase 1 (HIDRO, AQUA y SORB). La marca débil. Signos evocativos. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.
Se abordará el tema con el fin de dar respuesta a la duda del Juez consultante y en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo AQUASORB (denominativo) cuya nulidad se solicita y la marca HIDROSORB (denominativa) registrada a favor de VAMONT S.A.; y, de que el Tribunal del INDECOPI anuló la marca por confusión. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Al analizar la posible similitud ideológica de los signos en conflicto, se deberá tomar en cuenta que el signo cuya nulidad se solicita está compuesto por el término AQUA, y la marca compuesta por el término HIDRO, por lo que, el Juez consultante deberá determinar si dichos signos evocan la misma idea.
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. Comparación entre marcas denominativas.
El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo cuya nulidad se solicita AQUASORB es denominativa y la marca sobre la base de la cual se solicita la nulidad HIDROSORB es también denominativa. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Partículas de uso común en productos de la Clase 1 (HIDRO, AQUA y SORB). La marca débil.
El Tribunal interpretará el tema en virtud a que a lo largo del proceso se cuestiona si los términos HIDRO, AQUA y SORB son de uso común para la Clase 1 y, por lo tanto, su inclusión en diferentes signos distintivos hace que dicho signo se torne en débil. Partículas de uso común. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).
El Juez consultante debe determinar si el signo AQUASORB (denominativo) es de uso común en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, o si utiliza elementos de uso común, siendo así deberá analizar el signo en su conjunto y deberá tomar en consideración que al ser denominativo no cuenta con elementos adicionales. La marca débil.
La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).
El titular de una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. Signos evocativos. Se manifiesta que los términos AQUA e HIDRO son evocativos, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos.
Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.
El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.
(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el Juez Consultante deberá analizar si el término AQUA es evocativo para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
Al analizar la posible similitud ideológica de los signos en conflicto, se deberá tomar en cuenta que el signo cuya nulidad se solicita está compuesto por el término AQUA, y la marca compuesta por el término HIDRO, por lo que, el Juez consultante deberá determinar si dichos signos evocan la misma idea.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.
CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.