[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 28-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02879-2012-0-1801-JR- CA-12.
Actor: MERCK SHARP & DOHME CORP. Patente: “FORMULACIONES DE ÁCIDO HIDROXÁMICO SUBEROILANILIDA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 2879-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de fecha 19 de enero de 2015, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 02879- 2012-0-1801-JR-CA-12.
El auto emitido por el Tribunal el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. A. Antecedentes. Demandante: MERCK SHARP & DOHME CORP. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 16 de mayo de 2006, las sociedades MERCK & CO. INC. y ATON PHARMA INC., reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras No. 60/693,128 y No. 60/682,875, presentadas en los Estados Unidos de América el 23 de junio de 2005 y el 20 de mayo de 2005, solicitaron el otorgamiento de la patente de invención denominada: FORMULACIONES DE ÁCIDO HIDROXÁMICO SUBEROILANILIDA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS.
Una vez publicada no se formularon oposiciones. 2. El 14 de mayo de 2007, la sociedad ATON PHARMA INC., cedió sus derechos sobre la patente a favor del co-solicitante MERCK & CO. INC. 3. El 06 de septiembre de 2007, la sociedad MERCK & CO. INC., adjuntó nuevo pliego enmendado 26 reivindicaciones, señalando que no constituye ampliación de la invención originalmente presentada.
Asimismo, acompaño copia simple del documento de transferencia de derechos otorgado por la sociedad ATON PHARMA INC. 4. Mediante proveído de fecha 14 de septiembre de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, consideró como único solicitante a la sociedad MERCK & CO. INC. 5. El 07 de marzo de 2008, la sociedad MERCK & CO.
INC., adjuntó nuevo pliego enmendado de 42 reivindicaciones, destacando que no se constituye en una ampliación de la invención originalmente presentada. 6. El 09 de junio de 2008, se emitió el Informe Técnico VDG 24-2008, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 32, 36, 40 y 41 de fecha 7 de marzo de 2008 implican una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud originalmente presentada, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 35 y 42 de fecha 7 de marzo de 2008, referidas a usos, no son susceptibles de patentarse de acuerdo a la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…), por lo que deben suprimirse del pliego reivindicatorio; iii) Las reivindicaciones 1 a 31, 33, 34, y 37 de fecha 7 de marzo de 2008 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”.
Dicho informe fue notificado. 7. El 06 de octubre de 2008, la sociedad MERCK & CO. INC., adjuntó nuevo pliego de 29 reivindicaciones. 8. El 03 de septiembre de 2009, se emitió el Informe Técnico VDG 24- 2008/a, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 25 de fecha 6 de octubre de 2008 carecen de concisión, por lo que no cumplen con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 26 a 29 de fecha 6 de octubre de 2008 no cumplen con el requisito de unidad de invención del artículo 25 de la Decisión 486”.
Dicho informe no fue notificado. 9. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001439-2009/DIN-INDECOPI de 28 de octubre de 2009, denegó la patente de invención solicitada. 10. La sociedad MERCK & CO. INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 11. El 18 de junio de 2010, la sociedad MERCK & CO.
INC., cambió su denominación social a MERCK SHARP & DOME CORP. Mediante proveído de fecha 14 de julio de 2010, el Secretario Técnico de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI tuvo presente dicha modificación. 12. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, dispuso la realización de un Informe Técnico sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 13.
El 12 de diciembre de 2011, se emitió el Informe Técnico PR 20-11, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 25, presentadas junto con el escrito de fecha 6 de octubre de 2008, no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 26 a 29, presentadas junto con el escrito de fecha 6 de octubre de 2008, no cumplen con el requisito de unidad de invención del artículo 25 de la Decisión 486”.
Dicho informe no fue notificado. 14. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0212-2012/TPI-INDECOPI de 03 de febrero de 2012, confirmó la Resolución No. 001439-2009/DIN-INDECOPI de 28 de octubre de 2009, que denegó la patente de invención solicitada. 15. La sociedad MERCK SHARP & DOME CORP., presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo y de todo lo actuado hasta el momento en que se conculcó el derecho de defensa, debiéndose ordenar a la autoridad administrativa notifique el Informe Técnico VDG 24-2008/a, y le conceda un plazo prudencial no menor a diez (10) días para que haga valer su derecho de defensa y sólo después de eso dictar Resolución de Primera Instancia. Subsidiariamente, pretendió la nulidad de la Resolución No. 0212-2012/TPI-INDECOPI de 03 de febrero de 2012 y de todo lo actuado hasta el momento en que se conculcó el derecho de defensa, debiéndose ordenar a la autoridad administrativa notifique el Informe Técnico PR 20-11 y le conceda un plazo prudencial no menor a diez (10) días para que haga valer su derecho de defensa, y sólo después de eso dictar Resolución de Segunda Instancia. 16.
El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 24 de marzo de 2014, declaró improcedente la demanda en torno a la pretensión principal; e, infundada respecto de la pretensión subordinada. 17.
La sociedad MERCK SHARP & DOME CORP., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 18. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 19. Manifiesta, que si bien la autoridad nacional tenía todo el derecho a decretar de oficio el Informe Técnico VDG 24-2008/a, no podía de ninguna manera omitir el deber de notificarlo al solicitante, más aún cuando fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI.
En consecuencia, se transgredió el debido proceso y en particular el derecho de defensa. 20. Agrega, que lo anterior ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional y la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, Lima, República del Perú. 21. Adiciona, que mal obra la Autoridad Nacional al invocar el artículo 45 de la Decisión 486 como sustento para no notificar los informes técnicos, ya que dicha disposición normativa aplica para los eventos en que el Informe Técnico es proferido por un examinador interno de la Oficina de Patentes; en el caso concreto, el artículo aplicable era el 46 de la Decisión 486 y, por lo tanto, se debía realizar la debida notificación. 22.
Indica, que en relación al Informe Técnico PR 20-11, igualmente se transgredió el debido proceso y en particular su derecho de defensa, al no realizarse la debida notificación. Lo anterior, ha sido reiterado por la Sala Civil Transitoria y Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, Lima, República del Perú. b. Argumentos de la contestación de la demanda.
El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 23. Indica, que los argumentos de la demandante carecen de sustento, por cuanto sólo es obligatoria la notificación del primer Informe Técnico. Por lo tanto, no ha existido ninguna vulneración al Derecho al Debido Proceso. 24. Adiciona, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera. 25.
Complementa, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable. 26. Agrega, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia. 27.
Complementa, que sin perjuicio de lo anterior notificó los informes a la demandante en dos (2) oportunidades. 28. Adiciona, que lo que se notifica no son los Informes Técnicos, sino los puntos que deben ser subsanados. 29. Arguye, que recientemente la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad únicamente se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico que se recabe con motivo de un procedimiento de solicitud de patente; constituyendo una facultad y no una obligación notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego”. c. Sentencia de Primera Instancia. 30.
El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 24 de marzo de 2014, declaró improcedente la demanda en torno a la pretensión principal; e, infundada respecto de la pretensión subordinada, argumentado que: “(…) 4.1.
Por los fundamentos expuestos, se concluye en primer lugar que el sustento de la pretensión principal está orientado a la denuncia de la afectación al principio del debido procedimiento administrativo, alegando que ello se produjo al no haberse notificado el Informe Técnico VDG 24-2008/a expedido en primera instancia, lo que vulneró el derecho de defensa de la demandante.
Sin embargo, es preciso señalar que en sede administrativa esta parte no formuló objeción al hecho de que se le notificara el Informe Técnico VDG 24-2008/a conjuntamente con la Resolución denegatoria de primera instancia, y que dicho acto procedimental le causara perjuicio o que vulnerara su derecho de defensa. 4.2. En ese mismo sentido, no habiendo sido tal la circunstancia objeto de discusión en sede administrativa, no podría tampoco serlo en el presente proceso judicial (…).
Por lo que no habiendo un pronunciamiento de fondo que respecto de la pretensión principal de por agotada la vía administrativa, ésta deviene en improcedente. No obstante, a manera ilustrativa y sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia –en atención a la razones precitadas- este Juzgado realizó un análisis de los argumentos expuestos por la demandante en su pretensión principal, y se determinó que los mismos no resultarían amparables, toda vez que no se demostraría que haya existido vulneración al principio del debido procedimiento, así como afectación a su derecho de defensa, dado que no era obligación de la Administración notificar todos los informes de los expertos que se emitan con respecto al examen de patentabilidad, más allá de los presupuestos establecidos en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. 4.3.
Por otra parte, con respecto a la pretensión subordinada, ésta tampoco resulta amparable por los fundamentos expuestos en la presente resolución; siendo infundada la misma. (…)”. d. Recurso de apelación. 31. En el escrito de Recurso de Apelación, la sociedad MERCK SHARP & DOME CORP., reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó que la sentencia de primera instancia realiza una lectura equivocada de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, ya que: i) Las aludidas disposiciones normativas regulan dos (2) supuestos diferentes: El artículo 45, se refiere al examen previo de patentabilidad, mientras que el artículo 46 alude a la facultad de solicitar a terceros expertos en la materia su opinión frente a la patentabilidad de la invención. Así las cosas, la correcta lectura es que “la Oficina de Patentes ‘podrá notificar al solicitante estas segundas y terceras observaciones cuando estas existan’ y, no ‘no podrá notificar al solicitante estas segundas y/o terceras observaciones, cuando estas no existan’”; ii) Adicionalmente, se evidencia que en el caso concreto el INDECOPI solamente cumple con el supuesto contemplado en el artículo 46, y omite realizar el examen previo de patentabilidad; iii) El tercero experto no es parte del procedimiento administrativo y “no puede suponerse que entre éste y el solicitante se va a producir una suerte de ‘conflicto trilateral’ con réplicas y/o dúplicas”; iv) La lectura correcta de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 alude a que tanto las observaciones como la opinión de los expertos deben notificarse al solicitante para salvaguardar el Derecho de Defensa.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 32. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “(…) 1. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486”.[1] 33. Se hará la interpretación solicitada. CUESTIONES A INTERPRETARSE.
A. La naturaleza de los dictámenes de incumplimiento. B. La notificación de los informes técnicos. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE INCUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL. 34. El INDECOPI sostuvo que la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad únicamente se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico que se recabe con motivo de un procedimiento de solicitud de patente; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego” 35.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera relevante abordar el tema propuesto. 36. Mediante una línea jurisprudencial consolidada[2], se ha establecido que los dictámenes de incumplimiento son un requisito de procedibilidad y no son vinculantes. En este sentido, se reitera lo expresado en la Sentencia de 21 de agosto de 2001, publicada en la Gaceta Oficial No. 839 de 25 de septiembre de 2002, y expedida en el marco del proceso 34-AI-2001: “(…) ratifica el Tribunal su criterio de que al igual que sucede en el Derecho Comunitario de la Unión Europea, los dictámenes motivados previos a la acción de incumplimiento no son vinculantes, esto es, que no aparejan, en cuanto a su contenido material, la constitución de situaciones jurídicas definitivas ni en relación con el País Miembro respecto del cual se profieren, ni en relación con quien interpuso la queja de incumplimiento ante la Secretaría General, haya sido éste un País Miembro o un particular y, mucho menos, en relación con la decisión que haya de tomar el Órgano Judicial Comunitario.
Se trata, como ya se dijo en esta misma sentencia, de un requisito de procedibilidad de la acción, cuya presencia es indispensable (salvo omisión en su pronunciamiento por la Secretaría General), para que pueda darse curso a la demanda correspondiente. Corrobora el Tribunal su criterio ampliamente expuesto en anteriores pronunciamientos, en el sentido de que cuando la Secretaría General emite el dictamen motivado contemplado en los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal, para opinar en él que un País Miembro está incumpliendo determinadas obligaciones o para apreciar que, en su criterio, la conducta analizada es concordante con las previsiones del Ordenamiento Comunitario Andino, no está condenando ni absolviendo al País Miembro, tan sólo está expresando su opinión calificada acerca de la situación referida.
Por lo tanto, la expedición del dictamen motivado, no implica una manifestación de voluntad de la Secretaría General destinada a crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y concreta del País Miembro llamado a rendir las explicaciones que se le solicitan en la nota de observaciones. Tampoco constituye la emisión del dictamen, la culminación de un juicio de primera instancia adelantado ante la Secretaría General que, dependiendo de las circunstancias, deba ser revisado en segunda instancia por el Tribunal.
El dictamen no puede asimilarse jamás a un fallo de instancia y carece de sentido atribuirle los efectos propios de una sentencia o tan siquiera, como ya se dijo, los de un acto jurídico expedido para crear, modificar o extinguir un derecho particular o concreto. El dictamen, se repite, es tan sólo una opinión calificada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones de un País Miembro, emitida en desarrollo de las previsiones consagradas en el Tratado de Creación del Tribunal como un presupuesto procesal de la Acción de Incumplimiento.
Por consiguiente, independientemente de la forma que se haya utilizado para expedirlo, el dictamen no puede generarle al País Miembro, respecto del cual se pronuncia, nuevas ni consecuenciales obligaciones (incumplimiento de la Resolución que contiene el dictamen, por ejemplo), ni tampoco absolverlo de la responsabilidad por la conducta asumida que haga imposible la vía judicial por razón de haberse logrado el amparo de unos hipotéticos derechos adquiridos.
Tanto es claro lo uno como lo otro, que el propio Tratado Constitutivo del Tribunal deja ver en relación con lo primero, que la única consecuencia para el País Miembro derivada del dictamen, cuando es de incumplimiento, es la de que si éste “persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal”; y respecto de lo segundo, o sea, cuando el dictamen no fuere de incumplimiento, que “el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal”.
Las singularidades que se dejan planteadas, sobre la naturaleza jurídica y los efectos de los dictámenes de la Secretaría General, previos a la Acción de Incumplimiento, constituyen una ratificación de lo ya expuesto por el Tribunal en anteriores sentencias. Así, en la correspondiente al Proceso 24-AN-99, posición ratificada recientemente al dictar el fallo en los Procesos No. 89-AI-2000 y 01-AI-2001, afirmó: “Los dictámenes, que son las actuaciones de la Secretaría General cuya naturaleza y fines conviene ahora dilucidar y diferenciar, persiguen objetivos propios y cumplen una función específica dentro del procedimiento jurisdiccional que tiende a definir si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento que deba ser judicialmente sancionado”.
“En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes, emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial”.
“Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida”. (Sentencia del 2-II-2000. Proceso 24-AN-99. Publicada en G.O.A.C. No. 542 de 8-III-2000”. 37. Por lo tanto, el Tribunal considera que el Dictamen 01-2011 de 17 de octubre de 2011, no es vinculante para que este Tribunal emita su propio pronunciamiento.
B. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 38. La demandante argumentó si bien la autoridad nacional tenía todo el derecho a decretar de oficio el informe Técnico VDG 24-2008/a, no podía de ninguna manera omitir el deber de notificarlo al solicitante, más aún cuando fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. Se transgredió el debido proceso y en particular el derecho de defensa. 39.
El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486? 40. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En esencia, desde el punto de vista sustancial, los dictámenes emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial.
Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida SEGUNDO: El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante.
Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 28-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46 La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. [2] Se encuentra constituida de la siguiente manera: Proceso 24-AN-99.
Sentencia del 2 de febrero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 542, del 3 de marzo de 2000; PROCESO 72-AI-2000. Sentencia de 22 de agosto de 2001. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 714, de 17 de setiembre de 2001; Proceso 121-AI- 2003. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1163, de 1 de febrero de 2003.