TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 060-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 113, 115, 116 literal b) y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Diseño industrial: CEPILLO DENTAL. Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno Nº. 5554-2012-0-1801-JR-CA-04. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince VISTOS: El 22 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 113, 115, 116 y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 5554-2012-0- 1801-JR-CA-04;
El auto de 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Hechos. 1.
El 14 de junio de 2010, Colgate-Palmolive Company, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 29/351,994 presentada el 15 de diciembre de 2009 en Estados Unidos de América, solicitó el registro del diseño industrial para CEPILLO DENTAL. 2. El 9 de septiembre de 2010, se dictó la Orden de Publicación 660-2010, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 4 de octubre de 2010. 3.
El 18 de octubre de 2010, Dione Katiushka Concha García formuló oposición al diseño solicitado señalando que lleva varios años en el mercado de las cremas y cepillos dentales, por lo que tiene legítimo interés para formular oposición. 4. El 15 de noviembre de 2011, mediante Resolución 166-2011/CIN-INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del diseño industrial para CEPILLO DENTAL. 5.
El 5 de diciembre de 2011, Dione Katiushka Concha García presentó recurso de apelación contra la Resolución 166-2011/CIN-INDECOPI. 6. El 31 de julio de 2012, mediante Resolución 1316-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 166-2011/CIN-INDECOPI. 7. El 17 de agosto de 2010, Dione Katiushka Concha García interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1316-2012/TPI- INDECOPI. 8.
El 20 de marzo de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Dione Katiushka Concha García. 9. El 29 de mayo de 2014, Dione Katiushka Concha García interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 20 de marzo de 2013. 10.
El 3 de octubre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 113, 115, 116 y 122 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.
DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso demanda en la que manifiesta que: 11. En el Informe Técnico CEA 93-2011, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos. 12.
La forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo solicitado no constituye un elemento que lo dote de novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita a la solicitante ser protegida a través de un derecho de exclusiva. 13. De una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, no sería necesario presentar pruebas de apreciación técnica, para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito de novedad.
Argumentos de la contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que: 14. En el presente caso, tanto la Comisión como el Tribunal del INDECOPI ajustaron sus respectivas decisiones al marco legal. Así, luego de realizar los respectivos análisis normativos y doctrinarios, ambas instancias administrativas llegaron a la conclusión que el diseño industrial para CEPILLO DENTAL resulta novedoso y, por tanto, susceptible de protección. 15.
Dione Katiushka Concha García no aportó prueba alguna que demuestre que el diseño en cuestión constituye efectivamente una forma común y frecuente en el mercado. Esto se verifica fácilmente al revisar la resolución impugnada, en la cual se observará que la demandante nunca aportó medio probatorio alguno para sostener sus afirmaciones. 16.
Dione Katiushka Concha García manifestó que el diseño cuestionado carece de novedad ya que incluye características comunes a otros cepillos. Sin embargo, tampoco fundamentó sus argumentos con medios probatorios de fecha cierta que avalen lo que alega, lo cual suscitó que no sea posible realizar un examen comparativo que permita establecer si efectivamente existía algún antecedente que afecte la novedad del diseño solicitado.
Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY presentó contestación a la demanda señalando que. 17. Presentada la solicitud para el registro como diseño industrial de CEPILLO DENTAL, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI solicitó al experto que se pronuncie sobre si éste cumple o no con el requisito de novedad, por lo que dicho experto emitió el Informe Técnico CEA 93-2011, en el que luego de buscar los antecedentes, concluyó que el diseño industrial solicitado para CEPILLO DENTAL resulta novedoso. 18.
Dione Katiushka Concha García no demostró su legítimo interés, pues se limita a afirmar que está legitimada para formular oposición al diseño industrial solicitado, por encontrarse dentro del mercado de cepillos dentales. Sin embargo, no prueba su afirmación. 19. Dione Katiushka Concha García no fundamentó de manera alguna su posición, no presenta prueba alguna que respalde su afirmación en el sentido que el CEPILLO DENTAL cuyo registro como diseño industrial se solicita no sería novedoso.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 20. Estando a lo expuesto, se advierte que el Informe Técnico CEA 93-2011 emitido por el examinador de Patentes y Diseños Industriales, ha basado sus conclusiones en las diferencias existentes que se pueden apreciar entre ambos diseños, no siendo estas diferencias de carácter secundario, que impedirían el registro del diseño, sino diferencias notorias a la vista de cualquier consumidor o usuario del producto. 21.
El examinador concluyó que el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad y que los argumentos aportados por la opositora no afectan el requisito de novedad en el diseño industrial solicitado. Por otro lado, conceden al producto una apariencia particular que lo hacen más atractivo, moderno y novedoso a la vista, diferenciándolo de los demás. Dichos elementos, no obedecen exclusivamente a criterios técnicos, sino que permiten dar un mayor realce y visibilidad a los aspectos funcionales del diseño. 22.
Dione Katiushka Concha García no fundamentó su posición con medios probatorios idóneos que permitan establecer la falta de novedad en el diseño solicitado a registro, más aún si sus cuestionamientos están referidos al Informe Técnico CEA 93-2011. Por consiguiente, no corresponde amparar los argumentos de la demandante, toda vez que tratándose de las condiciones de registrabilidad que deben cumplir los diseños industriales, resulta necesario aportar medios probatorios de carácter técnico para respaldar sus alegaciones, teniendo en cuenta que los órganos resolutivos, tanto a nivel administrativo como judicial, fundamentan sus pronunciamientos con lo aportado y demostrado por las partes.
Argumentos del recurso de apelación. DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 23. El diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser considerado novedoso ya que constituye una forma usual en el mercado de cepillos, por lo que no satisface los requisitos de registrabilidad. 24.
Todos los mangos de los cepillos dentales son alargados, y la mayoría de ellos son arqueados para una mayor facilidad de agarre. Del mismo modo, la inclusión de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse que dichas características constituyen una apariencia particular. 25.
En el Informe Técnico CEA 93-2011 sólo se han exaltado las diferencias mínimas existentes entre las características de la cabeza del diseño solicitado sin tener en cuenta que otros cepillos dentales presentan cabezas con set de cerdas similares, con forma ovalada, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos. 26.
El diseño industrial solicitado para registro está constituido por la representación tridimensional de un mango de cepillo dental, el cual no presenta mayor diferencia respecto de los cepillos dentales que se encuentran en el mercado, sino que el mismo se limita a presentar diferencias secundarias, las cuales bajo ningún punto de vista pueden dotar de novedad al referido diseño. Solicitud del Juez consultante. 27.
El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: – Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 113 de la Decisión 486, respecto a qué debe entenderse por el término de apariencia particular que no cambia el destino o finalidad del producto. – Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 115 de la Decisión 486, respecto a qué requisitos debe reunir un diseño industrial para que sea considerado nuevo.
Asimismo, cómo se deben interpretar los supuestos y/o causales por las cuales se considera que un diseño industrial ha sido accesible al público, y cómo ha de interpretarse la eventual existencia de excepciones a la prohibición de accesibilidad al público. – Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 115 de la Decisión 486, respecto al nivel de protección que otorga la invocación de una fecha de prioridad extranjera para establecer la novedad de un diseño industrial. – Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 115 de la Decisión 486, respecto al límite existente entre un diseño industrial y una modificación meramente estética, y cómo ha de interpretarse el concepto de diferencias secundarias respecto a realizaciones anteriores. – Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 116 de la Decisión 486, respecto del concepto de aporte arbitrario que ha de tener un diseño industrial para ser considerado registrable, y cómo diferenciar este concepto de los aportes meramente estéticos. – Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 122 de la Decisión 486, respecto a cuáles son los requisitos que debe tener una oposición a la solicitud al registro de un diseño industrial.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, los artículos 113, 115, 116 y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30.
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 113, 115, 116 literal b) y 122 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias. 3.
Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 4. La oposición al registro del diseño industrial. La legitimación y la sustentación. El papel de la oficina nacional competente. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Definición y naturaleza del diseño industrial.
Requisitos y efectos de su registro. 31. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial CEPILLO DENTAL. 32. El artículo 113 de la Decisión 486, considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 33.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). 34. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial.
En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 35. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.
WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). 36. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.
Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. 37. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”.
(Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122-IP- 2012, 140-IP-2013, entre otros). Requisitos y Efectos del registro. 38. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). 39. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 40.
El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 41. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.
Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohíba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1.
Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. El tema será desarrollado en un acápite posterior. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.
Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 42. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.
Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.
Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.
La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea[2] se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.
El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.
Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.
Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002). 1.
La novedad como requisito de registrabilidad. Diferencias secundarias. 43. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad ya que constituye una forma usual en el mercado para los cepillos dentales. Igualmente manifiesta que únicamente presenta diferencias secundarias respecto de los cepillos de dientes que se encuentran en el mercado. 44.
Respecto de estas afirmaciones, el INDECOPI manifiesta que la parte demandante no presentó ninguna prueba que demuestre que el diseño industrial solicitado constituye una forma usual en el mercado. 45. Por su parte, el tercero interesado señaló que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad. 46. Finalmente, el Juez consultante también tiene dudas al respecto, las cuales serán respondidas a continuación. 47.
Es así, que el problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado CEPILLO DENTAL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 48. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 49. Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 50. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica[3] a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial[4], mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”[5]. 51. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 52.
El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.
Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.
Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional.
Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.
(Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Las diferencias secundarias. 53. En el proceso interno, se manifiesta que las variaciones que presentó el diseño industrial solicitado CEPILLO DENTAL respecto del diseño industrial CEPILLO DE DIENTES son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 54.
El artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 55. El Tribunal ha señalado que: “El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.
(Proceso 187-IP-2014, aprobado el 13 de mayo de 2015). 56. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.
(Proceso 71-IP-2005, ya citado). 57. Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: - Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. - La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar”.
(Proceso 187-IP-2014, ya citado). 2. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico. 58. En el caso de autos surge la discusión respecto a que el CEPILLO DENTAL solicitado como diseño industrial, cuenta con una apariencia externa dada por las consideraciones de orden técnico. 59.
El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 60. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 61.
Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 62.
De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 63.
En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño. 64. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el CEPILLO DENTAL dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. 3.
La oposición al registro del diseño industrial. La legitimación y la sustentación. El papel de la oficina nacional competente. 65. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY sostuvo que la demandante no acreditó su legítimo interés para presentar la oposición, de conformidad con el artículo 122 de la Decisión 486. 66. En consecuencia, el Tribunal hará una caracterización de la figura de la oposición en el trámite del registro de un diseño industrial. 67.
El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características: a. Plazo: la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial. b. Sustentación: El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación. c. Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia el público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.
En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. d. Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia. e. Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad.
Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor.
En virtud a lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
SEGUNDO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.
CUARTO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.
QUINTO: Corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si el CEPILLO DENTAL le otorgan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.
SEXTO: El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las características determinadas en el acápite D de la presente providencia. De éstas, de conformidad con el caso particular, se resaltan las siguientes: - Legitimación: cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia el público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro.
En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor. Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
(…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…) Articulo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales”. [2] Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. [3] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. [4] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. [5] Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. ----------------------- Proceso 060-IP-2015