TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 063-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES.
Actor: OCEAN NUTRITION CANADA LTD. Proceso interno 2563-2011-0-1801-JR-CA-03. Magistrada sustanciadora: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 23 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 2563-2011-0-1801-JR-CA-03;
El auto del 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: OCEAN NUTRITION CANADA LTD. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: UNIMED DEL PERÚ S.A. Hechos. 1. El 18 de agosto de 2006, Ocean Nutrition Canada Ltd. (en adelante, Ocean Nutrition) solicitó la patente de invención para REDUCCIÓN DE ESTEROLES Y OTROS COMPUESTOS A PARTIR DE ACEITES, solicitud que se presentó reivindicando la prioridad sobre la base de la solicitud 60/712,029 presentada en Estados Unidos de América el 26 de agosto de 2005. 2.
El 24 de abril de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud de patente por MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES. 3. El 8 de junio de 2007, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el aviso correspondiente a la solicitud de patente de invención para MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES. 4.
El 3 de septiembre de 2007, Unimed del Perú S.A. formuló oposición a la solicitud manifestando que lo que se pretende proteger carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo por tratarse de un proceso de producción usado a nivel mundial por la mayoría de fabricantes de aceites de cocina. Ocean Nutrition absolvió el traslado de la oposición y presentó un nuevo pliego de 61 reivindicaciones. 5.
El 16 de septiembre de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico ACC 23-2009, en el que concluyó que: – El nuevo pliego de 61 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención, según lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. – Las reivindicaciones 1 a 61 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
Mediante escrito de 27 de noviembre de 2009, Ocean Nutrition absolvió el traslado del Informe Técnico ACC 23-2009, adjuntando un nuevo pliego de 53 reivindicaciones. 6. El 2 de febrero de 2010, mediante Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la patente de invención solicitada y declaró que no corresponde emitir pronunciamiento acerca de la oposición formulada por Unimed del Perú S.A. 7.
El 11 de enero de 2010, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico ACC 23-2009/A, en el que concluyó que: – El nuevo pliego de 53 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención, según lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. – Las reivindicaciones 1 a 53 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en artículo 30 de la Decisión 486. 8.
El 23 de febrero de 2010, Ocean Nutrition presentó recurso de reconsideración de la Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI, adjuntando como nueva prueba instrumental un pliego de 60 reivindicaciones. Recurso que fuera posteriormente tramitado, a instancia de parte mediante escrito presentado por Ocean Nutrition el 4 de marzo de 2010, como un recurso de apelación. 9.
El 11 de marzo de 2011, mediante Resolución 531-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI. 10. El 10 de mayo de 2011, Ocean Nutrition interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 531-2011/TPI-INDECOPI. 11. El 27 de junio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Ocean Nutrition. 12.
El 11 de julio de 2014, Ocean Nutrition interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 27 de junio de 2014. 13. El 10 de noviembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. OCEAN NUTRITION interpuso demanda en la que manifiesta que: 14. El INDECOPI habría recortado su derecho de defensa y violado normas procedimentales al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico ACC 23-2009/A, a fin que se pueda pronunciar sobre el mismo y, de ser necesario, subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo. 15.
Adicionalmente, el INDECOPI violó el principio del debido procedimiento administrativo, pues la primera instancia administrativa dispuso mediante proveído de 8 de marzo de 2010 que el recurso de apelación interpuesto podría admitirse, mas no el pliego de 60 reivindicaciones postulado en el recurso de reconsideración. 16. El INDECOPI utilizó un criterio errado, pues entiende limitadamente lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que precisó que el derecho de modificación de la solicitud de patente de invención sólo puede efectuarse hasta la expedición de la resolución de primera instancia administrativa.
Argumentos de la contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que: 17. Si bien es cierto que el artículo 34 de la Decisión 486 faculta al solicitante a modificar su solicitud, esta facultad fenece al expedirse la resolución en primera instancia administrativa.
En cuanto al recurso de reconsideración, dada su calidad de recurso administrativo, el recurso y la nueva prueba aportada deben estar referidos a lo resuelto por la autoridad administrativa y/o a los fundamentos de la resolución, es decir, a las cuestiones controvertidas evaluadas por la autoridad administrativa. 18. No correspondía que la Comisión acepte el pliego de reivindicaciones postulado por la actora al encausar el recurso presentado como uno de apelación, pues no se puede admitir vía recurso de apelación el planteamiento de nuevas pretensiones, como es la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones que no fue analizado en primera instancia administrativa. 19.
Con respecto a la falta de notificación del Informe Técnico ACC 23- 2009/A, éste podía no ser notificado, pues no era obligatorio. De lo contrario, el procedimiento hubiera durado indefinidamente, no solo en primera instancia administrativa sino también en segunda instancia. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.
UNIMED DEL PERÚ S.A. no presentó contestación a la demanda. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 20. En aplicación de la regla contenida en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 238-IP-2013, no correspondía la notificación del Informe Técnico ACC 23-2009/A a la parte recurrente, pues este segundo informe guarda similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico ACC 23-2009/A, sin que incluya elementos nuevos o diversos.
Siendo ello así, si bien en el presente caso la recurrente argumenta que la notificación del Informe Técnico ACC 23-2009/A, causaría una vulneración a su derecho de contradicción, esta tesis no puede ser amparada, en la medida que al existir una similitud técnica en la forma de proponer las reivindicaciones evaluadas, la absolución presentada mediante escrito de 27 de noviembre de 2009 y la postulación del pliego de 53 reivindicaciones, la demandante ya habría satisfecho su derecho de contradicción en cuanto a la claridad y concreción de su postulación. 21.
En el presente caso, se advierte que la falta de notificación del Informe Técnico 23-2009/A no vulneraría el derecho de contradicción de la demandante, pues esta parte contó con la oportunidad de subsanar la observación realizada por la autoridad nacional, subsistiendo la falta de claridad en la propuesta de las reivindicaciones. 22.
Si bien cabe la posibilidad de modificación de la solicitud de patente, en cuanto a la oportunidad de la misma, es decir, si se puede realizar dicho acto al interponer un recurso contra el acto administrativo que denegó la patente, el recurso de apelación presentado debe formularse sobre la base de la preexistencia de un argumento o una situación jurídica que pueda ser susceptible de un control posterior por parte del superior jerárquico, sobre la base de hechos y evidencias discutidas u omitidas por el organismo emisor del acto impugnado. 23.
Siendo ello así, no puede ampararse el argumento formulado por la demandante, toda vez que no es viable que el Tribunal del INDECOPI se pronuncie sobre hechos, circunstancias u omisiones no esbozadas en primera instancia administrativa y que puedan ser susceptibles de un control posterior. Argumentos del recurso de apelación. OCEAN NUTRITION presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: 24.
El INDECOPI, sabiendo que el Informe Técnico ACC 23-2009/A denegaba la patente, no permitió ejercer el derecho de defensa con relación a dicho informe, notificando directamente la Resolución 9-2010/CIN- INDECOPI, que denegó la patente y, conjuntamente con ella, el Informe Técnico ACC 23-2009/A en el cual se basó. 25. Como la actuación de prueba ordenada por la Sala de Propiedad Intelectual se dispuso de oficio, Ocean Nutrition debió ser informado acerca de su naturaleza y alcance.
En el caso concreto, se debió informar qué medios probatorios se actuarían, qué finalidad tenía dicha actuación y que Ocean Nutrition tenía derecho a exponer sus argumentos, así como a ofrecer pruebas, al amparo del principio del debido proceso administrativo. 26. La interpretación realizada por el Tribunal del INDECOPI es arbitraria, injusta y equivocada.
Si la Decisión 486 artículo 34 hubiese querido que el derecho del solicitante a modificar su solicitud no se extendiera a cualquier momento del procedimiento administrativo sino tan sólo a la primera instancia, lo hubiera explicitado. Solicitud del Juez consultante. 27. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas que deniegan el otorgamiento de una patente en base a la presentación de nuevos pliegos de reivindicaciones? – ¿Cómo debe de interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad en la que el solicitante de una patente puede pedir la modificación de su solicitud? Debiendo precisarse si tal modificación es admisible en el trámite de la segunda instancia administrativa.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la modificación de una solicitud de patente. 2. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la modificación de una solicitud de patente. 31. El juez consultante solicita la interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 32.
Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 33.
De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: • “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1- C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.
Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.
(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 34. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 35.
Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 36. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 37. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 38.
Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.
(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). 2. De la notificación de los informes técnicos. 39. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el último informe técnico ACC 23-2009/A no le fue notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones.
Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 40. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 41.
De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 42.
Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 43. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.
SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. ----------------------- Proceso 063-IP-2015