TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 19-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio del artículo 136 literal e) de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: RICARDO HEREDIA SILVA.
Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca. “DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS” y LOGOTIPO (mixta). Expediente Interno: 07545-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 7545-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 07545-2010-0-1801-JR-CA-03.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes Apelante: RICARDO HEREDIA SILVA Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 26 de octubre de 2009, el señor RICARDO HEREDIA SILVA solicitó el registro de la marca de servicio “DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS” y logotipo (mixta) para identificar servicios en la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados. El 10 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos mediante Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro del signo solicitado, por la existencia previa de la marca denominativa LA CASITA DE RICARDO, bajo el certificado 54167.
El 1 de marzo de 2010, el señor RICARDO HEREDIA SILVA interpuso recurso de reconsideración. El 2 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos calificó el escrito de fecha 1 de marzo de 2010 presentado por el señor RICARDO HEREDIA SILVA como un recurso de apelación. El 20 de agosto de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 1889-2010/TPI-INDECOPI procedió a confirmar la Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI de 10 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos.
El 6 de diciembre de 2010 el señor RICARDO HEREDIA SILVA presentó demanda contenciosa administrativa. El 8 de julio de 2011 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa planteada. El 26 de noviembre de 2013, mediante Sentencia signada como Resolución Número Trece, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda planteada por el señor RICARDO HEREDIA SILVA.
El 10 de diciembre de 2013, el señor RICARDO HEREDIA SILVA, presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Trece. Mediante providencia de 1 de agosto de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso y solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar la originalidad del elemento figurativo de un signo mixto de tal modo que sea capaz de determinar su impresión en conjunto? ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer el riesgo de confusión entre un signo mixto y un signo denominativo que comparten un término común constituido por el nombre propio correspondiente a los titulares de ambos? Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.
El señor RICARDO HEREDIA SILVA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que el signo “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixto) no guarda similitud con la marca registrada “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa), no existiendo riesgo de confusión para distinguir uno de otro por más que distingan servicios de restaurante o alimentación. Menciona que el titular del registro de la marca “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) don Ricardo Gutiérrez Valdez no ha formulado oposición alguna; sin embargo la autoridad administrativa, deniega su derecho sustentándose que en defensa del interés público tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad.
Manifiesta que existiendo una interpretación errónea con respecto al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial, los mismos que deben ser nuevamente evaluados y analizados a la luz de la fundamentación fáctica y jurídica expuesta. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que se aprecia que los signos en cuestión (solicitado y registrado) se encuentran destinados a distinguir servicios de restauración (alimentación).
Por lo que existe identidad entre algunos de los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixto) y algunos de los servicios que distingue la marca “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa). Menciona que el consumidor analizará la marca “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixta) cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) que tienen como elemento común la palabra Ricardo.
Manifiesta que la apreciación de conjunto de las marcas no puede dejar de lado la obligación de la Autoridad Administrativa de valorar, como lo haría un consumidor, el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad de la marca. No todos los elementos que conforman una marca le otorgan distintividad. Afirma que la denominación relevante del signo solicitado es DON RICARDO puesto que la frase EL REY DE LAS HUEVERAS, la cual no presenta una grafía especial, está dispuesta en la parte inferior del signo en un tamaño muy pequeño, casi imperceptible para el público usuario.
Manifiesta que en el presente caso no se presenta una confusión directa, sino un riesgo de confusión indirecta, porque el consumidor no creerá que adquiere un producto o servicio por otro, pero sí se presenta una confusión indirecta toda vez que el consumidor puede considerar que la nueva marca es una variante de la anterior, que posee el mismo origen empresarial o que proviene de empresas vinculadas.
Alega que el análisis de confundibilidad se efectuó tomando en cuenta el aspecto en conjunto de cada uno de los signos confrontados, dándose un mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias, que son aquellas características que son mejor recordadas por el consumidor. Concluye que la falta de oposición a la solicitud de registro de marca de la demandante no determina la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la Autoridad Administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada anteriormente, siendo irrelevante incluso si el titular de la marca considera o no confundible la marca solicitada con su marca registrada. c. Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda al concluir que la Resolución 1931-2010/DSD-INDECOPI de 10 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Signos Distintivos y la Resolución 1889-2010/TPI-INDECOPI de 20 de agosto de 2010 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual han sido emitidas sin incurrir en causal de nulidad.
Además que cumplen con los requisitos de validez de los actos administrativos al observar la competencia, dado que fueron emitidas por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado; habiendo expresado su respectivo objeto y contenido dentro del ordenamiento jurídico, en atención a la finalidad del interés público y además se encuentran motivadas en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
Habiéndose determinado que el signo solicitado por Ricardo Heredia Silva se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y que las resoluciones administrativas materia de impugnación han sido emitidas válidamente sin incurrir en causal de nulidad; tampoco corresponde estimar la pretensión concerniente a ordenar a la demandada el registro del signo solicitado. d. Argumentos del Recurso de Apelación: El señor RICARDO HEREDIA SILVA, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Alega que no se ha tenido en consideración los fundamentos de hecho y de derecho que contiene la demanda que sustenta básicamente que la denominación “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixta) no guarda similitud con la marca registrada “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) y su respectivo logotipo no existiendo riesgo de confusión para distinguir uno de otro, por más que ambos establecimientos presten servicios de restaurante o alimentación. Manifiesta que la sentencia no ha tenido en consideración que el titular del registro de la marca “LA CASITA DE RICARDO” (denominativa) no ha formulado oposición alguna.
Afirma que las diferencias entre el signo de “DON RICARDO” “EL REY DE LAS HUEVERAS” Y LOGOTIPO (mixto) son notables y pesan más que las semejanzas lo que nos conlleva por el camino de la no confusión y de la no identidad y para esto basta observar las figuras de uno y otro logotipo no resultando lógico lo expresado en el considerando 17 de la resolución apelada.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente. De oficio se interpretará el artículo 136 literal e) de la Decisión 486. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
Registro del nombre como marca. Examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS. La solicitud de registro de DON RICARDO “EL REY DE LAS HUEVERAS” y LOGOTIPO (mixto) fue denegado de oficio por considerarse confundible con la marca LA CASITA DE RICARDO (mixta), por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de signos. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. El juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para determinar la originalidad del elemento figurativo de un signo mixto de tal modo que sea capaz de determinar su impresión en conjunto?, por lo que nos referiremos a la comparación que deberá efectuar entre signos denominativos y mixtos.
SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado DON RICARDO EL REY DE LAS HUEVERAS y LOGOTIPO (mixto) respecto de la marca registrada LA CASITA DE RICARDO (denominativa) y si cotejados ambos signos crean o no riesgo de confusión en el público consumidor.
REGISTRO DEL NOMBRE COMO MARCA. En cuanto a la segunda pregunta del consultante, respecto a ¿Qué criterios deben tomarse en consideración para establecer el riesgo de confusión entre un signo mixto y un signo denominativo que comparten un término común constituido por el nombre propio correspondiente a los titulares de ambos?, si analizado el signo mixto, predomina el elemento denominativo, se deben seguir las siguientes pautas que a continuación se detallan.
De conformidad con el artículo 136 literal e) de la Decisión 486, no puede ser registrado el signo que reproduzca el nombre completo, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, salvo con el consentimiento de esa persona o de sus herederos. Añade dicha norma, que cuando se trate de persona natural no se requiere el consentimiento para la solicitud del registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas.
Existe otra corriente según la cual los tratadistas establecen que la expresión "nombre" únicamente se refiere al apellido, el cual es la identificación de la persona; surgiendo otra inquietud en cuanto a la aplicabilidad de la norma, considerando que existen muchas personas con el apellido o patronímico "Díaz", "Vivanco", etc los que se consideran registrables por ser apellidos comunes, es decir no notorios.
Existiendo excepciones como los apellidos "Kennedy", "Dalí", "Guayasamín", casos en los cuales se ha constituido la figura de la notoriedad por su actuación pública destacada; en estos casos la autorización es necesaria ante la ley, en forma personal o directa o a través de sus herederos hasta del cuarto grado. De esta manera los jueces y tratadistas han concluido, que los únicos que tienen el derecho de registrar su "nombre" como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados.
En consecuencia el "nombre" abarca el nombre de pila y el apellido, es decir, el nombre completo. La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro como marca, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.
La prohibición prevista en el literal e), artículo 136, de la Decisión 486, no limita su alcance sólo a los nombres de las personas naturales haciendo extensiva la prohibición de registro a las personas jurídicas, pero incluyendo expresamente, como elemento adicional y subjetivo para que se configure el impedimento, el que la utilización del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura como marca, afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o de las personas naturales.
De igual manera este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 108-IP-2014 ha manifestado que: “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.
Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.
Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.
Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".
En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.
En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables.
Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”.
En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto el argumento expuesto por el solicitante, más aún cuando en la conformación de la marca utiliza únicamente su nombre y verificar si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y va a ser diferenciable un servicio del otro. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE.
En consideración a que si bien no se presentó oposición por parte del titular de la marca LA CASITA DE RICARDO (denominativa) en contra del signo solicitado DON RICARDO “EL REY DE LAS HUEVERAS” y LOGOTIPO, la oficina de marcas denegó de oficio el registro, por lo que es preciso referirse al examen de registrabilidad al que está obligado. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que: Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”. 53.
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 54.
De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. 56.
Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La confusión indirecta está caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.
Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.
CUARTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 19-IP-2015