PROCESO 111-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia. Actor: Compañía Industrial Altiplano S.A. Marca: “K-NINO” (mixta). Expediente Interno: 372-2014.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia. VISTOS: El Oficio C.A.C. 34-2015 de 24 de febrero de 2015, recibido vía courier el 10 de marzo de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 372-2014.
El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Compañía Industrial del Altiplano S.A. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) Estado Plurinacional de Bolivia. Tercero interesado: Miguel Serrano Cronembold. 2. Antecedentes: 1. El 17 de abril de 2012, Compañía Industrial Altiplano S.A. solicitó el registro del signo K-NINO (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia 390 con el número de publicación 154457. 3. El 10 de agosto de 2012, Miguel Serrano Cronembold presentó oposición sobre la base de su marca registrada K-NINO (mixta) que distingue productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Mediante Resolución Administrativa 28-2013 de 28 de febrero de 2013 se declaró fundada la oposición planteada y se denegó el registro solicitado. 5.
Compañía Industrial Altiplano S.A. presentó recurso de revocatoria contra la anterior resolución administrativa. 6. Mediante la Resolución Administrativa DPI-OP-REV 79-2013 de 2 de mayo de 2013, se declaró infundado el recurso de revocatoria y, en consecuencia, se confirmó la resolución anterior. 7. Compañía Industrial Altiplano S.A. presentó recurso jerárquico en contra de la mencionada resolución. 8.
Mediante Resolución Administrativa DGE-OP-J-99NN-2013 de 2 de octubre 2013 se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Compañía Industrial Altiplano S.A. 9. El 30 de abril de 2014, Compañía Industrial Altiplano S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, a fin de anular la Resolución Administrativa DGE- OP-J-99NN-2013. 10.
Mediante Resolución 299 de 10 de noviembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 11.
Compañía Industrial Altiplano S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Se debe tener presente que para el cotejo de marcas mixtas, el análisis de fondo deberá ser realizado con mayor cuidado que una simple comparación denominativa, debiéndose considerar los elementos de las marcas mixtas de forma integral, como una unidad, centrándose sobre todo en la posición del público consumidor. - No se analizó si las marcas tienen distintos elementos, colores o tipografía que en su conjunto denoten su distintividad, y no de forma aislada como simples denominaciones, por lo que si se descartó el elemento gráfico en beneficio del elemento denominativo, se debió justificar técnicamente esta posición. - La marca opositora comprende la figura de un perro sugiriendo al consumidor la figura física completa de un perro atravesado, en cambio la marca solicitada evoca en la mente del consumidor medio la figura de una huella de perro sobre la “i” y, entre las letras K y NINO, un hueso, lo que vuelve a ambas marcas ampliamente diferentes entre sí. - La combinación de colores tampoco es la misma ya que los de la marca solicitada son azul réflex, fucsia y blanco, mientras que los de la marca opositora son amarillo, rojo, blanco y negro. - En relación con la tipografía de las marcas, éstas tienen caracteres con estilo diferente y difieren en cuanto a la fuente, diseño y tamaño de las letras. - Las marcas confrontadas al pertenecer a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud del principio de especialidad, los productos designados por la marca solicitada (Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza) son altamente distintos a los del opositor (Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza). - Los productos designados en la solicitud de registro no necesariamente comparten los mismos canales de comercialización que los productos del opositor pues en un negocio veterinario no se venderán necesariamente productos fungicidas o herbicidas, en cambio, los productos de alimentos sí estarán en las veterinarias. 4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda: 12. El SENAPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - Teniendo en cuenta que ambos signos tratan de marcas mixtas, siendo las palabras de mayor percepción por ser las que pronunciará el consumidor al momento de solicitarlas, se evidencia que es el elemento denominativo el predominante siendo los diseños de las letras y colores elementos estéticos secundarios.
Así, entre los elementos denominativos de las marcas confrontadas se evidencia identidad ortográfica y fonética al emplear ambos las mismas letras y el mismo orden y disposición. - Respecto de los colores utilizados y los diseños empleados por ambas marcas que se encuentran en segundo plano de percepción, se debe admitir que ambas contienen colores diferentes.
Sin embargo, ambas emplean elementos gráficos que evocan ideas similares, vale decir, productos relacionados con canes. Por lo que aún en el plano gráfico se evidencia similitud ideológica, simulando una simple variación del signo opositor. - Del cotejo sucesivo, se percibe que las marcas en conflicto dejan un recuerdo similar en la mente del consumidor.
Por lo tanto, atendiendo a las semejanzas mayores, se concluye que los signos en conflicto son fácilmente confundibles por un consumidor medio. Así, el signo solicitado puede inducir a un riesgo de confusión y de asociación con el signo opositor, por lo que no goza de suficiente capacidad distintiva extrínseca requerida para su registro. - Aun encontrándose en Clases diferentes, la generalidad de productos protegidos por el solicitante, referidos a “productos farmacéuticos y veterinarios” (Clase 5) guardan conexión competitiva con los productos “alimentos para animales” del opositor (Clase 31), generando además riesgo de asociación. - En presencia de la conexión competitiva y las similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto, se evidencia el riesgo de confusión directa y de asociación, por lo que el signo solicitado se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. Procede la interpretación solicitada únicamente respecto del artículo 136 literal a). C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3. Análisis de registrabilidad de signos que distinguen productos farmacéuticos y veterinarios. Conexión competitiva entre las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 14. En el presente caso, Compañía Industrial Altiplano S.A. solicitó el registro del signo K-NINO (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ante ello Miguel Serrano Cronembold presentó oposición sobre la base de su marca registrada K- NINO (mixta) que distingue productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 15. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[8].
(…)”. 16. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. 17. En el presente caso, el signo solicitado es K-NINO (mixto) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, contra dicho registro se opuso la marca registrada K-NINO (mixta) usada para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.
Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: |[pic] | | |Signo solicitado |[pic] | | | | | |Marca registrada | 18. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.[9] 19. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).
De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP- 98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 20. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 21. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas.
Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP- 2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 22.
En ese orden de ideas, la Sala consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el singo solicitado a registro K- NINO (mixto) y la marca registrada K-NINO (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
3. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 5 Y 31 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 23. El proceso interno versa respecto del signo solicitado K-nino (mixto) para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios” de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca registrada K-nino (mixta) se usa para distinguir “alimentos para animales” de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 24.
El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 5, que no sean farmacéuticos (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de febrero de 2012). 25.
Sobre los productos de la Clase 5 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan.
La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente. 26. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que: “En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.
Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”.
(Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL”, publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de 2011). 27. Por ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 28.
En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Autoridad Competente debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, considerando que el mismo acompañará a una marca farmacéutica de productos que pueden ser adquiridos por el consumidor con fines de uso veterinario y lejos de acudir a la recuperación de la salud de su mascota, lo perjudique.
Conexión competitiva entre las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 29. La demandante alega en su escrito que los signos que son materia de confrontación en virtud del principio de especialidad y al pertenecer los productos en diferentes Clases de la Clasificación Internacional de Niza, son altamente distintos. 30.
Conforme ha señalado el Tribunal: “se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”. (Proceso 35-IP-2011). 31.
En ese sentido, conforme lo ha afirmado el Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 135-IP-2012, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[10] 32.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado K-NINO (mixto) y la marca registrada K-NINO (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La Sala Consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos K-NINO de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza y K-NINO de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
TERCERO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca. Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más exigente y riguroso.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 111-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(…).
Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [8] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004.
Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).