TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 307-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, del artículo 128 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador Demandante: PEPSICO INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado ecuatoriano. Nombre Comercial: “ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA” (mixto).

Expediente Interno: 17811-2013-2721. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6120-TDCA-DQ de 10 diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 17 de diciembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-2721.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: PEPSICO INC. Parte contraria: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado. Tercero interesado: Orangine S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 27 de febrero de 1997 Orangine S.A., solicitó el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto), para amparar importación, exportación, comercialización, compra y venta de bebidas gaseosas y no gaseosas.

En la Gaceta de la Propiedad Industrial 373, página 215 se publicó el extracto de la solicitud de registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto), presentando observación en su contra Pepsico Inc., sobre la base de sus marcas notoriamente conocidas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta).

Mediante resolución 0973027 de 8 de septiembre de 1999, notificada el 20 de los mismos mes y año, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por PEPSICO INC, y conceder el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MAS GRÁFICA (mixta), solicitado por ORANGINE S.A. El 8 de septiembre de 1999 Pespsico Inc. interpuso demanda contenciosa administrativa, impugnando la Resolución 0973027 de 8 de septiembre de 1999, solicitando que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, en sentencia declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado mediante el cual el Director Nacional de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por PEPSICO INC y concedió el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRAFICA (mixto).

Mediante auto de 29 de agosto de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1, suspendió el trámite y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. Pepsico Inc., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que: “las marcas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta) son gráfica, visual e ideológicamente semejantes, siendo confundibles a primera vista por su diseño. Que es indiscutible la similitud e identidad que causaría el registro del nombre comercial solicitado e induciría al público a error o confusión, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de Pepsico Inc. Manifiesta que Pepsico Inc., tiene registradas y vigente en el Ecuador la famosa y notoriamente conocida marca PEPSI y DISEÑO (mixta).

Afirma que la denominación ORANGINE CHICA MÁS GRAFICA (mixta), solicitada como nombre comercial, no es suficientemente distintiva respecto de las famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta) pues el signo solicitado contiene la gráfica entre las palabras CHICA un círculo conformado por un diseño de barra ondulada horizontal, en cuya mitad se ha colocado la palabra “Orangine”.

Menciona que Pepsico Inc., tiene registrado como parte de sus famosas y notoriamente conocidas marcas PEPSI Y DISEÑO, el diseño de un círculo conformado también por una barra ondulada horizontal que lo cruza diametralmente, en cuyo interior se encuentra la palabra “Pepsi”. b. Argumentos de las contestaciones a la demanda contenciosa administrativa.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta que: “ratifica la resolución 0973027, materia de la impugnación pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal: Menciona que examinados los signos en controversia se destaca que entre el nombre comercial solicitado ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) y las marcas registradas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta), se observa que no existen similitudes determinantes, pues son dos denominaciones que se pronuncian y escriben de manera totalmente diferente”.

El Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, lo siguiente: Afirma que: “de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica de derecho, incumbe a sus presentantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

Por tanto corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”. La empresa Orangine S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que la resolución impugnada se ajusta a las exigencias legales y no está viciada de ninguna clase de nulidad.

Afirma que la resolución está debidamente motivada y con suficientes fundamentos como para rechazar la observación y conceder el título de registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto). Manifiesta que el signo ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) de Orangine S.A, es suficientemente distinto respectos de las marcas que observaron su registro.

Menciona que Orangine S.A., tiene registrada la denominación ORANGINE CHICA (nominativa), para proteger todos los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente aguas minerales y gaseosas y no gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas. En consecuencia Orangine S.A., tiene ya derechos adquiridos sobre la denominación "ORANGINE CHICA”, y esto permite que pueda poseer registros semejantes, sin incurrir en ninguna prohibición legal.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 84, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 172 y disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretarán únicamente los artículos 83 y 84 de la Decisión 344 por ser aplicables al caso en análisis. Se limitará la interpretación del artículo 83 al literal a). De oficio se interpretará el artículo 128 de la Decisión 344. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como nombre comercial.

La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. B. Las marcas mixtas (similitud gráfica entre los signos confrontados (círculo)) C. Comparación entre signos mixtos (tomando en cuenta la parte denominativa compuesta). D. La protección del nombre comercial. Requisitos para su registro.

E. La marca derivada. (Orangine) F. La marca notoriamente conocida, su protección. A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO NOMBRE COMERCIAL. LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En virtud de que en contra de la solicitud de registro del signo ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) se presentó observación por parte de Pepsico Inc., sobre la base de sus marcas notoriamente conocidas PEPSI Y DISEÑO (mixta), PEPSI LIGHT Y DISEÑO (mixta), DIET PEPSI Y DISEÑO (mixta) y DISEÑO EN TRES CAMPOS DE PEPSI (mixta), es pertinente referirnos a este tema.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, el literal a) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca protegida, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue y el establecimiento que distingue el nombre comercial.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. B. LAS MARCAS MIXTAS (SIMILITUD GRÁFICA ENTRE LOS SIGNOS CONFRONTADOS (CÍRCULO)) Orangine S.A., solicitó el registro del nombre comercial ORANGINE CHICA MÁS GRÁFICA (mixto) el cual contiene un círculo conformado por un diseño de barra ondulada horizontal, en cuya mitad se ha colocado la palabra “Orangine”, mientras Pepsico Inc., afirma tener registrado como parte de sus marcas PEPSI Y DISEÑO, el gráfico de un círculo conformado también por una barra ondulada horizontal que lo cruza diametralmente, en cuyo interior se encuentra la palabra “Pepsi”, en razón de lo cual se hace necesario referirse a las marcas mixtas y la similitud entre las gráficas confrontadas.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. El Juez consultante al momento de efectuar el cotejo de los signos en conflicto, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En vista de que lo que se discute en el proceso interno es el gráfico del círculo y la barra ondulada horizontal que poseen ambos signos, es pertinente que se verifique si en efecto la parte gráfica del signo es la que dota de mayor relevancia al signo, dejando a un lado la parte denominativa, confundiendo al consumidor, o si por el contrario, el consumidor puede fácilmente diferenciar un signo de otro.

El hecho de que ambos signos incorporen una figura de un círculo y una barra ondulada, no implica necesariamente que exista riesgo de confusión, debe hacerse un análisis global de los signos, sus colores, posición de las letras y en general, realizarse un análisis completo para así verificar la registrabilidad del signo solicitado. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS (TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA).

Dentro del proceso interno se discute sobre el registro del signo ORANGINE CHICA (mixto) al cual se le opuso Pepsico Inc., con su marca PEPSI y DISEÑO, por lo que en este acápite el Tribunal se referirá a este tipo de signo. Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar la distintividad del conjunto del signo solicitado, y verificar si es distintivo, respecto de las actividades que intenta amparar en el mercado.

D. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud de que se solicitó a registro el nombre comercial ORANGINE CHICA (mixto). El artículo 128 de la Decisión 344 protege el nombre comercial sin obligación de depósito o de registro y determina que en el caso en el que los Países Miembros contemplen un sistema de registro, se le aplican las normas pertinentes sobre marcas para su registro.

Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 57-IP-2010 este Tribunal ha manifestado que: “El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado. Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Los artículos 83, literal b, y 128 de la Decisión 344, establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de ). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Sentencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha, publicada en.A.C. Nº 338, de 11 de 1998)”. (Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de ).

Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de 344.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado deber ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

(…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

El Juez consultante, deberá analizar si el nombre comercial solicitado ORANGINE CHICA (mixto) cumple con las condiciones determinadas en la presente providencia y si no es confundible con otros signos existentes en el mercado. E. LA MARCA DERIVADA. (ORANGINE) En el presente proceso, la sociedad Orangine S.A., afirma que ya posee derechos adquiridos sobre la denominación "ORANGINE CHICA”, y esto permite que pueda poseer registros semejantes, sin incurrir en ninguna prohibición legal; en tal virtud, cabe hacer mención al tema de la marca derivada.

Este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes, al referirse a la figura de la marca derivada: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

Dentro de la interpretación prejudicial recaída en el proceso 151-IP-2011, el Tribunal observó lo siguiente acerca de la marca derivada: “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: ‘Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión’.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-IP-2003. Interpretación Prejudicial de, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1029, de 16 de enero de 2004). Lo anterior no significa que se rompa el principio de que el análisis de las marcas denominativas deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición u observación en la vía gubernativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal.

El Juez consultante deberá analizar si en efecto el nuevo signo ORANGINE CHICA (mixto) es una derivación de otros signos a favor del mismo titular y si encuadra en lo contenido en la presente providencia. F. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, SU PROTECCIÓN. La parte demandante manifiesta que sus marcas PEPSI y PEPSI y DISEÑO son signos notoriamente conocidos, por lo que el Tribunal interpretará el tema de los signos notoriamente conocidos.

El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

La notoriedad de la marca no se presume y, por tanto, debe ser probada por quien la alega. En consecuencia, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

Los criterios son los siguientes: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como nombres comerciales los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

SEGUNDO: En vista de que lo que se discute en el proceso interno es el gráfico del círculo y la barra ondulada horizontal que poseen ambos signos, es pertinente que se verifique si en efecto la parte gráfica del signo es la que dota de mayor relevancia al signo, dejando a un lado la parte denominativa, confundiendo al consumidor, o si por el contrario, el consumidor puede fácilmente diferenciar un signo de otro.

El hecho de que ambos signos incorporen una figura de un círculo y una barra ondulada, no implica necesariamente que exista riesgo de confusión, debe hacerse un análisis global de los signos, sus colores, posición de las letras y en general, realizarse un análisis completo para así verificar la registrabilidad del signo solicitado.

TERCERO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

CUARTO: El Juez consultante, deberá analizar si el nombre comercial solicitado ORANGINE CHICA (mixto) cumple con las condiciones determinadas en la presente providencia y si no es confundible con otros signos existentes en el mercado.

QUINTO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan la derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. El hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

SEXTO: La marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 307-IP-2014