TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 82-IP-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal f) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: Henry Cano Cuenca. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “AEROMENSAJERÍA” (denominativa). Expediente Interno: 2007-00043. Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 107 de 26 de enero de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 27 de enero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2007-00043. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Demandante: Henry Cano Cuenca Demandado: La Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 18 de septiembre de 2002 el señor Henry Cano Cuenca solicitó el registro de la marca AEROMENSAJERÍA (denominativa) para identificar servicios en la Clase 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 544 y no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Mediante resolución 02863 de 9 de febrero de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro de la marca AEROMENSAJERÍA (denominativa), por considerar que se trataba de un signo genérico.

La solicitud de registro del signo AEROMENSAJERÍA (denominativa) fue transferida a favor de la sociedad Constructora de Marcas Ltda., titular de varias marcas anteriores que contenían el término AEROMENSAJERÍA. Sociedad Constructora de Marcas Ltda. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución 02863 de 9 de febrero de 2006.

Mediante resolución 10693 de 27 de abril de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la resolución 02863 de 9 de febrero de 2006. Mediante resolución 23226 de 31 de agosto de 2006 la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la resolución 02863 de 9 de febrero de 2006.

El señor Henry Cano Cuenca interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 02863 de 9 de febrero de 2006; 10693 de 27 de abril de 2006; y, 23226 de 31 de agosto de 2006, argumentando que la Superintendencia de Industria y Comercio no aceptó la cesión que efectúo a favor de Constructora de Marcas Ltda. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante providencia de 1 de noviembre de 2013 suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la acción de nulidad. El señor Henry Cano Cuenca, en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que el signo AEROMENSAJERÍA no indica de manera clara, directa ni inmediata el servicio de que se trata. Afirma que la palabra AEROMENSAJERÍA no pertenece al idioma español, sino una construcción idiomática estrictamente caprichosa.

Que el signo se compone por la unión de las expresiones “AERO” Y “MENSAJERIA”, composición que denota un esfuerzo creativo. Menciona que no hay claridad y tampoco hay indicación directa e indirecta del servicio, por cuanto no se hace referencia al nombre técnico con el cual el servicio es ofrecido y demandado en el mercado, ni mucho menos al servicio que se pretende distinguir con el signo. Sostiene que la ausencia de opositores demuestra que tales competidores no vieron en la solicitud del signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) una amenaza a sus derechos, ni consideraron que fueran a ser privados de la posibilidad de utilizar una expresión técnica necesaria para ofrecer sus servicios.

Sostiene que el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) no es genérico y que por lo contrario tiene capacidad distintiva, requisito obligatorio de toda marca. Alega que el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) ya ha sido usado en el mercado de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir servicios de correo y mensajería. Enuncia que los consumidores tuvieron la oportunidad de conocerlo e identificaron con él servicios de correo y mensajería, distinguiéndolos de otros ofrecidos por la competencia. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Menciona que la marca solicitada no cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486.

Afirma que la expresión AEROMENSAJERÍA pretende identificar servicios de correo y mensajería, careciendo de la suficiente distintividad para ser registrado como marca ya que designa en forma inmediata y directa el servicio de que se trata. Alega que al ser concedida se constituiría en una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores que se verían privados de la posibilidad de utilizar una expresión necesaria para ofrecer sus productos y servicios en el mercado.

Menciona que “en relación con la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas vale decir que las mismas son independientes habida cuenta de sus circunstancias fácticas únicas y especiales”. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará únicamente el artículo 135 literal f) por ser aplicable al caso.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad de una marca por consistir en signo o indicación que sea un nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. Los signos evocativos. El examen de registrabilidad de las oficinas de marcas.

IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR CONSISTIR EN UN SIGNO O INDICACIÓN QUE SEA UN NOMBRE GENÉRICO O TÉCNICO DEL PRODUCTO O SERVICIOS DE QUE SE TRATE. Afirma la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo solicitado AEROMENSAJERÍA (denominativo) se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486, en razón de lo que este Tribunal se referirá a este aspecto.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2006, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.) La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Ahora bien, lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) resultaría genérico o no con relación a los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

B. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. En el presente caso, se ha alegado que el signo AEROMENSAJERÍA (denominativo) se compone de dos palabras que denotan un esfuerzo creativo que no indica de manera clara y directa el servicio que presta en el mercado. Por ello, resulta pertinente ahondar sobre el tema de las marcas evocativas. Al respecto, dentro del Proceso 30-IP-2013, Marca: “TAXI DRIVER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2207, de 7 de junio de 2013, este Tribunal ha reiterado que, en el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. Al respecto se señala en el Proceso 32-IP-2009.

Marca denominativa: “MASCOTIN”, que: “El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado en efecto es una marca evocativa respecto de los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

C. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS OFICINAS DE MARCAS. En consideración a que el actor señor Henry Cano Cuenca afirmó que la ausencia de oposiciones demuestra que los competidores no vieron en la solicitud de registro de AEROMENSAJERÍA (denominativo) una amenaza a sus derechos, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP- 2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa 22 que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida dentro del proceso 167-IP-2005.

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. Lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos genéricos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus genérico en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

SEGUNDO: Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

TERCERO: Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable CUARTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 82-IP-2015