PROCESO 190-IP-2015 — Comunidad Andina

PROCESO 190-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Philip Morris Products S.A. Patente de invención: Métodos y sistemas de marcación, seguimiento y autentificación de productos.

Proceso Interno: 2010-00536-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1154 de 21 de abril de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00536-00. El Auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Philip Morris Products S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 2. Hechos: 1. El 8 de mayo de 2007, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó solicitud de patente para la invención denominada “MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MARCACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUTENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS” ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 581 de 31 de octubre de 2007 y contra ella no se presentó oposición alguna. 3. El 21 de abril de 2008, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. solicitó que se efectuara el examen de patentabilidad de la invención, solicitud que fue resuelta por Oficio 0753, mediante el cual se otorgó un plazo de 60 días para responder las objeciones presentadas. 4.

El 20 de abril de 2009, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó un memorial con el fin de superar las objeciones propuestas. 5. Mediante Resolución 58027 de 17 de noviembre de 2009, el Superintendente decidió denegar el privilegio de patente, aduciendo que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486. 6.

El 17 de diciembre de 2009 fue interpuesto el recurso de reposición contra la anterior Resolución, el recurso fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución 32143 de 23 de junio de 2010, y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitada.

7. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó demanda, a fin de anular las citadas resoluciones administrativas. 8. Mediante Auto de 17 de junio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso, a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda:

9. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Se aplicaron de manera indebida los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486, al momento de apreciar erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la solicitud. - En efecto, la patente solicitada no está dirigida a la protección de “usos” como erróneamente considera la Administración en las resoluciones acusadas aplicando indebidamente el artículo 14 de la Decisión 486.

Si se analizan las reivindicaciones solicitadas, se puede observar que las reivindicaciones del sistema y método solicitadas, muestran una serie de pasos para solucionar un problema presentado en el arte previo. - En el aparte de las reivindicaciones se hace alusión a un método para la marcación, seguimiento y autenticación de bienes, pero no a un producto como erróneamente lo consideró la Administración. - Adicionalmente, “Queda demostrado que la Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y descripción de la invención “métodos y sistemas para marcación, seguimiento y autenticación de productos” por cuanto la contribución de la invención al estado del arte se relaciona a un proceso industrial para la marcación y autenticación de bienes, pero nunca al soporte lógico expresado como tal”, por lo cual, el actor concluye que fue aplicado indebidamente el artículo 15 literal e) de la Decisión 486. - La Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la patente solicitada por cuanto consideró que la misma no cumplía con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486. - Al respecto, el actor reitera que la solicitud debe analizarse bajo los ojos de una persona medianamente versada en la materia, y que no puede afirmarse la falta de claridad por haber elementos que el examinador no considera patentables. - Con relación al artículo 25 de la Decisión 486, el actor aduce que “la objeción de la Administración consistió principalmente en que si se reivindicaban independientemente dos métodos, uno de autenticación y otro de marcación, no podía cumplirse con el requisito de unidad de invención”.

Es decir, que no cumplían con el principio de unidad de invención ya que ambas no generaban un único concepto inventivo, y por cuanto las reivindicaciones estaban referidas a diferentes objetos que no formaban parte de un único concepto inventivo. Sin embargo frente a lo anterior, la Superintendencia no tuvo en cuenta que dichos objetos están relacionados para generar el proceso de marcación o autenticación de bienes. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: - Las reivindicaciones son indefinidas al no ser posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica. No se observa con claridad qué es lo nuevo que se pretende proteger. - Algunas de las reivindicaciones relacionadas con un “método”, se redactaron en secuencias para procesamiento de señal (datos), lo que no es patentable.

Asimismo, los “usos” no son patentables. - No se cumple la unidad de la invención, ya que el pliego incluye al menos 9 grupos de reivindicaciones no enlazados por un concepto común. - La solicitud incluye unas secuencias lógicas de procesamiento de señal o información que son considerados soporte lógico como tal (software), por lo que resulta ser un caso no patentable. - El pliego afecta las disposiciones del artículo 14 de la Decisión 486, pues éste señala que se otorgarán patentes para las invenciones de producto o de procedimiento, donde no caben los usos.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, procede la interpretación solicitada[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Los requisitos de la patentabilidad. Concepto de Estado de la técnica e implicancias del análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente. 2.

Casos no patentables. El software. Los usos. 3. Las reivindicaciones. El requisito de claridad. 4. La unidad de la invención. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LOS REQUISITOS DE LA PATENTABILIDAD. CONCEPTO DE ESTADO DE LA TÉCNICA E IMPLICANCIAS DEL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO DE LA PATENTE. 11. El presente caso versa sobre la denegación de una solicitud de patente presentada por Philip Morris Products S.A. denominada: “Métodos y sistemas para marcación, seguimiento y autentificación de productos”.

La SIC decidió denegar el privilegio de patente, aduciendo que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 14, 15, 25 y 30 de la Decisión 486. El Tribunal considera que deben analizarse los requisitos de patentabilidad, el estado de la técnica y las implicancias del requisito de novedad y nivel inventivo de la patente. 12.

Dentro del Proceso 45-IP-2013, sobre la patente titulada DERIVADOS DE QUINAZOLINA INHIBIDORES DE SRC TIROSINA CINASA, este Tribunal ha señalado que: “Al respecto, si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que ‘el concepto de invención a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria’.

(Proceso 21-IP-2000, caso: ‘DERIVADOS DE BILIS HUMANA’, publicado en la Gaceta Oficial 631 de 10 de enero de 2001). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.

En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha señalado: ‘La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)’.

(Proceso 13-IP-2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)- 3-TER-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI- 2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN- 13–ILO, publicado en la Gaceta Oficial 1061 de 29 de abril de 2004). Requisitos de patentabilidad. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 13. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial que establece la norma comunitaria.

Concepto de estado de la técnica e implicancias en el análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo de la patente. 14. Sobre el nivel inventivo y el estado de la técnica, en el Proceso 45-IP- 2013, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por ‘todo lo que haya sido accesible al público’ que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, ‘con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo. Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el estado de la técnica, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención’.

(Proceso 12-IP-98, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA, publicado en la Gaceta Oficial 428 de 16 de abril de 1999). 15. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, señala ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: ‘Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema- solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y, - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(…)”[2]. 16. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Sala Consultante deberá vislumbrar el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

2. CASOS NO PATENTABLES. EL SOFTWARE. LOS USOS 17. El demandante solicita el registro de la patente de invención denominada “Métodos y sistemas para marcación, seguimiento y autentificación de productos”. En su demanda sustenta que la solicitud de la patente no está dirigida a la protección de “usos” como considera la Administración, sino que se trata de una serie de pasos para solucionar un problema.

Ante ello, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sustentado que las secuencias lógicas de procesamiento de señal (datos) que incluye la solicitud de patente conlleva a considerarlo un soporte lógico y como tal un software o programa de ordenador no resulta ser patentable. 18. La normativa comunitaria hace mención en el artículo 15 de la Decisión 486 de aquellos objetos que no son considerados invenciones.

En el literal e) precisa que los programas de ordenador no son considerados inventos, por lo que no son pasibles de ser patentados. 19. En relación a lo expuesto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009.

“El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la que se hará referencia de manera ilustrativa. La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal l), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado.

El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3). Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58). En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25).

Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).

Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador. La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”. 20. En lo relativo a la aludida calificación de la patentabilidad del “uso”, de manera enunciativa, este Tribunal reafirma que el texto normativo sólo ha considerado patentable los productos y los procedimientos, mas no “los usos”. 21.

En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la solicitud de la patente de invención es en efecto un programa de ordenador (software) o un “uso”, siendo ambos supuestos no patentables. 3. LAS REIVINDICACIONES. EL REQUISITO DE CLARIDAD. 22. La demandante afirma que la Administración apreció erróneamente las reivindicaciones y la descripción de la patente solicitada por cuanto consideró que la misma “no cumplía con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486”.

Al respecto, el actor reitera que la solicitud debe analizarse bajo los ojos de una persona medianamente versada en la materia, y que no puede afirmarse la falta de claridad por haber elementos que el examinador no considera patentables. 23. A fin de esclarecer el caso, se reitera lo plasmado en la interpretación de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 43-IP-2014: “Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad.

Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. Debemos entender las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 165-IP-2013: “(…) La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.[3] Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que: “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.[4] Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 de la Decisión 486 añade que: “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”[5].

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.” Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (artículo 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (artículo 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y, 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del artículo 30 de la Decisión 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas”. 24.

En razón a lo expuesto, la Sala consultante deberá establecer si las reivindicaciones de la patente de invención son claras y concisas, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

4. UNIDAD DE LA INVENCIÓN. 25. La Superintendencia de Industria y Comercio afirma en la contestación de la demanda que la solicitud de patente no cumplía con la unidad de la invención, ya que el pliego incluía al menos nueve grupos de reivindicaciones no enlazados por un concepto común. Por su parte, la demandante aduce que “la objeción de la Administración consistió principalmente en que si se reivindicaban independientemente dos métodos, uno de autenticación y otro de marcación, no podía cumplirse con el requisito de unidad de invención”.

En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”. 27.

El Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el marco del Proceso 173-IP-2013, refiere que: El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención".

Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. 28.

La Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. En correlación a lo expuesto, la Sala Consultante se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente de invención.

SEGUNDO: La normativa comunitaria ha establecido excepciones a ser considerados inventos como son los software, que por su naturaleza han sido catalogados como obras pasibles de protección por el Derecho de Autor y no patentables. De igual modo, nuestro ordenamiento comunitario únicamente considera que son pasibles de patentar los productos y los procedimientos.

TERCERO: Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, la Sala Consultante debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

En razón a lo expuesto, la Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones de la patente de invención son claras y concisas, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

CUARTO: La Sala Consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 190-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 15.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información. Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. [2] Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. [3] ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. [4] SALVADOR, Jovaní, Carmen.

El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. [5] Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48.