[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 209-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Marca: “TRIDIMENSIONAL”. Expediente Interno: 2009-00570-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 1247 de 28 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00570-00. El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Compañía de Galletas Noel S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Terceros Interesados: Société des Produits Nestlé S.A. Colombina S.A. 2. Antecedentes: 1. El 9 de noviembre de 2007, Compañía de Galletas Noel S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en una galleta triangular para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). [pic] 2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 593. Dentro del término legal, Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. presentaron oposiciones, encontrándose legitimadas por cuanto son empresas cuyos objetos sociales versan, entre otros, en la producción y comercialización de diversos productos de confitería, entre ellos, las galletas, por lo que se verían seriamente afectadas en el evento de otorgarse el registro de la marca TRIDIMENSIONAL, por cuanto se estaría concediendo un privilegio de exclusividad a favor de un tercero sobre una forma usual del producto respectivo. 3.
El 27 de febrero de 2009, mediante Resolución 10055, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundadas dichas oposiciones y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada. 4. El 13 de marzo de 2009, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la citada resolución, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 20120 de 28 de abril de 2009 y 28680 de 5 de junio de 2009, en el sentido de confirmar la decisión inicial, esto es, la Resolución 10055 de 27 de febrero de 2009. 5.
El 9 de octubre de 2009, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 10055, 20120 y 28680, todas ellas dictadas por la SIC. La demanda fue admitida a trámite el 17 de junio de 2008. 6. El 21 de abril de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Fundamentos de la demanda: 7. Compañía de Galletas Noel S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – La forma triangular de una galleta no puede ser la forma usual de ellas cuando ningún otro fabricante de este producto la usa, esta forma es arbitraria, especial y provoca en el consumidor una percepción completamente diferente, debido a su forma. – Si se acepta que existe una forma usual de galletas, ésta sería redonda, cuadrada o rectangular.
En efecto, las galletas, sean dulces o saladas, tienen solamente tres formas de presentación: redonda, cuadrada y rectangular. – En materia de formas de productos, solamente puede exigirse una originalidad relativa, porque dadas las características generales de ciertos envases, necesariamente han de existir semejanzas que deberán ser aceptadas. – La forma solicitada como marca TRIDIMENSIONAL tiene características muy peculiares, absolutamente propias y distintivas, y no puede el examinador confundir, la distintividad con la novedad, que no es requisito para el registro de marcas. 4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda: 8. La SIC contestó la demanda argumentando lo siguiente: – En el caso concreto, Compañía de Galletas Noel S.A. presentó para registro un signo TRIDIMENSIONAL que consiste en la figura triangular de una galleta de soda, figura que es la usualmente empleada por los demás empresarios de la clase y relacionadas, para la presentación precisamente de las galletas de soda o de sal. – Como lo señalan los actos acusados, el hecho de que la galleta posea cortes diagonales que le permitan al consumidor fraccionarla en forma triangular, no logra conferirle al signo TRIDIMENSIONAL presentado el carácter suficientemente distintivo requerido, ni señalar un origen empresarial determinado. – Los cortes diagonales aplicados en la galleta, no imprimen a la figura TRIDIMENSIONAL solicitada a registro por Compañía de Galletas Noel S.A. el rasgo distintivo que exige la normativa andina a efectos de poder concederse su registro, pues los mencionados cortes constituyen aspectos secundarios que sólo podrán ser apreciados por el consumidor luego de un examen minucioso del producto. – En conclusión, las resoluciones acusadas están conforme a derecho, el signo TRIDIMENSIONAL solicitado por Compañía de Galletas Noel S.A. no es apto para distinguir en el mercado los productos que buscan amparar, ni para señalar un origen empresarial determinado.
Por lo tanto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, como bien lo señalan las resoluciones atacadas. 9. Ni Société des Produits Nestlé S.A. ni Colombina S.A. contestaron la demanda. 5. Normas a ser interpretadas: 10. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) [1] y 135 literal c) [2] de la Decisión 486.
Procede la interpretación solicitada. 6. Materias a ser desarrolladas: 1. Marcas tridimensionales. 2. La irregistrabilidad de signos tridimensionales por consistir exclusivamente en formas usuales. B. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR: 1. MARCAS TRIDIMENSIONALES. 11. Compañía de Galletas Noel S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL consistente en una galleta triangular para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ante ello, Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. presentaron oposiciones, pues consideraban que de otorgarse el registro solicitado se estaría concediendo un privilegio de exclusividad a favor de un tercero sobre una forma usual del producto respectivo. 12. Dentro del Proceso 87-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente: “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.
Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…)” (Proceso 33-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 13. La Decisión 486 hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial[3]. En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
Asimismo, en el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) a) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. 14.
Y por último, en el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 15. Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.
Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP- 1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior interpretación prejudicial hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.
Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.
En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.
Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.
Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )” (Proceso 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998). 17.
Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.
Al respecto, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en particular. 18. Conforme a los criterios expuestos, corresponde a la corte consultante determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.
Debe realizar un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto.
2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES POR CONSISTIR EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS USUALES. 19. En el proceso interno, las opositoras Colombina S.A. y Société des Produits Nestlé S.A. sostuvieron que de otorgarse el registro del signo TRIDIMENSIONAL consistente en la figura triangular de una galleta de soda, se estaría concediendo un privilegio de exclusividad sobre una forma usual del producto respectivo. 20.
El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: ‘No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…)”. 21. Dentro del Proceso 86-IP-2014 de 19 de noviembre de 2014, este Tribunal precisó lo siguiente: “La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.
Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.
Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.
Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina.
Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.
Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.
El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”[4]. 22. La Corte Consultante debe determinar si la forma tridimensional consistente en una galleta triangular solicitada a registro por Compañía de Galletas Noel S.A. es una forma común o necesaria en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La Corte Consultante deberá determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.
SEGUNDO: La Corte Consultante debe determinar si la forma tridimensional consistente en una galleta triangular solicitada a registro es una forma común o necesaria en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente. Para lo anterior debe identificar los elementos novedosos del signo tridimensional, para así determinar el carácter distintivo de la marca, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 209-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas. [2] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. [3] La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura.
Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor.
Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura. [4] PROCESO 7-IP-2012.
Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.