PROCESO 212-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: MERCK KGAA.
Marca: MERKAT (mixta). Expediente Interno: 206-2013-0-1801-JR-CA-06. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 206-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 30 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 206-2013-0-1801-JR-CA-06.
El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: MERCK KGAA Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ INVERSIONES PACUCHA S.A.C. 2. Hechos: 1. El 8 de septiembre de 2010, Inversiones Pacucha S.A.C. solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta), para distinguir “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”, comprendidos en la Clase 10 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. El 19 de noviembre de 2010, Merck KgaA formuló oposición contra la solicitud de registro de marca, señalando ser titular de la marca MERCK en Bolivia y Colombia y la marca MERCK SERONO en Ecuador y Perú, inscritas con anterioridad a la fecha que se solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta), para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
El 10 de agosto de 2011, mediante Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 4. El 7 de septiembre de 2011, Merck KGaA presentó recurso de apelación contra la Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI. 5.
El 15 de octubre de 2012, mediante Resolución 1900-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI. 6. El 9 de enero de 2013, Merck KGaA interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 1900-2012/TPI- INDECOPI, que confirmó la Resolución 1915-2011/CSD-INDECOPI. 7.
El 25 de julio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda. 8. El 11 de agosto de 2014, el Merck KGaA interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada. 9. El 8 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Solicitando que el Tribunal se pronuncie expresamente respecto de: - Qué elementos esenciales se deben destacar para establecer que un signo tiene distintividad. - Qué aspectos o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MERKAT (mixto) y la marca registrada MERCK (mixta). - Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por signos poco más o menos semejantes. 3.
Argumentos de la demanda:
10. MERCK KGAA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Ser titular de la marca MERCK (mixta), la cual es notoriamente conocida. Las marcas confrontadas distinguen productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, se encuentran comprendidas a nivel gráfico y fonético, resultando confundibles entre sí. - Contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, los signos en comparación serían susceptibles de causar confusión, teniendo en consideración las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos. Adicionalmente, los signos en conflicto compartirían un significativo número de caracteres. - Al haber determinado el INDECOPI que el signo solicitado MERKAT (mixto) buscaba distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, artículos idénticos o vinculados a algunos artículos identificados con las marcas MERCK (mixtas) base de la oposición, el riesgo de confusión es mayor. - La marca MERCK (mixta) es una marca notoria para farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al respecto, los medios probatorios acompañados al expediente administrativo acreditarían la notoriedad de dicha marca. - Teniendo en consideración que la marca MERCK (mixta) es notoria, el signo solicitado MERKAT (mixto) se encuentra incurso en la prohibición del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto el signo MERKAT (mixto) sería susceptible de causar confusión con relación a la marca MERCK (mixta), así como dilución y aprovechamiento indebido del supuesto prestigio de la misma.
El signo MERKAT (mixto) sería una transcripción parcial de la marca MERCK (mixta) y, por lo tanto, debió haber sido denegado sobre la base del literal h) del artículo 136 de la mencionada normativa. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - En el presente caso, Merck KGaA no acreditó el carácter extraordinario de su marca.
No fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen de forma fehaciente la notoriedad de la marca MERCK (mixta), toda vez que los documentos presentados no permiten acreditar la notoriedad de la referida marca. - El sólo hecho de que la opositora sea titular de la marca MERCK (mixta) en diversos países del mundo no acredita la notoriedad de la misma ya que con ello lo que se evidencia es un interés y preocupación de Merck KGaA por proteger su marca más no la difusión y su extenso conocimiento en el Perú. Las impresiones en su página web no constituían medio probatorio relevante a efectos de acreditar la notoriedad de la marca, toda vez que no contenía información tendiente a demostrar un uso extenso ni un grado elevado de difusión de las marcas Merck (mixtas) en el Perú, ni en otro país miembro de la Comunidad Andina. - Las diferencias fonéticas y gráficas que presentan los signos en su conjunto determinaron que los mismos no sean confundibles.
Del mismo modo, para que exista riesgo de confusión los signos deben guardar un grado de semejanza en virtud del cual se advierta que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error al público consumidor. - En el presente caso, lo que intenta hacer Merck KGaA es desmembrar el signo solicitado MERKAT (mixto) a efectos de resaltar elementos comunes que pudieran existir respecto de su marca MERCK (mixta).
Sin embargo, este análisis es contrario a la legislación sobre Propiedad Industrial, según la cual debe prevalecer el análisis en conjunto de los signos sin desmembrar sus partes. - Contrariamente a lo señalado por Merck KGaA, el hecho que las marcas compartan algunas letras en común, no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar confusión en los consumidores, toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor. - Si bien los signos confrontados coinciden en el empleo de la partícula inicial “MER”, ello de ninguna manera puede determinar su semejanza pues ésta es de uso común o frecuente en la conformación de marcas registradas para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, como son los casos de MERCUR BODY CARE y MERCEDES-BENZ, que se encuentran registradas a favor de distintos titulares. 12.
Inversiones Pacucha S.A.C. contestó la demanda sosteniendo lo siguiente: - Los signos en conflicto no resultan confundibles o susceptibles de causar confusión, toda vez que son gráfica y fonéticamente diferentes al signo MERCK (mixto), no siendo susceptible de inducir a error a los consumidores. - Tomando en consideración que la partícula “MERC” resulta común a una variedad de marcas registradas a nombre de diferentes titulares, queda descartado que el signo solicitado MERKAT (mixto) sea susceptible de causar riesgo de confusión y/o asociación con los signos registrados a nombre de Merck KGaA. - La supuesta notoriedad de la marca MERCK (mixta) no fue acreditada por Merck KGaA en el Perú o en otro país de la Comunidad Andina.
La marca MERCK (mixta) no es un signo notorio en el país, pues no ha sido reconocida como tal y los documentos aportados por Merck KGaA no prueban tal calidad en el país o en la Comunidad Andina. - Aún en el supuesto negado que se pruebe notoriedad alguna de la marca MERCK (mixta), resultaría absurdo que con el signo solicitado MERKAT (mixto) se pueda causar confusión, pues la marca MERCK (mixta) actualmente ya coexiste con una diversidad de marcas que contienen la partícula “MERC”. 5.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 13. El juzgado declaró infundada la demanda, en base a los siguientes fundamentos: - Todos los documentos presentados por Merck KGaA y teniendo en cuenta lo que fundamentalmente hace notoria a una marca, se tiene que no se ha logrado acreditar el conocimiento en alto grado de su marca pues los documentos aportados son insuficientes para acreditar un amplio despliegue publicitario, uso intensivo y aceptación de la marca o su trascendencia en su rama comercial. - Comparados los signos en conflicto, se desprende que se suscitan diferentes impresiones fonéticas de conjunto, lo que determina que no sean confundibles entre sí. - Respecto de lo sostenido por Merck KGaA, que de las 6 letras que conforma la marca solicitada MERKAT (mixta), 4 de ellas se encuentran presentes y ubicadas en igual distribución en la marca MERCK (mixta), sobre el particular, hay que recalcar que las marcas confrontadas tienen diferente extensión, pues MERCK es una palabra monosílaba y MERKAT es bisílaba.
Además, teniendo en cuenta la pauta de visión en conjunto de las denominaciones simples, el público no se detiene a contar las letras que poseen las marcas al tenerlas al frente, sino que extrae los signos en conjunto, como por golpes de visión, lo cual es más razonable tratándose de denominaciones simples y de corta extensión. - En relación al argumento de Merck KGaA consistente en que el signo solicitado MERKAT (mixto) constituye una transcripción parcial de la marca MERCK (mixta), ya que reproduce la mayor parte de su estructura; cabe señalar que si bien las denominaciones que conforman las marcas en cotejo presentan cierta semejanza por cuanto comparten las primeras 3 letras (MER), ello no determina la impresión de conjunto. - Considerando la interrelación de los productos que distinguen las marcas en cotejo, se desprende inequívocamente que a pesar de la relación de identidad existente entre los productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, la presencia de diferencias gráficas, figurativas, fonéticas y la especial atención de los consumidores de este tipo de productos hacen posible la coexistencia de las marcas sin generar ningún riesgo de confusión directa, indirecta o de asociación. 6.
Argumentos del recurso de apelación:
14. MERCK KGAA presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136[1] literales a) y h) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada.
De oficio se procederá a la interpretación de los artículos 224[2] y 228[3] de la norma citada. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas mixtas. 3.
Comparación entre marcas denominativas y mixtas. 4. Partículas de uso común. 5. Marca notoria y su prueba de uso. El riesgo de dilución. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. En el presente proceso, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. solicitó el registro de la marca MERKAT (mixta) para distinguir productos de la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.
MERCK KGAA formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de sus marcas registradas MERCK (mixta) en Bolivia y Colombia; y, MERCK SONORO (denominativa) registrada en Ecuador y Perú de la misma Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 16. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 17.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 18.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[4]. 19.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.
Marca: SHERATON). 20. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 21. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 22.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[5] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[6].
(…)”. 23. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. 24. En el presente caso, el signo solicitado MERKAT es mixto y la marca opositora MERCK es también mixta, por lo que se analizará la comparación entre signos mixtos. 25. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 26. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”[7]. 27.
La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. 28. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 29. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[8] 30.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 31.
En este orden de ideas, la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado MERKAT (mixto) y la marca registrada MERCK SERONO (denominativa).
3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. 32. Se interpretará el tema de las partículas de uso común en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado MERKAT (mixto) está conformado por elementos de uso común como la partícula “MER”. 33. Si bien en el artículo 135[9] literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo[10]. 34. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. 35. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por partículas de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. 36. En atención a todo lo expuesto, la corte consultante deberá determinar si la partícula “MER” es de uso común en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas.
4. MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA DE USO. EL RIESGO DE DILUCIÓN. 37. Tomando en cuenta que en el presente caso la empresa MERCK KGAA formuló oposición a la solicitud de registro de la marca MERKAT (mixta) alegando la notoriedad de su marca MERCK; deviene necesario referirse a dicho tema. 38. Por lo tanto, este Tribunal tomará como referencia el Proceso 82-IP- 2013, en el que señaló lo siguiente: 39.
La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 40.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”.[11] 41.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”[12]. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.[13] 42. Así, el artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.
De éste se pueden desprender las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 43. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella”[14]. 44.
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”[15]. 45.
Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de terceros. 46. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 47.
La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, éstos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).
Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente con él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”[16]. 48.
Asimismo, el Tribunal considera que “dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”[17].
El riesgo de dilución: 49. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 50.
En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. 51. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;
(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 52. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 53.
Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior.
(…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”. 54. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.
Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. 55. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”. [18] 56.
Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”.[19] 57. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 58. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 59. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. La corte consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora MERCK (mixta).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
SEGUNDO: Al comparar marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.
Por otro lado, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la Corte Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión en conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
En atención a lo expuesto, la Corte Consultante deberá determinar si la partícula “MER” es de uso común en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y en otras clases conexas. De tratarse de una partícula de uso común, se entenderá que es una marca débil.
CUARTO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 212-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. [2] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. [3] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. [4] Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.
En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [5] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [6] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. [8] Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [9] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. [10] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. [11] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. [12] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32. [13] OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. [14] Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [16] Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [17] Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [18] SANCHO GARGALLO, Ignacio, “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil, España, 2011, p. 151. [19] OTAMENDI, Jorge.
DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354.