PROCESO 217-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Demandante: Industrias Alimenticias Cusco S.A. Materia: Infracción a las normas de represión de la Competencia Desleal.
Expediente Interno: 2384-2010-0-1801-JR-CA-15. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 2384-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 5 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2384-2010-0-1801-JR-CA-15.
El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Industrias Alimenticias Cusco S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Corporación Oro Verde S.A.C. 2. Antecedentes: 1. El 13 de junio de 2008, Industrias Alimentarias Cusco S.A. (en adelante INCASUR) denunció a Corporación Oro Verde S.A.C. (en adelante Oro Verde), por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, supuestos recogidos en los artículos 8 y 14 del Decreto Legislativo 26122, Ley de represión de la competencia desleal. 2.
La denuncia se basó en que Oro Verde estaría comercializando en el mercado, chocolate para taza instantáneo granulado de marca “Herbi” en una presentación que imitaría el empaque del producto “Sol del Cusco” en lo referente a la disposición y combinación de los gráficos, figurativos y cromáticos en conjunto, resultando casi idénticos o muy similares, generando confusión directa en los consumidores. 3.
Mediante Resolución 1 de 25 de junio de 2008, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, resolvió entre otros admitir a trámite la denuncia de Incasur. 4. El 12 de agosto de 2008, INCASUR solicitó a la Comisión, como medida cautelar, el cese inmediato del uso de empaques materia de denuncia por parte de Oro Verde y sus distribuidores, así como la inmovilización de los empaques materia de denuncia. 5.
Con Resolución 3 de 27 de agosto de 2008, la Comisión ordenó a Oro Verde, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza “Herbi”, en tanto presente un aspecto general similar al chocolate para taza “Sol del Cusco”, comercializado por Incasur. 6. Mediante Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008, la Comisión resolvió declarar fundada la denuncia de Incasur contra Oro Verde por la comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, sancionando a Oro Verde con una multa de 10 UIT y se ordenó su inscripción en el Registro de Infractores.
De igual modo se le ordenó el cese definitivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza instantáneo granulado “Herbi” en tanto su empaque presente un aspecto general similar al del chocolate granulado “Sol del Cusco”. 7. Mediante Resolución 6 de 17 de diciembre de 2008, la Comisión declaró consentida la Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008. 8.
Por Resolución 3 de 27 de agosto de 2008, la Comisión ordenó a Oro Verde, en calidad de medida cautelar, el cese preventivo e inmediato de la comercialización del chocolate para taza “Herbi”, en tanto presente un aspecto general similar al chocolate para taza “Sol del Cusco” comercializado por Incasur. 9. Mediante Resolución 9 de 15 de abril de 2009, la Comisión resolvió sancionar a Oro Verde con una amonestación por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante Resolución Nº3 de 27 de agosto 2008.
Dicha resolución es apelada por Incasur, mediante el escrito de 5 de mayo de 2009. 10. El 13 de agosto de 2009, Oro Verde presentó un escrito solicitando su adhesión a la apelación de Incasur en el extremo de la Resolución 9 que le fue desfavorable. Dicho pedido de adhesión fue declarado procedente mediante Resolución 1042-2009/SC1-INDECOPI. 11.
Por Resolución 1322-2009/SC1-INDECOPI de 23 de noviembre de 2009, la Sala de INDECOPI resolvió: i) declarar infundado el pedido de nulidad de Industrias Alimenticias Cusco S.A. de la Resolución 1042-2009/SC1- INDECOPI; ii) declara la nulidad de la resolución 8 que admitió a trámite la denuncia de Incasur contra Oro Verde por presunto incumplimiento de la medida complementaria dispuesta en la Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI de 29 de octubre de 2008; iii) declara la nulidad de la Resolución 5 de 5 de noviembre de 2008 por la cual la Comisión admitió a trámite la denuncia de Incasur contra Oro Verde por presunto incumplimiento de la medida cautelar ordenada y resolvió declararla infundada; y, iv) que carece de objeto pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la Resolución 785-2009/SC1-INDECOPI por la cual la Sala denegó la medida cautelar planteada por Incasur el 7 de julio de 2009. 12.
El 6 de abril de 2010, Incasur presentó demanda contencioso administrativa, sustentando que la Sala de INDECOPI se había limitado a evaluar una ligera diferencia existente entre el envase de Incasur y el de Oro Verde y no ha efectuado la comparación de los diversos elementos que Oro Verde utiliza para presentar un envase similar al chocolate granulado de Incasur, los cuales se procede a reproducir: 13.
Mediante Resolución 12 de 22 de junio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, resolvió declarar infundada la demanda por considerar básicamente que Oro Verde ha procedido a diferenciar su nuevo producto chocolate “Herbi” en la estructura de su diseño y variación de sus colores respecto del producto “Sol del Cusco”. 14.
El 7 de agosto de 2014, Incasur interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en los mismos términos en que fue interpuesta la demanda. 15. Por Resolución 6 de 31 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en Temas de Mercado, dispone la suspensión del proceso y que se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486.
Precisa en su informe de consulta de interpretación prejudicial las siguientes interrogantes: – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 258 de la Decisión 486? – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 259 inciso a) de la Decisión 486? – Para determinar que el empaque de un producto es capaz de crear confusión a los consumidores con respecto de los envases de los productos del competidor y por consiguiente constituirse un acto de competencia desleal por confusión ¿se deben emplear reglas de cotejo de marcas? – En todo caso, ¿Qué reglas o criterios se deben emplear para cotejar dos empaques a fin de determinar si existe riesgo de confusión como acto de competencia desleal; de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486? 3.
Argumentos de la demanda: 16. Industrias Alimentarias Cusco S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – El Tribunal de INDECOPI ha declarado infundada la denuncia interpuesta por incumplimiento de medida complementaria debido a que ha considerado que el empaque usado por Oro verde es nuevo y no presentaría semejanzas relevantes que conlleven a que un consumidor perciba el producto tenga apariencia general similar al del producto de Incasur. – Además afirma que el nuevo envase de Oro verde consiste en una variación irrelevante de su antiguo envase con la finalidad de seguir generando confusión con el envase de su producto, explotando indebidamente su reputación, de manera parasitaria. – La demandante evidencia en su demanda que los únicos cambios que se han realizado en el envase de Oro verde es que la cuchara que contiene el chocolate granulado tiene otra posición y el color rojo difuminado a la mitad del empaque se torna verde con bordes dorado. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 17. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente: – Afirma que la demandante únicamente cuestiona el extremo de la Resolución que declaró infundada la denuncia contra Oro verde por supuesto incumplimiento de la medida complementaria dispuesta en la Resolución 173-2008/CCD-INDECOPI y no sobre los demás extremos del pronunciamiento. – La demandada al reproducir los envases del chocolate “Herbi” esgrime que existen variaciones realizadas en el empaque del producto de Oro verde que son lo suficientemente capaces de evitar la confusión respecto del empaque del producto de la demandante, lo que evidencia que la empresa no incumplió con el mandato emitido por la Autoridad administrativa. 18.
Corporación Oro Verde S.A.C. contestó la demanda señalando lo siguiente: – Que resulta acertada la precisión y aplicación de la norma por el INDECOPI cuando denegó el pedido de sanción, pues luego del correspondiente análisis llegó a la conclusión de que los nuevos empaques de chocolate para taza “Herbi” presentaban variantes relevantes en cuanto a tonalidades e indicaciones de diseño y colores, generando un impacto visual distinto que permitía su coexistencia con el empaque de “Sol del Cusco” sin causar riesgo de confusión. 5.
Sentencia de Primera Instancia 19. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: – La primera impresión que un consumidor internaliza de un producto que va a adquirir, es el anverso o la parte delantera de éste; por lo que resulta poco relevante enfocar el análisis de confundibilidad de los productos teniendo como principal centro de atención el reverso del producto.
En lo que respecta a la distribución del elemento gráfico es diferente, así como la variación de los demás elementos denominativos están distribuidos de manera diferente. Por lo que considera que no hay fundamento en el argumento. 6. Argumentos del recurso de apelación – Inversiones Alimenticias S.A. considera que el Juzgado ha considerado de manera errónea que variar sólo algunos elementos de la envoltura del producto “Herbi” configura elemento suficiente para considerar que su envoltura no genera efectos de confusión en el mercado.
El argumento desarrollado no resiste el más mínimo análisis pues se limita a considerar la variación de los elementos del empaque y omite referirse a la impresión integral.
7. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 20. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada[1]. 8. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Actos de competencia desleal. 2. La competencia desleal por medio de actos de confusión. 3. Requisitos para la comparación de empaques.
B. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. 21. En el presente caso, Industrias Alimenticias Cusco S.A. denunció a Corporación Oro Verde S.A.C. por actos de competencia desleal, pues estaría comercializando en el mercado, chocolate para taza instantáneo granulado con la marca “Herbi” en una presentación que imitaría el empaque de su producto “Sol del Cusco” generando confusión directa en los consumidores. 22.
Al respecto, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. 23. De esta forma, el artículo 258 de la referida norma establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. 24.
De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 25. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”[2]. 26.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"[3].
“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"[4]. 27. Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 28.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)”[5]. 29.
Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: – Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. – Que el acto o la actividad sea indebido. – Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". 30.
En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. 31. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. 32.
Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 33. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 34.
Conforme a lo expuesto, la Sala consultante debe determinar si la demandada Corporación Oro Verde S.A.C. quiso perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de la sociedad demandante, y si la comercialización del chocolate para taza instantáneo granulado con la marca “Herbi” objeto del proceso se ha presentado de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la parte accionante.
2. LA COMPETENCIA DESLEAL POR MEDIO DE ACTOS DE CONFUSIÓN. 35. En el caso en concreto, Industrias Alimenticias Cusco S.A. denunció a Corporación Oro Verde S.A.C. por actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, pues el producto que ésta comercializa -chocolate para taza instantáneo granulado de marca “Herbi”- es similar al empaque de su producto “Sol del Cusco”. 36.
En ese sentido, en el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Éstos son: – Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. – Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. – Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 37.
Por lo tanto, y con relación al presente caso, corresponde desarrollar el primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, el mismo que goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”.[6] 38. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486 y, en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo”[7]. 39. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 40.
Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado. 41. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada.
Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.
3. REQUISITOS PARA LA COMPARACIÓN DE EMPAQUES. 42. En el presente caso, Industrias Alimenticias Cusco S.A. señaló que el empaque del producto “Herbi” que comercializa Corporación Oro Verde S.A.C. es similar al empaque de su producto “Sol del Cusco”. Ante ello, y a afectos de proceder a comparar si hay riesgo de confusión entre los signos confrontados, corresponde reproducir los mismos: [pic] 43.
En ese sentido, se advierte que los signos confrontados en el conflicto de competencia desleal son de naturaleza mixta, por lo que, a continuación se procederá al análisis de los mismos. 44. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”[8]. 45. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). 46.
De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP- 98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 47. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 48. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas.
Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP- 2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 49.
El presente caso versa sobre dos empaques que se protegen de conformidad con la estructura de sus elementos, sus colores y la disposición de dichos elementos en el conjunto, por lo que resulta pertinente traer a colación el Proceso 234-IP-2013 de 13 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal desarrolló los criterios del “trade dress”: “Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress, no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros[9].
En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La SIC determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor[10].
Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress), el Indecopi ha señalado que “los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (o servicios) en el mercado (trade dress)”[11]. (…) Otro proceso del Indecopi que puede ser tomado como referencia fue el caso de “Scotch Brite” v. “Score White”.
La primera interpuso una denuncia por infracción a derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal (actos de confusión y explotación de la reputación ajena), debido a las marcadas similitudes entre las etiquetas de las esponjas abrasivas que comercializaba. Si bien el Tribunal del Indecopi desestimó la pretensión por infracción a derechos de exclusiva puesto que las marcas eran diferentes y, por lo tanto, no generarían por sí mismas riesgo de confusión; declaró fundada la acción de infracción en el extremo referido a actos de competencia desleal de la siguiente manera: “La emplazada no puede alegar desconocer ni la marca, ni la etiqueta, ni la presentación del producto esponja para cocina o paño abrasivo de la marca SCOTCH BRITE, debido a que éste es el producto precursor y líder en lo relativo a la venta de estos productos, siendo obvio que la emplazada, conocedora de la fama y prestigio de los productos SCOTCH BRITE, ha decidido explotar ilegítimamente a su favor esa reputación que le es ajena y es por ello que imita la marca, etiqueta y trade dress del producto SCOTCH BRITE en su producto de marca SCORE WHITE, para de esa manera vender su producto a un público que lo adquiere en la creencia que está comprando un producto SCOTCH BRITE o un producto vinculado a él y que tiene el mismo origen empresarial”[12]. [pic] [pic] En el ámbito de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 129-IP-2006 de 4 de octubre de 2006, este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal de la siguiente manera: “Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.
De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo”.
Dentro del Proceso 23-IP-98 de 25 de septiembre de 1998, este Tribunal recogió el criterio tomado en dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín: “(…) Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante.
Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). “En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.
A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc’s BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8th. Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, pp. 4 y 5).
(…)”. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América (Lanham Act de 1946), las formas tridimensionales y las envolturas y envases de productos son protegibles como marcas. Dicha protección fue denominada trade dress y la misma ha alcanzado un gran desarrollo a través de la jurisprudencia emanada de sus tribunales[13].
El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local[14]. Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.
En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web. La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal.
En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.
Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal.
En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal. En la Decisión 486, el Derecho de la represión de la competencia desleal y el Derecho de Marcas no deben considerarse compartimentos estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486).
Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales.
Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal[15]. Por otro lado, en el Derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva, sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación. Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.
Sin embargo, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece. En consecuencia, existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena[16].
Por lo tanto, en el presente caso este Tribunal considera pertinente traer a colación lo señalado en el artículo 137 de la Decisión 486: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
La Corte consultante debe verificar si existen indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, dando lugar a un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno ganado mediante el trade dress. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal precisó que: “El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”. La Corte consultante deberá tomar en cuenta el impacto visual de conjunto, la disposición de los elementos cromáticos y figurativos, el uso y la combinación de los colores, así como la tipografía caracterizada en los signos confrontados.
(…)”. 50. En ese orden de ideas, la Sala Consultante aplicando los criterios antes expuestos, deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el empaque del producto “Sol del Cusco” (mixto) y el empaque del producto “Herbi” (mixto), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, tomando en especial consideración los criterios esgrimidos sobre el “trade dress”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio o daño a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear riesgo de confusión, error o descrédito con el objetivo de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.
La Sala Consultante debe determinar si la demandada Corporación Oro Verde S.A.C. quiso perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal en contra de la sociedad demandante, y si la comercialización del chocolate para taza instantáneo granulado de marca “Herbi” objeto del proceso se ha presentado de manera desleal o maliciosamente con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de la parte accionante.
SEGUNDO: Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de Derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado.
De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deberá analizar si en el caso en concreto, nos encontramos dentro de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada.
TERCERO: La Sala Consultante deberá comparar la marca registrada con el signo usado supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia. En ese sentido, la Sala Consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el empaque del producto “Sol del Cusco” (mixto) y el empaque del producto “Herbi” (mixto), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, tomando en especial consideración los criterios esgrimidos sobre el “trade dress”.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 217-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 258 Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259 Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (…) [2] Proceso 38-IP-98. sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en la G.O.A.C. 419 de 17 de marzo de 1999.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45. [4] NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, Pág. 316. [5] GACHARNÁ, María Consuelo.
“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47. [6] Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de 2005. G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 116-IP-2004, ya citado. [8] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Véase los casos de trade dress en América Latina, citados en: Luis José Diez Canseco Núñez, “Competencia desleal y Trade dress”, pp. 18-22. Disponible en web: http://www.docstoc.com/docs/121910199/Competencia- desleal-y-Trade-Dress-Luis-Jose-Diez-Canseco [10] TOBÓN FRANCO, Natalia, “La protección del trade dress de los establecimientos de comercio en Colombia”.
Disponible en web: http://www.nataliatobon.com [11] Criterio recogido de la Resolución 447-2002/TPI-INDECOPI de 13 de mayo de 2002, recaída en el expediente 112398-2000. [12] Minnesota Mining and Manufacturing Company v. C.M.R. del Perú (“Scotch Brite” v. “Score White”), Resolución 858-2002/TPI-INDECOPI, Expediente 123587-2001. [13] Ver: Leading Case- Two Pesos Inc. vs. Taco Cabana Inc., 505 U.S. 763 (1992). [14] FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo, “Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?, Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, Nº 5, Lima, 2009, p. 328. [15] Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.
Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto. Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación. [16] La Resolución 1091-2005/TDC del Indecopi (caso Bembos contra Renzo’s) dio lugar a este precdente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión.