PROCESO 218-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Marca: “BIOLEPTOGEN” (denominativa).
Expediente Interno: 2013-00052-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 1325 de 30 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el 5 de mayo de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00052. El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio – SIC República de Colombia. Tercero Interesado: BIOGENESIS BAGÓ S.A. 2. Antecedentes: 1. El 19 de octubre de 2010, la sociedad Biogénesis Bago S.A. solicitó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación Internacional de Niza). 2.
Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro, Laboratorios Biogen de Colombia S.A. presentó oposición a la solicitud de registro mencionado sobre la base de sus marcas: BIOGEN (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza;
BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN PRODUCTS (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGENÉRICOS (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. El 30 de junio de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 35700 mediante la cual declaró infundada la oposición presentada y ordenó el registro del signo solicitado. 4.
El 29 de julio de 2011, Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 35700 que otorgó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo). 5. El 28 de setiembre de 2011, mediante Resolución 52712 la Dirección de Signos Distintivos confirmó la Resolución 35700 y concedió la apelación interpuesta. 6.
El 31 de julio de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución 46485 confirmando la decisión apelada, contenida en la Resolución 35700 que concedió el registro del signo solicitado. 7. El 11 de enero de 2013, Laboratorios Biogen de Colombia S.A. planteó acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra las Resoluciones 35700 de 30 de junio de 2011, 52712 de 28 de septiembre de 2011 y 46485 de 31 de julio de 2012. 8.
El 19 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 9. Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Considera que se aplicó indebidamente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, desconociendo materias aplicables a la controversia. - No hay duda que en el caso expuesto, entre las expresiones BIOGEN y BIOLEPTOGEN concurren tanto la identidad o semejanza visual, conceptual y fonética, como la relación entre los productos que pretenden distinguir los signos confrontados, por lo que la causal prevista en la norma antes citada existe y las marcas no podrán coexistir en el mercado. - Al realizar el análisis de los signos, la accionante afirma que el Tribunal Andino ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido en las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud o la identidad de sus raíces o terminaciones, incrementan el riesgo de confusión. En tal sentido, de la expresión BIOLEPTOGEN, la partícula LEPTO no tendría fuerza distintiva y, por ende, en su conjunto podría generar en los consumidores la idea de asociación con la marca BIOGEN al considerar el signo solicitado una modificación secundaria de ésta. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 10. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que para realizar una evaluación de confundibilidad se debe apreciar los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, pues sería la situación real en la que eventualmente se podría encontrar el consumidor promedio, el cual percibe las marcas de manera individualizada. - Afirma que aplicando los parámetros de evaluación de signos, ha quedado demostrado que el signo BIOLEPTOGEN (denominativo) y las marcas BIOGEN (denominativa), BIOGEN (mixta), BIOGENERICOS (denominativa), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) y BIOGEN PRODUCTS (mixta), no presentan similitud que pueda causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundiría al escogerlas en el mercado. 11.
Biogénesis Bagó S.A. contestó la demanda señalando que: - Las circunstancias del caso materia de litis no son idénticas a las que pretende la actora que se aplique (al hacer referencia del caso BIOESTOGEN-BIOGEN, el caso XENICAL –XEGNAL y el caso XYLORAL -ZYLORIC). - Las marcas que se formen con uno o varios elementos genéricos o de uso común se convierten en débiles, lo que significa que deben soportar la existencia de otras que también incluyan uno de tales elementos inapropiables de manera exclusiva, con tal que el conjunto resultante sea diferente de los registrados.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. Procede la interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos. 2. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3. Partículas de uso común (BIO y GEN) en las marcas farmacéuticas. 4. Examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 13. En el presente caso, BIOGÉNESIS BAGO S.A. solicitó el registro del signo BIOLEPTOGEN (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
BIOGEN DE COLOMBIA S.A. formuló oposición sobre la base de sus marcas: BIOGEN (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 3, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza;
BIOGEN PRODUCTS (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y BIOGENÉRICOS (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. 14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[8].
(…)”. 15. Por lo tanto, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. 16. En el presente caso, se solicitó el registro de la marca BIOLEPTOGEN (denominativa) mientras que se presentaron oposiciones sobre la base de las marcas: BIOGEN (denominativa), BIOGEN (mixta), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta), BIOGEN PRODUCTS (mixta) y BIOGENÉRICOS (denominativa).
Ante ello, resulta indispensable reproducir los signos que son puestos a comparación: Signo solicitado BIOLEPTOGEN Marcas registradas [pic] [pic] [pic] [pic]BIOGENERICOS Comparación entre marcas denominativas 17. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “(…) Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 18. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal en el Proceso 23-IP-2014, el cotejo entre signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas: – Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el tráfico mercantil. – Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo la marca es captada en el mercado. 19.
La Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BIOLEPTOGEN (denominativo) y las marcas registradas BIOGEN (denominativa) y BIOGENÉRICOS (denominativa). Comparación entre marcas denominativas y mixtas 20. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 13. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 13.
La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad a las reglas que han sido desarrolladas anteriormente para la comparación entre signos denominativos.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 14. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo BIOLEPTOGEN (denominativo) y las marcas registradas BIOGEN (mixta), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) y BIOGEN PRODUCTS (mixta) analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (BIO y GEN) EN LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. 15. En el presente caso, la demandante ha señalado que de la expresión BIOLEPTOGEN, la partícula LEPTO no tendría fuerza distintiva y, por ende, en su conjunto podría generar en los consumidores la idea de asociación con la marca BIOGEN al considerar el signo solicitado una modificación secundaria de ésta. 16.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 17.
La Sala Consultante deberá determinar si las partículas BIO y GEN son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.
4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS. 18. El signo solicitado a registro BIOLEPTOGEN (denominativo) y algunas de las marcas opositoras registradas como BIOGEN (denominativa), BIOGEN INMUNOLOGY (mixta) y BIOGEN PRODUCTS (mixta) amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 19.
Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 20.
A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002). 21.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 22.
De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo “BIOLEPTOGEN” (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre las marcas en conflicto, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La Sala Consultante deberá realizar el examen de confundibilidad siguiendo los criterios plasmados en la presente ponencia.
TERCERO: La Sala Consultante deberá determinar si las partículas BIO y GEN son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.
CUARTO: La Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo BIOLEPTOGEN (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | | Gustavo | |Luis José Diez Canseco Núñez |García Brito | |PRESIDENTE |SECRETARIO | | | | Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 218-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…). [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [8] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.