PROCESO 243-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actor: Laboratorios Induquímica S.A. Marca: “OTC EXPRESS” (denominativa).
Expediente Interno: 3033-2013-0-1801-JR-CA-14. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 3033-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 25 de mayo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3033-2013-0-1801-JR-CA-14.
El Auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Laboratorios Induquímica S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 2. Antecedentes: 1. El 28 de septiembre de 2009, Laboratorios Induquímica S.A. solicitó el registro de la marca OTC EXPRESS (denominativa) en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. Reckitt & Colman (Overseas) Limited formuló oposición al registro, ya que es titular en Colombia de la marca EXPRESS (Certificado 248681) que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Mediante Resolución 1872-2010/CSD-INDECOPI de 25 de agosto de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Reckitt & Colman (Overseas) Limited y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. 4.
El 15 de septiembre de 2010, Laboratorios Induquímica S.A. interpuso recurso de apelación señalando que el signo solicitado OTC EXPRESS (denominativo) no resulta confundible con las marcas registradas EXPRESS (Certificado 248681) y EXPRESS (mixta) (Certificado 401013), dadas las diferencias existentes entre sí. 5. Mediante Resolución 152-2013/TPI-INDECOPI de 16 de enero de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi denegó el registro por tratarse de un signo descriptivo. 6.
Laboratorios Induquímica S.A. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 152-2013/TPI-INDECOPI. 7. Mediante Sentencia de 30 de septiembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 8.
Laboratorios Induquímica S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: 1.
Si puede ser objeto de registro de marca, signos que incorporen junto a la expresión descriptiva o genérica, elementos de fantasía, que otorguen distintividad suficiente al conjunto. 2. Cuándo y cómo un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo; asimismo, qué aspectos o elementos se debe tener en cuenta para considerarlo así. 3.
Argumentos de la demanda: 10. Laboratorios Induquímica S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – El término OTC no resulta descriptivo en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que no informa de manera directa característica alguna de los productos en cuestión. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que los medios probatorios adjuntados por la opositora se refieren a la denominación OVER THE COUNTER DRUGS, la cual no es materia de análisis en el presente caso. – En la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran registrados a favor de distintos titulares, signos que incluyen en su conformación la denominación EXPRESS, tales como: OPTI- FREE EXPRESS (marca de producto, Certificado 41243), PHARMA EXPRESS E.I.R.L. y figura (nombre comercial, Certificado 3443) y SAE S.A. PHARMACEUTICAL COMPANY SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. y logotipo (marca de producto, Certificado 143604); siendo que, en virtud a la coexistencia registral antes descrita, corresponde que el signo solicitado también acceda a registro. – La denominación EXPRESS resulta descriptiva, ya que si bien proviene del idioma inglés, su significado (rápido) es conocido por el público consumidor.
Por lo tanto, se advierte que dicha denominación es utilizada para informar de manera directa las características de los productos que se pretende distinguir. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: – Las letras OTC constituyen las siglas de la expresión proveniente del idioma inglés “OVER THE COUNTER”, las cuales son utilizadas para identificar a los productos farmacéuticos, cuya dispensación no requiere autorización médica por tratarse de enfermedades leves.
Ello es indicativo de las características de los productos. – En la Clase 5 se encuentran registradas a favor de distintos titulares, varias marcas que incluyen en su conformación las siglas OTC. – Por otro lado, la palabra en inglés EXPRESS significa “rápido, expreso, directo”, y ha pasado a formar parte del lenguaje usual del país y es entendida por el consumidor medio. – El signo solicitado OTC EXPRESS (denominativo) es descriptivo, ya que informa que los productos farmacéuticos no requieren de receta médica para su venta, además de que tales productos surtirán efectos con prontitud o rapidez.
Por lo tanto, se incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. – El signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que puedan desvirtuar tal carácter y dotar de suficiente distintividad al signo. – No corresponde pronunciarse sobre el riesgo de confusión. 5. Sentencia de Primera Instancia 12.
La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: – Las palabras OTC y EXPRESS son descriptivas respecto de los productos farmacéuticos, por lo que se incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. – El Indecopi ha motivado debidamente la resolución administrativa impugnada. 6.
Argumentos del recurso de apelación 13. Laboratorios Induquímica S.A. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contencioso administrativa.
7. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada[1]. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos descriptivos en idioma extranjero. 2. Examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas. B. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 15. En el presente caso, Laboratorios Induquímica S.A. solicitó el registro de la marca OTC EXPRESS (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, el INDECOPI denegó el registro solicitado por considerar que el signo era descriptivo en tanto informa de algunas de las características de tales productos, incurriendo en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal e) de la Decisión 486.
Signos descriptivos 16. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 17.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 18.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. 686 de 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 189 de 15 de septiembre de 1995). 19. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto de la marca es distintivo.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero en conjunto resultaría ser distintivo. Signos en idioma extranjero 20. En ese sentido, el INDECOPI señaló que la denominación EXPRESS constituye un término originario del idioma ingles que significa “rápido, expreso, directo”, el cual ha pasado a formar parte del lenguaje usual del país y es entendida aún por personas que no tienen conocimiento del idioma inglés. Del mismo modo señaló que las siglas OTC (“over the counter”) son indicativas de algunas de las características de los productos que pretende identificar (a saber, que son productos que no requieren prescripción médica). 21.
En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.
Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar” (Proceso 70-IP- 2012 de 12 de septiembre de 2012).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”. 22.
La Sala Consultante deberá determinar si el significado de las palabras OTC y EXPRESS son de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si dichas palabras son descriptivas para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo en su conjunto y proceder o no a su registro.
2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS. 23. El signo solicitado a registro OTC EXPRESS (denominativo) pretende distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 24. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 25. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002). 26.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 27.
De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado a registro OTC EXPRESS (denominativo), tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En primer lugar, la Sala Consultante deberá determinar si las palabras OTC y EXPRESS son o no palabras constituidas por términos en inglés conocidas por el público consumidor. En segundo lugar, la Sala consultante deberá establecer si las palabras OTC y EXPRESS son descriptivas para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.
SEGUNDO: La Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado a registro OTC EXPRESS (denominativo), tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 243-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…)