PROCESO 292-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: BAJAJ AUTO LTDA. Marca: “PULSAR” (mixta).
Expediente Interno: 06005-2013-0-1801-JR-CA-24. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 7465 6005-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 19 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6005-2013-0-1801-JR-CA-24.
El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: BAJAJ AUTO LTDA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. Tercero interesado: Eduardo Antonio Cruz Cabrera. 2.
Antecedentes: 1. El 27 de octubre de 2010, el señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera solicitó el registro de la marca PULSAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. BAJAJ AUTO LTDA. formuló oposición manifestando que es titular en el Perú de la marca PULSAR (denominativa) y PULSAR BAJAJ (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, es titular en Colombia de la marca PULSAR (denominativa) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Mediante Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI de 13 de octubre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 4. El 10 de noviembre de 2011, BAJAJ AUTO LTDA. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI. 5. Mediante Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI de 24 de abril de 2013, la Sala del Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 2578- 2011/CSD-INDECOPI que otorgó el registro de la marca PULSAR (mixta).
6. BAJAJ AUTO LTDA. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI. 7. Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda por considerar que existe un riesgo asociativo entre las empresas que dirigen las partes involucradas, lo que llevaría a error al público consumidor. 8.
El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: – ¿Cómo debe interpretarse el riesgo de confusión indirecta y el riesgo de asociación entre dos signos en conflicto? – El uso de una marca registrada para distinguir productos de la Clase 12 de la Nomenclatura Oficial (vehículos de dos ruedas, vehículos terrestres, scooters, motocicletas, sus partes y accesorios) utilizada en productos publicitarios como mochilas, canguros, etc.
(merchandising) de la Clase 18, puede impedir el registro de otra marca de denominación idéntica para distinguir los mismos productos objeto de publicidad que corresponden a la Clase 18 de la Nomenclatura Oficial, por producir riesgo de asociación, pese a que ambas marcas distinguen productos no vinculados competitivamente. 3. Argumentos de la demanda:
10. BAJAJ AUTO LTDA. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - No se efectuó un examen riguroso de la notoriedad de la marca PULSAR en el mercado peruano, no habiéndose tomado en cuenta los medios probatorios que acreditan la notoriedad de la marca PULSAR. - No se valoró adecuadamente las pruebas presentadas donde se acreditaba la mala fe del señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera y donde éste reconoce conocer la marca PULSAR con anterioridad a la presentación de su solicitud de registro, de lo cual se puede deducir que conocía la comercialización por parte de BAJAJ de casacas de cuero, guantes, mochilas, canguros y otros accesorios de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. - Hay pruebas determinantes del riesgo de confusión, no únicamente debido a la similitud de los signos, sino a que actualmente ya existen en el mercado productos marcados con un signo idéntico, lo que determina por sí misma la confusión directa a la que se verán expuestos los consumidores, quienes supondrán que los productos comercializados por el señor Cruz Cabrera son productos de BAJAJ o que existe una relación comercial entre BAJAJ y el señor Cruz Cabrera para que éste produzca y venda productos de la Clase 18 con el signo PULSAR. - BAJAJ demostró la venta de sus productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza con anterioridad a la solicitud presentada por el señor Cruz Cabrera. - No se ha valorado el riesgo de asociación, el cual se ve incrementado con la existencia de empresas de venta de motocicletas y vehículos que tienen una relación comercial con otras empresas para la elaboración de productos de la Clase 18. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda argumentando lo siguiente: - Que la actora pretendió ampliar los fundamentos de su oposición de manera extemporánea, por cuanto, la supuesta notoriedad de su marca no fue invocada al formular oposición al registro de la marca cuestionada, sino luego del vencimiento del respectivo plazo, no siendo posible tal ampliación de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486. - Que es clara la falta de vinculación entre los productos distinguidos por la opositora y los productos que el signo solicitado pretende distinguir, toda vez que los productos de la Clase 18 son diversos tipos de artículos fabricados en cuero, imitaciones de cuero, u otros materiales resistentes, en tanto que los productos de la Clase 12 están relacionados con medios de transporte cuya finalidad es la de facilitar el traslado de un lugar a otro de las personas o cosas (carga), siendo que tampoco se trata de productos sustitutos o complementarios ni están dirigidos al mismo público consumidor. - Que no se ha acreditado la existencia de mala fe en la solicitud de registro, siendo inconsistente atribuir algún escenario de mala fe a una solicitud de registro de marca que se realiza para distinguir productos que no tienen conexión competitiva con los del titular de una marca extranjera.
En ese sentido, señala que la existencia de un escenario en el que no se aprecia riesgo de confusión alguno entre los signos confrontados acredita la no existencia de mala fe en el solicitante del signo. - Que se realizó una evaluación global en relación con las marcas confrontadas a efectos de detectar si es que el signo solicitado incurriría o no en la prohibición de registro contemplada en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, y al concluirse que no se encontraba en ninguna prohibición de registro, ello significaba que el análisis incluyó todas las posibilidades de confusión descritas en la norma como riesgo de asociación. 12.
El señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera contestó la demanda argumentando lo siguiente: - Que no ha reconocido el conocimiento previo de la marca PULSAR para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, sino un conocimiento de dicho signo para identificar motocicletas al ser dicho rubro en el cual la opositora realiza su actividad económica. - Que al registrar BAJAJ su marca PULSAR, lo hizo con el interés económico de proteger su marca solo de los productos que comercializa en el Perú (motocicletas), más no de productos como polos, gorras, mochila, koalas casacas de cuero, mochilas y bolsas deportivas, los cuales son souvenirs que forman parte de una estrategia publicitaria que busca resaltar la marca PULSAR. - Que la denominación de la marca no ha sido absoluta creación y uso de BAJAJ, pues ésta viene siendo utilizada de manera común por un sin número de empresas para identificar sus productos en el mercado. 13.
Que la determinación de la no vinculación de los productos de la Clase 18 (cuero y cuero de imitación) y la Clase 12 (motocicletas) responde a que en aplicación del principio de especialidad ambos productos tienen distinta naturaleza y finalidad, además que no son producidos por las mismas empresas, y que respecto a la similitud de los signos, si bien ambos comparten la similitud fonética, al tratarse de productos no vinculados no se generaría riesgo de confusión 5.
Sentencia de primera instancia: 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada en parte la demanda al considerar que: - De acuerdo a lo establecido en el inciso a) de la Decisión 486, no procede la inscripción a registro de un signo distintivo cuando su uso en el comercio sea capaz de generar en los consumidores un riesgo de asociación acerca del origen empresarial de los productos que distinguen los signos en cuestión, si de los hechos y medios probatorios aportados al procedimiento administrativo se evidencia que los consumidores, aún diferenciando los bienes, prestaciones o establecimientos de las empresas concurrentes puede considerar que entre ambas empresas existe vinculación económica u organizativa. - La resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI ha incurrido en insuficiencia de motivación afectando el derecho al debido procedimiento administrativo, por cuanto no tomó en cuenta los hechos y las pruebas que demuestran la existencia de un riesgo asociativo entre las empresas que dirigen las partes involucradas lo cual conllevaría a error al público consumidor. 6.
Argumentos del recurso de apelación: 15. El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en que la demandante en su escrito de oposición no presentó argumentos ni medios probatorios referidos al posible riesgo de asociación entre los signos, por lo que no correspondía que la autoridad administrativa haga un análisis exhaustivo y se pronuncie expresamente sobre los argumentos y medios probatorios que sustentarían el posible riesgo de asociación (dado que no fueron alegados por la demandante en su escrito de apelación).
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 16. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Mala fe en la obtención de registros de marcas. 3. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 12 (vehículos, aparatos de locomoción terrestre) y 18 (cuero y cuero de imitación) de la Clasificación Internacional de Niza.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 17. En el presente caso, el señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera solicitó el registro de la marca “PULSAR” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
BAJAJ AUTO LTDA. formuló oposición contra dicha solicitud sobre la base de sus marcas registradas en Perú y Colombia “PULSAR” (denominativa) y “PULSAR BAJAJ” (mixta) registrada en Perú, ambas para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 18. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[8].
(…)”. 19. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
2. MALA FE EN LA OBTENCIÓN DE REGISTROS DE MARCAS 20. En el proceso interno, se advierte que ha sido materia de discusión la mala fe con la que habría actuado el señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera al pretender el registro de la marca “PULSAR” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Así, al interponer la demanda, BAJAJ AUTO LTDA. sostuvo que no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas que acreditarían la mala fe del señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera, quien habría tenido conocimiento con anterioridad a la presentación de su solicitud de registro acerca de la comercialización por parte de BAJAJ AUTO LTDA de casacas, guantes, mochilas, canguros y otros accesorios de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
Asimismo, sostiene que la gran difusión de la marca “PULSAR” (denominativa) en el mercado peruano permite concluir de que no es pura casualidad que el solicitante elija este signo distintivo para registrarlo y aprovecharse de su reputación. Por su parte, el Indecopi ha señalado que sería inconsistente atribuir algún escenario de mala fe a una solicitud de registro de marca para distinguir productos que no tienen conexión competitiva con los del titular de una marca extranjera.
El señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera, por su parte, señaló que no ha reconocido tener conocimiento previo de la marca “PULSAR” para identificar productos de la clase 18, sino un conocimiento de dicho signo para identificar motocicletas, al ser dicho rubro en el cual la opositora realiza su actividad económica. 21. Al respecto, el Tribunal reitera lo expuesto en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54- IP-2013: “(…) Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno[9]”. 22.
En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”[10]. 23. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. 24.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.[11] 25. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.
En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado. 26. Ahora bien, el análisis que haga la Sala Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el registro fue solicitado mediando mala fe.
Dicha conducta podría estar marcada por la intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento de una marca registrada, de su grado de recordación en el público consumidor, o de su poder de penetración en el mercado. 27. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que puede conllevar una marca.
Por tal razón, la Sala Consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca registrada, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 28. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera otra marca registrada, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS. 29. En el presente caso, se solicitó el registro de la marca “PULSAR” (mixta); mientras que se presentó oposición sobre las marcas registradas “PULSAR BAJAJ” (mixta) y “PULSAR” (denominativa). Ante ello, resulta indispensable reproducir los signos que son puestos a comparación: SIGNO SOLICITADO MARCAS REGISTRADAS PULSAR (Certificado 103122) [12] Comparación entre marcas mixtas 30.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 31.
Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”[13]. 32.
La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 33. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Comparación entre marcas denominativas y mixtas: 34. La Sala Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 35. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.[14] 36.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 37.
En este orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 12 (VEHÍCULOS, APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE) Y 18 (CUERO Y CUERO DE IMITACIÓN) DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 38. En el presente caso, se pretende el registro del signo “PULSAR” (mixto) para distinguir mochilas, billeteras, bolsos deportivos, morrales, maletines, productos de cuero y cuero de imitación no comprendidos en otras clases, de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca “PULSAR” (denominativa) de la opositora distingue vehículos de dos ruedas, vehículos terrestres, scooters, scooterettes, motocicletas, sus partes y accesorios, de la Clase 12; y su marca “PULSAR BAJAJ” (mixta) distingue vehículos y motos, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 39.
El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente[15]. 40.
Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”[16]. 41.
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 12 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.
5. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDEN O DENIEGAN EL REGISTRO DE MARCAS. 42. En el presente caso, la demandante ha alegado que el acto administrativo cuestionado adolece de indebida motivación, por cuanto Indecopi omitió pronunciarse sobre hechos y pruebas que acreditan la notoriedad de sus marcas registradas, el riesgo de confusión, el riesgo de asociación y la mala fe del señor Cruz Cabrera.
Por su parte, la Sentencia emitida en primera instancia concluyó señalando que la Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, incurrió en insuficiencia de motivación al no tomar en cuenta los hechos y pruebas que demuestran la existencia de un riesgo asociativo entre las empresas que dirigen las partes involucradas, lo cual conllevaría a error al público consumidor.
En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro de Marcas, haciendo énfasis en la motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan los registros solicitados. 43. El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
El Tribunal, en el Proceso 134-IP-2013 ha abordado el tema de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[17] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio.
La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006.
Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007)”. 44. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro solicitado. Esto, quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantenerlo en secreto, y, en consecuencia, la resolución respectiva, que es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.
Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 45. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares. 46.
No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Debida motivación. 47. El artículo 150 de la Decisión 486 señala que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 48. Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 49.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. [18] 50.
En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si el acto administrativo por el cual se concedió el signo solicitado plasmó el examen de registrabilidad conforme a los lineamientos citados en la presente providencia, dando razón de dicho examen, y por lo tanto si cumplió con el principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “PULSAR” (mixto) y las marcas registradas “PULSAR” (denominativa) y “PULSAR BAJAJ” (mixta) aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.
Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. En ese sentido, la Sala Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el registro fue solicitado mediando mala fe.
TERCERO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados siguiendo los parámetros establecidos en la presente ponencia.
CUARTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 12 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.
QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. En tal sentido, la Sala Consultante deberá determinar si el acto administrativo por el cual se concedió el signo solicitado plasmó el examen de registrabilidad conforme a los lineamientos citados en la presente providencia, dando razón de dicho examen, y por lo tanto si cumplió con el principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | | | | | | |PROCESO 292-IP-2015 | | ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [8] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. [10] Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. [12] Marca PULSAR Y BAJAJ aplicada al diseño tridimensional de una moto. [13] Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98.
Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. [14] Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [15] Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. [16] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). [17] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. [18] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ----------------------- (Certificado 113893)