PROCESO 303-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL A.G. Marca: “ALDO MASCONI” (mixta).
Expediente Interno: 2009-00169-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 1943 de 22 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el 23 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2009-00169-00. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Aldo Group International A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Terceros interesados: Orrego Gómez S en C.S. Sucesores Silvano Aldo Sicilia 2. Antecedentes: 1. El 13 de diciembre de 2007, la sociedad Orrego Gómez S en C.S. Sucesores, solicitó el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, Aldo Group International A.G. formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO PANETTI “(denominativa) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Silvano Aldo Sicilia formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) al estudiar la solicitud, mediante Resolución 30277 de 25 de agosto de 2008, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado. 4. Contra la anterior Resolución, las sociedades opositoras interpusieron dentro del plazo, recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 36428 de 29 de setiembre de 2008 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. 5.
Mediante Resolución 40836 de 27 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 30277 que concedió el registro de la marca solicitada. 6. Aldo Group International A.G. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 21 de julio de 2009, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada y a las sociedades Orrego Gómez S en C.S. Sucesores y Silvano Aldo Sicilia como terceros interesados en las resultas del proceso. 7.
Mediante Auto de 27 de mayo de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 8. Aldo Group International A.G. alegó lo siguiente: – Que cualquier consumidor que se enfrente con las expresiones “ALDO PANETTI” (denominativa) y “ALDO MASCONI” (mixta), se encontrará con dos signos que evocan el mismo concepto, que es el de un nombre lo que ocasionaría una confusión directa e indirecta. – Que las expresiones antes mencionadas, poseen igual número de sílabas y prácticamente la misma secuencia vocálica, por lo que las posibilidades que tiene el consumidor de no confundirse son mínimas, puesto que la estructura de las mismas no permite diferenciarlas. – Que el nombre ALDO sí juega un papel determinante en el presente caso, pues esta expresión se encuentra al principio de ambas marcas haciendo que sea ésta la que con mayor facilidad recuerde el consumidor, no siendo un nombre común en el país. – Que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por cuanto los signos “ALDO MASCONI” (mixto) y “ALDO PANETTI” (denominativo), pretenden identificar los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, que existe una conexión competitiva que crea en el consumidor la posibilidad de confusión. – Que es evidente la confundibilidad fonética y gramatical entre las marcas en conflicto, pues al pronunciarse suenan igual y están compuestas por dos palabras. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: – Que los signos “ALDO MASCONI” (mixto) y “ALDO PANETTI” (denominativo) no son idénticos pues están compuestos por otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones, porque la primera marca es mixta y la segunda denominativa. – Que en el presente caso se observa que además de los trazos que contiene el signo “ALDO MASCONI” (mixto) en su componente denominativo se diferencia sustancialmente del signo “ALDO PANETTI” de naturaleza denominativa, pues si bien comparten la palabra ALDO, las palabras MASCONI y PANETTI otorgan a los signos distintividad, en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintos. – El consumidor medio sabrá distinguir entre las marcas “ALDO MACONI” (mixta) y “ALDO PANETTI” (denominativa) pues aún cuando hay relativa similitud entre ellas, sus diferencias impiden que se incurra en error al punto que se vicie su consentimiento. 10.
Orrego Gómez S en C.S. Sucesores contestó la demanda señalando lo siguiente: – La marca ALDO MASCONI (mixta) es distintiva, lo que implica que la marca es identificadora y está destinada a especializar el servicio y a indicar el origen o procedencia de él, evitando la confusión o riesgo de asociación entre los usuarios al adquirir este tipo de servicios, frente a los demás de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. – La marca ALDO MASCONI (mixta) tiene fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto con la marca ALDO PANETTI (denominativa), no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto. – Que es titular de la marca ALDO MASCONI en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que fue registrada con anterioridad a las marcas de la sociedad demandante. 11.
No consta en el expediente que SILVANO ALDO SICILIA haya presentado contestación a la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa.[1] C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Signos compuestos por un nombre propio. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 13. En el presente caso, Aldo Group International A.G. solicitó el registro del signo “ALDO MASCONI” (mixto) para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Contra dicha solicitud Aldo Group International A.G. formuló oposición sobre la base de su marca “ALDO PANETTI” (denominativa) que distingue servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Silvano Aldo Sicilia formuló también oposición contra dicho registro sobre la base de su marca “ALDO” (mixta) que distingue productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; por lo que resulta pertinente referirse a la confusión de signos. 14.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[8].
(…)”. 15. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA) 16. En el caso en análisis, Aldo Group International A.G. solicitó el registro del signo “ALDO MASCONI” (mixto) para distinguir productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha solicitud de registro Aldo Group International A.G. formuló oposición sobre la base de su marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa) que distingue productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ante ello, corresponde realizar un análisis comparativo entre signos de naturaleza mixta y denominativa: | | | |[pic] | | | | | |Signo solicitado |ALDO PANETTI | | | | | | | | | | | |Marca registrada | | | | 17. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 18.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). 19. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 20. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 21.
La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 22. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: – Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 23.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 24. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “ALDO MASCONI” (mixto) y la marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
5. SIGNOS COMPUESTOS POR UN NOMBRE PROPIO 25. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre el signo ALDO MASCONI (mixto) y la marca ALDO PANETTI (denominativa) ambas compuestas por el nombre propio ALDO, por lo que la Sala Consultante debe seguir las siguientes pautas que fueron detalladas en el Proceso 50-IP-2015 de 9 de septiembre de 2015: “Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".
En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.
En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”[9]. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre.
Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.
Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.
Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”. 26. En el caso en análisis la Sala Consultante deberá determinar, sobre la base de lo antes expuesto, cuán común es el nombre ALDO, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca previamente registrada y va a ser diferenciable de la misma.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “ALDO MASCONI” (mixto) y la marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados siguiendo los parámetros establecidos en la presente ponencia.
TERCERO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.
En el caso en análisis la Sala Consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca previamente registrada y va a ser diferenciable de la misma. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 303-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…). [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [8] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.htm.