PROCESO 116-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 116-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: RICHSTONE (denominativa). Demandante: COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. Proceso interno 2009-00273-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El 12 de marzo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00273-00.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: BRIDGESTONE CORPORATION BRIDGESTONE LICENSING SERVICE INC. Hechos. El 11 de enero de 2007, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. solicitó el registro de la marca RICHSTONE (denominativa) para distinguir “toda clase de vehículos, automotores, repuestos, partes y sus accesorios; llantas, rines protectores y neumáticos, y sus accesorios” en la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 30 de marzo de 2007, la citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574. Bridgestone Corporation presentó oposición argumentando que la marca solicitada era similar a la marca BRIDGESTONE (denominativa), registrada previamente a su favor en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Bridgestone Licensing Services Inc. presentó oposición manifestando que la marca solicitada era similar a las marcas FIRESTONE PA 2000 (denominativa), FIRESTONE CHAMPION F-151 (denominativa), FIRESTONE CVH 2000 (denominativa), FIRESTONE FORESTRY SPECIAL (denominativa), FIRESTONE CHAMPION SPADE GRIP (denominativa), FIRESTONE (denominativas y mixtas), FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* (denominativa), FIRESTONE SAT 2000 (denominativa), FIRESTONE HP 3000 (denominativa), FIRESTONE HP 2000 (denominativa), FIRESTONE CV 2000 (denominativa), registradas previamente a su favor en las Clases 12, 17, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 30 de julio de 2008, mediante Resolución 27083, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada por Bridgestone Corporation, infundada la oposición presentada por Bridgestone Licensing Services Inc., y denegó el registro de la marca solicitada. El 28 de agosto de 2008, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 27083.

El 29 de septiembre de 2008, mediante Resolución 37017, la División de Signos Distintivos de la SIC revocó la Resolución 27083, declaró infundada la oposición formulada por Bridgestone Corporation y concedió el registro de la marca RICHSTONE (denominativa). Bridgestone Corporation interpuso recurso de apelación contra la Resolución 37017, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 53582 de 18 de diciembre de 2008, revocando la Resolución 37017 y confirmando lo decidido en la Resolución 27083.

Mediante escrito de 28 de abril de 2009, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53582 y 27083. El 8 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: La marca solicitada RICHSTONE (denominativa) tiene suficiente distintividad para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. No existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica entre las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa), ya que conjugan letras y sílabas diferentes, producen sonidos distintos al pronunciarse y evocan ideas disímiles en la mente del consumidor.

Los signos RICHSTONE (denominativo) y BRIDGESTONE (denominativo) no presentan ninguna similitud o riesgo de confusión. Es irrelevante que las marcas en conflicto amparen los mismos productos, pues los signos no son confundibles entre sí. La expresión STONE, presente en ambas marcas, es una palabra de uso común para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Respecto de la palabra de uso común STONE, existen diversas marcas que han sido registradas por la SIC a favor de distintos titulares, que contienen dicha palabra y que distinguen productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como ROADSTONE (denominativa), AUSTONE (mixta), DEESTONE (mixta), TOUGHSTONE (denominativa) y GS GOLD STONE (mixta), entre otras marcas.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: Si bien existen diferencias gramaticales entre los signos RICHSTONE (denominativo) y BRIDGESTONE (denominativo), son expresiones provenientes del inglés, de manera que el consumidor las pronunciará de manera semejante, creyendo que son un mismo signo. Las marcas en conflicto distinguen o pretenden distinguir productos que pertenecen a la misma clase internacional y se comercializan y publicitan por los mismos canales, lo que podría generar riesgo de confusión en el mercado.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. BRIDGESTONE CORPORATION presentó contestación a la demanda manifestando que: El signo RICHSTONE (denominativo) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues es similar a la marca BRIDGESTONE (denominativa), registrada previamente a su favor en la misma clase internacional.

Existe similitud fonética y visual entre las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa), por cuanto la vocalización de las marcas es similar y tienen rasgos ortográficos semejantes. Adicionalmente, entre ambas marcas no existe diferencia ideológica, pues éstas no evocan ninguna idea en el consumidor por estar compuestas de partículas en idioma inglés. Los productos que distinguen las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa) pertenecen a la misma clase internacional, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

No obra en el expediente copia de la contestación de la demanda por parte de BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134 de la citada norma, por no considerarse aplicable al caso concreto.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

Palabras de uso común en idioma extranjero (STONE). Signos de fantasía en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.

Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado RICHSTONE (denominativo) y las marcas sobre la base de las cuales se presentaron las oposiciones BRIDGESTONE (denominativa), FIRESTONE PA 2000 (denominativa), FIRESTONE CHAMPION F-151 (denominativa), FIRESTONE CVH 2000 (denominativa), FIRESTONE FORESTRY SPECIAL (denominativa), FIRESTONE CHAMPION SPADE GRIP (denominativa), FIRESTONE (denominativas y mixtas), FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* (denominativa), FIRESTONE SAT 2000 (denominativa), FIRESTONE HP 3000 (denominativa), FIRESTONE HP 2000 (denominativa) y FIRESTONE CV 2000 (denominativa).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. El Juez consultante, deberá tener en cuenta que aunque en sentido estricto las palabras RICHSTONE (rico/roca) y BRIDGESTONE (puente/roca) no son palabras en idioma extranjero, están conformadas por dos palabras en idioma extranjero, por lo que su pronunciación sí genera una idea en el público consumidor en caso que el significado de dichas palabras sea conocido.

Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Se abordará el tema de las marcas denominativas, en vista de que el signo solicitado RICHSTONE (denominativo) y las marcas sobre la base de las cuales se presentaron las oposiciones BRIDGESTONE (denominativa), FIRESTONE PA 2000 (denominativa), FIRESTONE CHAMPION F-151 (denominativa), FIRESTONE CVH 2000 (denominativa), FIRESTONE FORESTRY SPECIAL (denominativa), FIRESTONE CHAMPION SPADE GRIP (denominativa), FIRESTONE (denominativas y mixtas), FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* (denominativa), FIRESTONE SAT 2000 (denominativa), FIRESTONE HP 3000 (denominativa), FIRESTONE HP 2000 (denominativa) y FIRESTONE CV 2000 son marcas denominativas.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos denominativos en conflicto.

SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. PALABRAS DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO (STONE). SIGNOS DE FANTASÍA EN IDIOMA EXTRANJERO. En el proceso interno se discute si el signo RICHSTONE (denominativo) tendría la suficiente distintividad, al contener las palabras en idioma extranjero RICH (rico) y STONE (piedra). Además, en el proceso interno se manifiesta que la palabra STONE es de uso común para distinguir los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficiente distintividad al signo. Respecto a los signos en idioma extranjero, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso para una clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto (…)”.

(Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP mixta). Existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°- 398 de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Palabras de uso común en idioma extranjero. Existen partículas en idioma extranjero que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una partícula en idioma extranjero que conforma un signo (…) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más partículas de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, partículas, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. El Juez consultante debe determinar si la palabra STONE es de uso común en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable, tomando en consideración que cuenta con el elemento denominativo adicional RICH.

Signos de fantasía en idioma extranjero. En el proceso se debate si el signo RICHSTONE (denominativo) constituye un signo de fantasía en idioma extranjero, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”.

(Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

Por lo tanto, el Juez consultante, deberá determinar si el signo RICHSTONE (denominativo) constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

El Juez consultante, deberá tener en cuenta que aunque en sentido estricto las palabras RICHSTONE (rico/roca) y BRIDGESTONE (puente/roca) no son palabras en idioma extranjero, están conformadas por dos palabras en idioma extranjero, por lo que su pronunciación sí genera una idea en el público consumidor en caso que el significado de dichas palabras sea conocido SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad ortográfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

TERCERO: Los signos que contienen palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, al formar parte de un signo solicitado para registro, son considerados como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar si la palabra STONE es de uso común en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.

Asimismo, deberá determinar si el signo RICHSTONE (denominativo) constituye un signo de fantasía en idioma extranjero de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.