PROCESO 51-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 51-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ALDO MASCONI (mixta). Expediente Interno: 2009-0168. Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre de 2015.

VISTOS: El Oficio 47 de 20 de enero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 21 de enero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el proceso interno 2009-0168.

El auto de 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A. Antecedentes. Partes en el Proceso Interno Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia.

Terceros interesados: ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES SILVANO ALDO SICILIA Hechos. 1. El 13 de diciembre de 2007, Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores (en adelante, Orrego Gómez) solicitó el registro de la marca ALDO MASCONI (mixta) para identificar “toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños” en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 29 de febrero de 2008, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 589. 3. Aldo Group International AG (en adelante, Aldo Group) y Silvano Aldo Sicilia presentaron oposición dentro del plazo contra la solicitud de registro de marca presentada por Orrego Gómez, argumentando ser titulares de las marcas y solicitudes de marcas ALDO PANETTI (denominativas), pertenecientes a las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza y de las marcas ALDO (mixtas), pertenecientes a las Clases 18, 25 y 35, respectivamente. 4.

El 29 de agosto de 2008, mediante Resolución 33120, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta). 5. Aldo Group presentó Recurso de Reposición y, en subsidio, de Apelación contra la decisión contenida en la Resolución 33120 de 29 de agosto de 2008. 6.

El 29 de septiembre 2008, mediante Resolución 36413, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 33120. 7. El 31 de octubre de 2008, mediante Resolución 44689, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 33120 de 29 de agosto de 2008. 8.

El 25 de marzo de 2009, Aldo Group interpuso demanda de nulidad relativa contra las Resoluciones 33120 y 36413, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y la Resolución 44689, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 9. El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. ALDO GROUP interpuso demanda en la que manifiesta que: 10. Existió un error de apreciación, por parte de la SIC al determinar que los signos ALDO PANETTI (denominativo) y ALDO MASCONI (mixto) no eran confundibles desde el punto de vista ideológico. 11. Teniendo en cuenta que el consumidor no hace esfuerzos interpretativos para determinar las diferencias en los signos, en el presente caso, no va a identificar que se trata de nombre y apellidos diferentes, pues en su imaginario lo que realmente quedará es que dichas denominaciones evocan el nombre de una persona. 12.

Tanto la marca ALDO PANETTI (denominativa), como la marca ALDO MASCONI (mixta) se componen de dos palabras y cinco sílabas. Adicionalmente, la denominación ALDO se encuentra presente en ambos signos, con lo cual no solo existe una coincidencia de letras, sino que además están ubicadas en la misma posición. 13. Dentro de los productos de la marca ALDO PANETTI (denominativa), se encuentran los de calzado tanto para hombres, mujeres y niños, siendo los mismos productos que pretenden identificar la marca ALDO MASCONI (mixta), haciendo manifiesto el riesgo de asociación en los productos y, por tanto, inminente la confusión en la que incurrirá el consumidor.

Las marcas identifican los mismos productos, lo cual hace presumir que para el consumidor la idea de un mismo origen empresarial será aún más obvia. 14. Las semejanzas entre las marcas confrontadas son manifiestas, presentando ambas marcas elementos confundibles, por lo que resultan susceptibles de confusión directa e indirecta y riesgo de asociación. Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que: 15. Las marcas ALDO (mixta), ALDO PANETTI (denominativa) y ALDO MASCONI (mixta) son marcas entre las cuales no existe similitud visual, ya que cada una tiene un elemento denominativo diferenciador, junto con su representación gráfica en el caso de las marcas mixtas. En cuanto a la similitud conceptual, tampoco hay lugar a confusión entre ellas ya que no evocan una idea idéntica o semejante.

Respecto de la similitud fonética, tampoco hay lugar a ella, puesto que se forman por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto. 16. Realizado el examen de registrabilidad, se llegó a la conclusión de que la marca ALDO MASCONI (mixta) tiene la suficiente distintividad frente a las marcas opositoras ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa).

Por tanto, se le concedió legal y válidamente el registro de la marca. 17. Al cotejar las tres marcas, podemos decir que sus características gráficas son suficientemente distintas y no generan riesgo de confusión. Cuando las marcas confrontadas han sido registradas en clases internacionales diferentes: ALDO MASCONI (mixta) en la Clase 25, ALDO (mixta) en la Clase 18 y ALDO PANETTI (denominativa) en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, no existe riesgo de confundibilidad entre las marcas ya que los productos de las tres marcas se comercializan por canales diferentes, por lo que el consumidor no estaría expuesto a confundirse en el producto o servicio que desea adquirir. 18. Las expresiones contenidas en las marcas confrontadas se concedieron por el conjunto y su uso, si bien es de carácter exclusivo, no llega al punto de evitar el registro de los nombre de otras personas.

Frente al estudio comparativo, se debe atender a una visión en conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. 19. No es posible conferir exclusividad alguna sobre el uso del nombre ALDO, siendo el elemento nominativo que otorga la distintividad requerida los nombres MASCONI y PANETTI.

En consecuencia, el titular de la marca solamente podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto, mas no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados (ALDO), pues éste es un nombre propio débilmente distintivo que puede ser utilizado por cualquier otro empresario siempre y cuando no sea un signo idéntico o similar con la combinación distintiva respectiva. 20.

Las marcas ALDO (mixta) y ALDO MASCONI (mixta) se componen además del nombre ALDO, también de un elemento gráfico predominante, aunado a otros elementos figurativos, que facilitan su identificación por el consumidor. La longitud de los signos es completamente diferente, lo que adicionalmente impide cualquier confusión o error en el consumidor. 21.

La marca ALDO MASCONI (mixta) solicitada por Orrego Gómez tiene la suficiente distintividad para ser registrada como marca, aclarándose que sobre el nombre aislado ALDO no hay derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. ORREGO GÓMEZ S. EN C. S. SUCESORES presenta contestación a la demanda manifestando que: 22. La marca ALDO MASCONI (mixta) cumple una función esencial, que es la de distinguir productos de la Clase 25 y, por sí sola, sirve para identificar estos productos, sin que se confunda con las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), porque gracias a la distintividad de la marca ALDO MASCONI (mixta) se pueden diferenciar e individualizar los productos que distingue y se pueden diferenciar de otros productos de diferente procedencia. 23.

La marca ALDO MASCONI (mixta), que es susceptible de representación gráfica y tiene fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen comparativo en conjunto con las marcas ALDO (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), no se presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general y de conjunto.

La marca ALDO MASCONI (mixta) tiene como elemento diferenciador la denominación MASCONI, que resulta diferente a PANETTI, elemento diferenciador de la marca ALDO PANETTI (denominativa). 24. Conceptual, ortográfica y visualmente los signos en conflicto son totalmente diferentes, al comparar estos signos, evitando su fraccionamiento, vemos que entre las marcas confrontadas no existen semejanzas.

Se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos integrantes de las marcas ALDO MASCONI (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa), su unidad fonética y conceptual, y su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares ya que se trata de estructuras lingüísticas diferentes. 25. Las marcas ALDO MASCONI (mixta) y ALDO PANETTI (denominativa) son totalmente diferentes, porque evocan ideas y conceptos diferentes, porque si efectuamos un análisis sucesivo y comparativo entre la marca ALDO MASCONI (mixta) y la marca ALDO PANETTI (denominativa) se llega a la conclusión de que no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, ya que la expresión ALDO es un nombre masculino y su registro no lleva al consumidor a confusión o engaño con respecto a la marca ALDO PANETTI (denominativa), ni tampoco conlleva a pensar el consumidor acerca del mismo origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades del mismo, ya que no presentan semejanzas desde el punto de vista ideológico, que puedan inducir al público consumidor a error. 26.

La palabra ALDO se refiere a un nombre de origen italiano, acreditándose la existencia de innumerables marcas concedidas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza compuestas por nombres italianos. Debiéndose preguntar qué tan relevante es el nombre ALDO si es de uso común en Italia, y en Colombia existen nombres italianos de origen común que se encuentran registrados como marcas en la Clase 25 a favor de diferentes titulares. 27.

El señor Silvano Aldo Sicilia, si bien presentó oposición y posteriormente fue citado como tercero interesado, no participó en el proceso contencioso administrativo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 28. Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 29.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 30. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

No se interpretará el artículo 134 de la misma Decisión por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.

Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Conexión competitiva entre productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Signos compuestos por un nombre propio. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 31. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ALDO MASCONI (mixto) solicitado por ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición son ALDO PANETTI (denominativas) pertenecientes a ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. 32.

El Tribunal advierte, que ha resuelto casos similares, como el 159-IP- 2011, 18-IP-2012, 79-IP-2015 y 50-IP-2015. 33. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 35. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP- 2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 36.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 37.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 38.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 39.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 40.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 41. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 42. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 43.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 44. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 45. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 46.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 47. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 48.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo entre signos. 49.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 50. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 51. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo ALDO MASCONI (mixto) solicitado para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición y la demanda ALDO PANETTI (denominativa) registrada en las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Comparación entre signos mixtos. 52. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 53. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 54. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 55. Siguiendo los parámetros arriba descritos, el Juez consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y proceder al cotejo de los signos en conflicto. 56.

Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: 57.

En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 58. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 59.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 60. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). 61. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 62. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). 63. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.

3. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LA CLASE 25 Y SERVICIOS DE LA CLASE 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

64. ORRERO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES solicitó el registro del signo ALDO MASCONI (mixto) para distinguir productos de la Clase 25[2] de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, ALDO GROUP INTERNATIONAL AG presentó oposición sobre la base de sus marcas ALDO PANETTI (denominativas) para identificar productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35[3]. 65.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos y servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos y servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos y servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos y servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos y servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos y servicios. 66.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). 67. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 68. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos y servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 69.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos y servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 70.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos y servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 71.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP- 2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 72. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 73.

El Tribunal manifiesta, que los criterios jurisprudenciales citados pueden ser utilizados en los casos de conexión competitiva entre productos o productos y servicios.

4. SIGNOS COMPUESTOS POR UN NOMBRE PROPIO. 74. Dentro del proceso interno se discute la confusión entre el signo ALDO MASCONI (denominativo) y la marca registrada ALDO PANETTI (mixta) ambas compuestas por el nombre propio ALDO, por lo que el Juez consultante debe seguir las siguientes pautas que a continuación se detallan y que han sido expresadas dentro del Proceso 50-IP-2015 de 9 de septiembre de 2015. 75.

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”[4]. 76.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.

Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial”. 78. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo mixto y un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente.

En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. [2] Vestidos, calzados y sombrerería. [3] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. [4] http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html ----------------------- Proceso 051-IP-2015