TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 07-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 14, 16, 18, 30, 45, 46 Y 75 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 05753- 2011-0-1801-JR-CA-15.

Actor: EXSA S.A. Nulidad de la Patente de Invención “EMULSIÓN EXPLOSIVA DE TIPO AGUA-EN-ACEITE ENCARTUCHABLE EN PAPEL PARAFINADO EN UNA MÁQUINA QUE EMBALA POR UN PROCESO DE CORTE ENROLLADO”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicia! formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria respecto a la notificación de los informes y, en consecuencia, reitera su voto disidente?.

VISTOS:: El Oficio N* 5753-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 15 de enero.de 2015, recibido por este Tribunal el 16 de enero del mismo año vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio de la / - Y 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N* 38-J-TJCA-2015, AZ cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del procg; interno N” 05753-2011-0-1801-JR-CA-15.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de junio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: EXSA S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOP!, REPÚBLICA DEL PERU. FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los, siguientes: 1. La sociedad FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., solicitó el 23 de octubre de 2008 la nulidad de la patente de invención para 11 reivindicaciones, otorgada mediante Resolución No. 000346- 2002/OIN-INDECOPI (Certificado No. 2549), a favor de la sociedad EXSA S.A. La solicitud de patente se presentó el 12 de enero de 1996.

Se denominó “EMUSIÓN EXPLOSIVA DE TIPO AGUA-EN- ACEITE ENCARTUCHABLE EN PAPEL PARAFINADO EN UNA MÁQUINA QUE EMBALA POR UN PROCESO DE CORTE ENROLLADO”. 2. El 27 de abril de 2009, se emitió Informe Técnico ACC-15-2009, en el cual se concluyó que: “( ) - Las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. — Las reivindicaciones 4 a 9 cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 ( ), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. — La reivindicación 10 no constituye ampliación 2 486 y cumple con el requisito de aplicación industrial establecido en € artículo 19 de la Decisión 486. — La reivindicación 11 no cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”. 3.

La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 000023-2009/CIN-INDECOPI de 5 de mayo de 2009, declaró fundada en parte la acción de nulidad interpuesta; y en consecuencia, nulas las reivindicaciones 1 a 9 y 11 de la patente de invención (Certificado No. 2549), manteniendo vigente la reivindicación 10. 4.

La sociedad EXSA S.A., presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. Por su parte, la sociedad FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., presentó recurso de reconsideración en el extremo que se mantuvo vigente la reivindicación 10 de la Patente de invención (Certificado No, 2549). 5. Mediante proveído de fecha 3 de junio de 2009, la Comisión de invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, tuvo por interpuesto el recurso de reconsideración y, difirió el pronunciamiento sobre la concesión del recurso de apelación. 6.

El 05 de agosto de 2009, se emitió Informe Técnico ACC-26-2009, en el cual se concluyó que: “( ) — La reivindicación 10 de la patente de invención ( ) no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 189 de la Decisión 486”. 7. La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 000047-2009/CIN-INDECOPI de 18 de agosto de 2009, declaró fundado el Recurso de Reconsideración y, por sus efectos, nula la reivindicación 10. 8.

La sociedad EXSA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 9. Mediante Resolución No. 13 del 11 de septiembre de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, concedió el Recurso de Apelación interpuesto contra la No. 000023- 2009/CIN-INDECOPI de 5 de mayo de 2009 y Resolución No. 000047-2009/CIN-INDECOPI de 18 de agosto de 2009. 10.El 11 de agosto de 2010, la sociedad FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., solicitó que en caso de que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOP! disponga que se emita un nuevo Informe Técnico, éste sea notificado a las partes antes de emitirse resolución final.

Agregó que la sociedad EXSA S.A., ha interpuesto acciones contencioso administrativa contra las Resoluciones impugnadas, por no habérsele notificado los Informes Técnicos en que se basaron. 11.Mediante proveído de fecha 16 de agosto de 2010, la Al Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, señaló que la Sala de Propiedad Intelectual, no está obligada a notificar los Informes Técnicos en todos y cada uno de los casos que resuelva; por lo tanto, en el caso en concreto, evaluaría en su oportunidad si correspondía o no notificar el Informe Técnico que se haga en segunda instancia. 12.El 11 de enero de 2011, la sociedad EXSA S.A., presentó un escrito de solicitud de división o fraccionamiento de la patente a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. 13.La División de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0226-2011/DIN-INDECOPI de 17 de marzo de 2011, dispuso la suspensión del procedimiento de la pretendida división, indicando que se habían declaro nulas las 11 reivindicaciones y que tal nulidad, de confirmarse, tendría efectos retroactivos. 14.

El 04 de agosto de 2011, se emitió Informe Técnico LCP-32-2011, en el cual se concluyó que: “( ) — Las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. — Las reivindicaciones 4 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. — La reivindicación 11 no cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”. 15.La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1685-2011/TPI-INDECOPI de 08 de agosto de 2011, confirmó: i) La Resolución No. 000023-2009/CIN-INDECOPI de 5 de mayo de 2009, en el extremo que declaró nulas las reivindicaciones 1 a 9 y 11 de la patente de invención (Certificado No. 2549); y, ii) La Resolución No. 000047-2009/CIN-INDECOPI de 18 de agosto de 2009, que declaró nula la reivindicación 10 de la patente de invención (Certificado No. 2549). 16.La sociedad EXSA 6S.A., presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo. 17.El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. Dieciséis de 14 de enero de 2014, declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 18.La sociedad EXSA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 19.La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, 4 a. Lina, Renública del Perú, solicitó una interpretación Protudicialikl Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: es SS wa 20. Sostiene, que la patente de invención otorgada mediante Resolución 21 No. 000346-2002/0IN-INDECOP! (Certificado No. 2549), cumplió con todos los requisitos exigidos para su protección legal, habiendo sido en su momento evaluado y demostrado no sólo el cumplimiento del requisito de novedad, sino también el de nivel inventivo, claridad y aplicación industrial.

Por lo tanto, mal obra la Autoridad Nacional al señalar que se trata de una invención convencional, puesto que no tiene en cuenta que sus 11 reivindicaciones tienen características especiales que buscan dar respuesta a problemas clásicos del arte previo..Agrega, que para la fecha de la solicitud de la patente (12 de enero de 1996), se tuvo en cuenta la existencia del arte previo, incorporando "la emulsión y el proceso de encartuchado", para resolver cualquier posible problema de similitud, que le restara su nivel inventivo y novedoso. 22.Adiciona, que el arte previo consultado por la Autoridad Nacional para declarar la nulidad de las reivindicaciones 1 a 10, no debe ser tenido en cuenta, en tanto se trata de: i) Compiladores que poco o nada han investigado sobre emulsiones explosivas y menos aún ha efectuado pruebas de campo, ii) Documentos que no desarrollan o abordan las soluciones propuestas por la patente de invención (Certificado No. 2549). 23.Complementa, que nuevamente yerra la Autoridad Nacional al declarar la nulidad de la Reivindicación 11, ya que cualquier entendido en la materia comprendería que se está protegiendo una última etapa en la producción de emulsiones explosivas (encartuchado) de las reivindicaciones 4 a 9 y no la producción total de ellas a través de la máquina Rollex.

Por lo tanto, la patente de invención cumple con el requisito de claridad. 24.Manifiesta, que se vulneró su derecho al-debido proceso, al no 25. notificársele el Informe Técnico LCP-32-2011, que sirvió de base para proferir la Resolución No. 1685-2011/TPI-INDECOPI de 08 de agosto de 2011 Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, que confirmó ta decisión de declarar la nulidad de la patente de invención (Certificado No. 2549).

Lo anterior, ha sido reiterado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima. * Indica, que la aplicación del marco legal en materia de patentes debe acoger la innovación local y fomentarla. De lo contrario, cancelar una patente nacional, que por muchos ha venido invirtiendo en desarrollar 5 au imención, constituiría un mensaje desalentador para la indus nacional peruana.

Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del Indecopi. 26.Indica, que la demanda debe declararse infundada ya que la notificación de los informes técnicos resulta obligatoria solo en la primera oportunidad, tal y como lo establecen los artículos 45 y 46 de la Decisión 486. Por lo tanto, no se vulneró el derecho de defensa, en tanto se trata de una facultad discrecional de la Autoridad Nacional notificar informes posteriores, en procura de no transitar en un círculo interminable de notificaciones. 27.Agrega, que lo anterior ha sido confirmado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. 28.Sostiene, que la sustancia que es objeto de patente ya existe en el estado de la técnica por lo que no es novedosa; y, las sustancias complementarias contenidas en sus reivindicaciones, si bien son novedosas, son fácilmente derivadas del estado de la técnica por un experto en la materia, por lo que no se cumple con el requisito del nivel inventivo. 29.Adiciona, que lo que es objeto de protección según la solicitud es la sustancia en sí misma y no su envoltura.

Por lo tanto, es la sustancia y la estructura de la mezcla que la compone, la que ya se encontraba descrita en un documento publicado con anterioridad, previo a la solicitud de registro. 30.Manifiesta, que la reivindicación 11 adolece del requisito de la claridad,? en tanto varios de sus términos empleados podrían inducir a riesgo de confusión. Por parte de Famesa Explosivos S.A.C. 31.Indica, que la demanda debe declararse infundada, ya que el "supuesto" invento (11 reivindicaciones) de la sociedad EXSA S.A., carece de los requisitos de novedad, nivel inventivo y claridad, tal y como se constató en el proceso administrativo por parte de la Autoridad Nacional, los Informes Técnicos y el peritaje extranjero aportado por el propio demandante. 32.Agrega, que no se aportó sustento probatorio que rebatiera las anteriores afirmaciones.

“Se refiere a un proceso de encartuchado de las emulsiones y de los altos explosivos de las reivindicaciones 4 al 9 producidas mediante una máquina que corta el material en tiras y los enrolla posteriormente en su envoltura final que incluye la máquina de marca registrada Rollex”. 6 Y 43, Adiciora, que eo reviste relevancia el tempo que le haya tomado Ñ sociedad demandante obtener la patente; lo que interesa es que £Rt cumpla con los requisitos configurados en la normativa comunitaria Y nacional. 34.

Sostiene, que el intento de división o fraccionamiento de la patente en cabeza del demandante, llevado a cabo con posterioridad a la declaratoria de nulidad de las 11 reivindicaciones, constituye un reconocimiento tácito de la nulidad de la patente. 35.Manifiesta, que la falta de notificación del Informe Técnico LPC-32- 2011, de ninguna manera constituye una vulneración al derecho de defensa, en tanto que la Autoridad Nacional no está en la obligación de hacerlo en los términos de la normativa comunitaria y nacional, Por lo tanto, señala que la obligación de notificar recae sobre el Primer Informe, atendiendo también al pronunciamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Dictamen No. 01-2011 de 17 de octubre de 2011); y, que el demandante tuvo varias oportunidades durante el proceso administrativo para ejercer su derecho de defensa, tal y como lo corrobora el material probatorio aportado. 36.Agrega, que el Informe Técnico LPC-32-2011, simplemente confirma lo ya señalado por los Informes Técnicos ACC No. 15-2009 y No. 26- 2009, así como las Resoluciones impugnadas; que respectivamente fueron notificados y replicados por” el demandante.

Por lo tanto, acceder a las pretensiones del demandante derivaría en vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del demandado, ya que en nada hubiera cambiado la situación del demandante si hubiese mediado la notificación requerida. Sentencia de primera instancia. 37.El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Sub Especialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. Dieciséis de 14 de enero de 2014, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que: “( ) En función a lo anteriormente señalado, se concluye que el Tribunal del INDECOPI no se encontraba obligada a notificar a la accionante a la tercera observación contenida en el Informe Técnico LPC No. 32-2011, pues como se ha precisado en líneas precedentes, es potestad de la autoridad administrativa notificar una segunda o sucesivas observaciones luego de que el solicitante absolvió la primera; razón por la cual se determina que la entidad demandada cumplió con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486( ); tanto más, si dicha norma establece que si de la respuesta a las observaciones del informe subsisten los impedimentos para la concesión. ( ) Por lo expuesto, se concluye que las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con el requisito de novedad ( ); las reivindicaciones 4 a 10 no cumplen con el requisito del nivel inventivo => LX la rebrindicación 11 no cumple con el requisito de claridad (%. razones por las cuales era procedente que se ampare la acción nulidad interpuesta y, en consecuencia, que se declare nula lá patente de invención ( )”. d. Recurso de apelación. 38.La sociedad EXSA S.A., en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que: ¡).

Carece de relevancia que la Comisión hubiera notificado dos (2) Informes Técnicos, pues en todo caso, aquellos fueron tomados en cuenta sólo en la decisión de primera instancia. Por lo tanto, el artículo 45 de la Decisión 486, se aplica sólo para la Oficina Nacional Competente, que en materia de patentes es la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, no el Tribunal del INDECOPI.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 39.La Corporación consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18, 30, 45, 46 y 75 literal b) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “( ) 1. Cómo debe analizarse los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión, respecto a:los requisitos de novedad, nivel inventivo, y susceptibilidad de aplicación industrial que debe presentar una patente de invención a efecto de que logre alcanzar protección solicitada. 2.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 respecto a lo que debe entenderse por claridad y concisión en la forma de presentar las reivindicaciones, como características esenciales que permiten referirse a la descripción del objeto cuya patente se solicita. 3. Cómo debe analizarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. 4.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 75 literal b) de la Decisión respecto a causas por las cuales corresponde la declaración de nulidad de una patente de invención previamente concedida”. 40.Se hará la interpretación solicitada. Y de oficio se interpretará el artículo 19 de la misma normativa?, 3 Artículo 14 “Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industria”.

( ) Artículo 16 - “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. ll vn Cc. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 41.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Requisitos de patentabilidad. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. La novedad. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

( ) Artículo 18 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Artículo 19 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios” (..) Artículo 30 “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la matería que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiiéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.” ( ) Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46 La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. €.) Artículo 75 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando: ( ) b) Ñ la invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14. b (..J” yeX=> O B. La nulidad de la patente cuando no se cumplen los requisitos q patentabilidad.

C. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad. El requisito de claridad. D. La notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. EL ANÁLISIS DE NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. EL PAPEL DEL TÉCNICO MEDIO EN LA MATERIA. LA NOVEDAD. 42.Como quiera que en el procedimiento interno se solicitó la nulidad de la Patente de Invención “EMULSIÓN EXPLOSIVA DE TIPO AGUA- EN-ACEITE ENCARTUCHABLE EN PAPEL PARAFINADO EN UNA MÁQUINA QUE EMBALA POR UN PROCESO DE CORTE ENROLLADO”, y como quiera que el INDECOPI accediera a la mencionada solicitud, el Tribunal estima pertinente referirse a: i) Los requisitos de patentabilidad; ii) El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica, iii) El papel del técnico medio en la materia; y iv) La novedad. 43.

Además de lo anterior la corporación consultante realizó la siguiente pregunta que se absolverá en el presente acápite: 44.¿Cómo debe analizarse los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión, respecto a los requisitos de novedad, nivel inventivo, y susceptibilidad de aplicación industrial que debe presentar una patente de invención a efecto de que logre alcanzar protección solicitada? 45.

Asimismo, debe recordarse que el Tribunal decidió interpretar de oficio el artículo 19 de la Decisión 486, situación sobre la cual se pronunciará también en el presente apartado. 46.De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad, y especialmente al del nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del “técnico medio en la materia”.

Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 46- ¡P-2012*: “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa., * Esta posición se reiteró en la Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, en el marco del proceso 157-IP-2013,: > ' y Según lo dispuesto por el artículo 14 de esa Decisión, son tres la+ requisitos para que un invento sea considerado patentable: sel novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

De la novedad de la invención: El artículo 16 de la Decisión 486 señala: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.

A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica” y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

(Proceso N* 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 631, de 10 de enero de 2001). Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto. de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.

( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. 11 c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.

( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”. (Proceso N” 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1057, de 21 de abril de 2004).

Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente. Si bien el análisis se realiza bajo el amparo de la Decisión 344, el concepto es aplicable en el marco de la Decisión 486: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito intemacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA? en Revista del Derecho Industrial N* 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-Al- 1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 234, de 21 de abril de 1997). El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y 2 si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo 5 CABANELLAS, Gillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial É Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. SA j quo rondiraa a la imerpretación del estado de la técnica, las CámaÑi han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iil Apreciación de características implícitas;

(iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xi) Posibilidad de puesta en práctica'. En cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4* edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N* 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4- ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9- OXO-TAX-11-EN-13-ILO)*. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

(Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 428, de 16 de abril de 1999). El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Ó 6 Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de2 de diciembre de 2009, expedida en Y 1%) el proceso 85-IP-2009.

Sn: comunidad Andina, determinó ciertos edteros gue cornvient transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva sí no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implicitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a: continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Ñ Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada sí ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., O con base en su propio conocimiento siempre que esté debida- mente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo, Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. 14 Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”. Del nivel inventivo: De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso N* 12-1P-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 428, de 16 de abril de 1999). 7 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad -r Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, ” Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004, L Eb Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.paf. SS 15 ¿aora bien, cara los efectos del artículo 18 de la Decisión 488 resu pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad.

Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"?, Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen «del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. 8 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 6 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. Cuando 80 he cables y Riba cda pevacdod de la biyacción Ap es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existeÑ diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la - técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de Se: la técnica més cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la matería en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si. existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(.)?P.> El ' > Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004, Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 18 £ A TA Ei Tribural considera importante resaltar el papel dal técnico madje en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica cQ conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Para abordar este asunto el Tribunal reitera lo expresado en Interpretación de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 257-IP-2013: “Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: — El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media norma!” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. — El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad can la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraíido del nivel inventivo.” 48.En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. 49. Volviendo a la Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, arriba citada tenemos que: “Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de 19 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo dé Cartagena N* 2108, de 22 de octubre de 2012).

B. LA NULIDAD DE LA PATENTE CUANDO NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. 50.En el procedimiento administrativo interno, se emitieron sendos informes técnicos, donde se manifestó que la patente en cuestión no cumplía con los requisitos de patentabilidad reseñados en el apartado A, de esta interpretación prejudicial. 51.La corporación consultante realizó la siguiente pregunta: 52.

¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 75 literal b) de la Decisión 486 respecto a causas por las cuales corresponde la declaración de nulidad de una patente de invención previamente concedida? 53.De conformidad con lo anterior, se tratará el tema propuesto y, de esta manera, se responderá a la pregunta formulada por. la corporación consultante. 54.

Recordemos que la nulidad de las patentes “es una especie dentro del género de la nulidad de los actos jurídicos. La nulidad de una patente implica que el acto jurídico mediante el que se ha otorgado la patente es inválido, quedando por lo tanto privado de efectos jurídicos”.10 Así las cosas, en el ámbito comunitario andino, la Decisión 486 en su artículo 75, fue enfática en consagrar: Artículo 75: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando: ( ) b) la invención no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;

( ) Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales e de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se partes de la reivindicación, según corresponda. 10 CABANELLAS. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 4. Editorial Heliasta.

Buenos Aires 2001. Pág. 522. ¿2 polenta, da rebíndicación o aquella parta de na rebvindicación fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde fecha de presentación de la solicitud de la patente”. De igual manera, se hace preciso recordar que: “los regímenes de nulidad de patentes tienen distintas funciones según sea el sistema de otorgamiento de patentes adoptado en el país en el que tales regímenes tengan aplicación. En un sistema sin examen previo, la posibilidad de lograr la nulidad de una patente constituye la forma principal de hacer efectivos los limites que el Derecho de patentes establece en materia de patentamiento.

En los sistemas en que las patentes se conceden previo examen por una autoridad administrativa ( ) el régimen de nulidades permite establecer un control jurisdiccional sobre el acto de otorgamiento de la patente, con posterioridad al mismo. Este control es de fundamental importancia pues, generalmente, los perjudicados por una patente ilícitamente concedida no advertirán la extensión de los perjuicios infundados que así sufren hasta una vez puestos de manifiesto los efectos de esa patente.

( ) En los sistemas de oposición (previa o diferida) a la concesión de la patente, el juicio de nulidad de la patente es el foro en el que quizá por vez primera se plantearán de facto algunas de estas cuestiones (singularmente la suficiencia de la descripción de la invención patentada); y constituye en todo caso, un escenario en el que es posible alegar ex novo todas estas cuestiones.

Cualquiera sea el sistema de que se. trate, existe un interés público en que sea posible entablar acciones de nulidad de patente. En ausencia de tales acciones, los costos sociales imputables a las patentes se manifestarán aun en caso en que no tienen justificación, por no haberse reunido oportunamente las condiciones que la ley exige para el otorgamiento de derechos exclusivos sobre una invención. Es por ello que, bajo los principales regímenes de patentes existentes en el Derecho Comparado, se considera generalmente ilícito, en la actualidad, imponer a priori restricciones sobre las atribuciones que las personas con interés legítimo pueden tener en materia de interposición de acciones de nulidad de patentes.

( )'.1 En el mismo sentido, se hace necesario precisar que frente a las “las causales de nulidad de patentes” existen según la doctrina “varias técnicas legislativas que son posibles en esta materia”.*? Realizadas estas observaciones preliminares, cabe referirnos concretamente a la causal de nulidad referida en el literal b) del artículo 75 de la Decisión 486.

SS Ibidem Págs.523 a 526. Ibidem Págs. 536 a 553. SS 21 En este sentido, recordemos que el Tribunal ya se había pronunciaH sobre este particular en el Proceso 104-IP-2013 concluyendo que: “( ) La novedaad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente”. 55.Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que en el precitado Proceso 104-IP-2013 no se profundizó sobre la causal de nulidad cuando no se cumplen los requisitos de patentabilidad, vale la pena indicar: - Las nulidades de patentes pueden ser totales o parciales según el segundo inciso o párrafo “( ) cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda” del artículo 75 de la Decisión 486.

Así las cosas, habiendo constatado que cuando estamos en presencia de los requisitos de patentabilidad de la patente nos encontramos frente a una causal de nulidad absoluta, la corporación consultante deberá determinar si las reivindicaciones de la patente en cuestión, se encuentran insertas en su totalidad en esta causal o solamente algunas de ellas, a efectos de declarar la nulidad.. - Igualmente, a efectos de analizar la verificación o no de los requisitos de patentabilidad, este Tribunal acoge los criterios que sobre tal particular, ha elaborado la doctrina: a) Falta de novedad de la invención. ( ) debe ser probada por quien reclama tal nulidad.

Ello no implica la imposible prueba de un hecho negativo, sino la prueba de un elemento destructivo de la novedad de la invención patentada, o sea la existencia de una llamada anterioridad. La prueba de la anterioridad resultará de las reglas de procedimiento aplicables en el litigio en el que se busque la declaración de nulidad de la patente. b) Falta de actividad inventiva.

( ) También en este caso la carga de la prueba pesa sobre quien reclama u opone la nulidad de la patente. La prueba no es un hecho negativo, pues tiene lugar mediante dos elementos positivos: la demostración del estado de la técnica en el momento “relevante ( ) y la demostración de que la supuesta invención patentada podía ser deducida del estado de la técnica en forma evidente por una persona versada en la materia técnica correspondiente.

La prueba del estado de la técnica en el momento relevante puede lograrse mediante cualquier elemento de prueba elementos que constituyen el estado de la técnica, este aspecto de la prueba de la falta de actividad inventiva ya es de por sí más amplio que la prueba de la falta de novedad. La relación entre el estado de la técnica relevante y la invención cuya patentabilidad se impugna, a fin de determinar la existencia de actividad inventiva, requerirá normalmente de pruebas periciales, sin perjuicio de las facultades de apreciación que necesariamente corresponden al juez. c) Falta de aplicabilidad industrial.

( ) Como en el común de los casos de nulidad, la carga de la prueba de la falta de aplicabilidad industrial pesa sobre quien alega la nulidad. Sin embargo, esta prueba no se dirige a hechos negativos, pues quien alega falta de aplicabilidad industrial demostrará el carácter abstracto de la invención patentada, o bien que la relación existente entre esa invención y sus efectos no constituye una aplicación industrial en el sentido del Derecho de Patentes.

En esta prueba existirá un elemento fáctico —la relación entre la tecnología patentada y sus efectos— que deberá ser probado normalmente con el auxilio de peritos, así como una evaluación jurídica de tal elemento, en base al particular sentido del concepto de aplicabilidad industrial en el Derecho de patentes, que estará a cargo del juez de la causa”"13, 56.La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 57.El requisito del nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

C. LAS REIVINDICACIONES Y EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. EL REQUISITO DE CLARIDAD. 58.La nulidad de la patente se declaró por supuesta falta de nivel inventivo. La corporación consultante realizó la siguiente pregunta: 59. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 respecto a lo que debe entenderse por claridad y concisión en la forma de y presentar las reivindicaciones, como características esenciales que 4 permitan referirse a la descripción del objeto cuya patente se solicita? Ñ b 13 Ibídem Págs. 540 a 543.

AS 23 S0.Para lo anterior, se reitera lo plasmado en las interpretaciones de de abril de 2014 y de 21 de mayo de 2014, expedidas en el marco d los procesos 243-1P-2013 y 257-IP-2013. 61.Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486),** que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. 62.Debemos entender las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. 63.

Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-1P-2013: La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “ ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.*5 14 “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger Ñ refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más ] reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”. 15 ÁLVAREZ, Alicia, "DERECHO DE PATENTES”, Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. 1) Pág. 99., > ] Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicacion de producto, cuando recaen sobre una entidad física (product dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( ), en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de “protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 18 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse sies o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para 1% SALVADOR, Jovaní, Carmen.

"EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”. Editorial Tirant 6 lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 7 25 nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, 'la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”.

El artículo 28 euisdem añade que 'La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”.*? Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. 64.Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. 65.Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la: parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el 17 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, Y España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, Pág. 48. >. 6 alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad: y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”. 66. Como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

D. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 67.La sociedad EXSA S.A. sostuvo que la Autoridad Nacional no notificó el Informe Técnico LCP-32-2011, que sirvió de base para expedir la Resolución No. 1685-2011 de 08 de agosto de 2011. Por su parte el INDECOPI adujo que dicho informe simplemente confirma lo ya señalado por los Informes Técnicos ACC No. 15-2009 y No. 26-2009, así como las Resoluciones impugnadas; que respectivamente fueron notificados y replicados por el demandante. 68.

La corporación consultante realizó la siguiente pregunta: 69.¿Cómo debe analizarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 G 70, respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten? Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-1P-2014: Y: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribu ha manifestado lo siguiente: ( ) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, sí la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con 28 la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo de artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la 29 solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. El requisito del nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: a. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de 30 SEGUNDO: a) So ennocimientes estándares para Una persona del oficio en ki campo técnico respectivo. b. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de presentar la solicitud, para que un técnico de “hoy en dia” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraiído del nivel inventivo. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.

La verificación de la nulidad de la patente cuando no se verifiquen los requisitos de patentabilidad (artículo 75 literal b) de la Decisión 486), estará sujeta a los siguientes lineamientos: - Las nulidades de patentes pueden ser totales o parciales según el segundo inciso o párrafo “( ) cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda” del artículo 75 de la Decisión 486.

Así las cosas, habiendo constatado que cuando estamos en presencia de los requisitos de patentabilidad de la patente nos encontramos frente a una causal de nulidad absoluta, la corporación consultante deberá determinar si las reivindicaciones de la patente en cuestión, se encuentran insertas en su totalidad en esta causal o solamente algunas de ellas, a efectos de declarar la nulidad. - Igualmente, a efectos de analizar la verificación o no de los requisitos de patentabilidad, este Tribunal acoge los criterios que sobre tal particular, ha elaborado la doctrina: “( ) a) Falta de novedad de la invención. ( ) debe ser probada por quien reclama tal nulidad.

Ello no implica la imposible prueba de un hecho negativo, sino la prueba de un elemento destructivo de la novedad de la invención patentada, o sea la 31 aplicables en el litigio en el que se busque la declaración di nulidad de la patente. b) Falta de actividad inventiva. ( ) También en este caso la carga de la prueba pesa sobre quien reclama u opone la nulidad de la patente.

La prueba no es un hecho negativo, pues tiene lugar mediante dos elementos positivos: la demostración del estado de la técnica en el momento relevante ( ) y la demostración de que la supuesta invención patentada podía ser deducida del estado de la técnica en forma evidente por una persona versada en la materia técnica correspondiente. La prueba del estado de la técnica en el momento relevante puede lograrse mediante cualquier elemento de prueba procesalmente admisible.

( ) Sin embargo, como no se trata de probar solamente anterioridades aisladas, sino el conjunto de los elementos que constituyen el estado de la técnica, este aspecto de la prueba de la falta de actividad inventiva ya es de por sí más amplio que la prueba de la falta de novedad. La relación entre el estado de la técnica relevante y la invención cuya patentabilidad se impugna, a fin de determinar la existencia de actividad inventiva, requerirá normalmente de pruebas periciales, sin perjuicio de las facultades de apreciación que necesariamente corresponden al juez. c) Falta de aplicabilidad industrial.

( ) Como en el común de los casos de nulidad, la carga de la prueba de la falta de aplicabilidad industrial pesa sobre quien alega la nulidad. Sin embargo, esta prueba no se dirige a hechos negativos, pues quien alega falta de aplicabilidad industrial demostrará el carácter abstracto de la invención patentada, o bien que la relación existente entre esa invención y sus efectos no constituye una aplicación industrial en el sentido del Derecho de Patentes.

En esta prueba existirá un elemento fáctico —la relación entre la tecnología patentada y sus efectos- que deberá ser probado normalmente con el auxilio de peritos, así como una evaluación jurídica de tal elemento, en base al particular sentido del concepto de aplicabilidad industrial en el Derecho de patentes, que estará a cargo del juez de la causa”.

TERCERO: Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, Ó deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y 32 CUARTO: nivel inventivo.

En adición, se debe tener en cuenta que requisito de claridad se cumple si se hace una apropia interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

S El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitánte.

Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros 33 puntos O elementos, es deber de la entidad notificar mencionados informes. administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su VAN 0 (.: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA A MAGISTRADA 34 SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TRIBUNAL DE JUSTICIA De. LA COMUNIDAD ANGINA. 35