TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 101-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte. consultante, del artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la "Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno N* 17811-2013-1990. Actor: CORPORACIÓN DE SERVICIOS CORPSERSA S.A. Marca “CANA DE ORO (denominativa)”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 0052-TCA-DQ-MSL de 5 de febrero de 2015, recibido por este Tribunal el 6 de febrero del mismo año, procedente de la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 17811-2013-1990.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015.

DS A ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a * la presente solicitud, lo siguiente. Partes Demandante: CORPORACIÓN DE SERVICIOS CORPSERSA S.A. Demandados: MINISTRO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD (MIPRO), REPÚBLICA DEL ECUADOR.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL EPI, REPÚBLICA DEL ECUADOR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR. COMPAÑÍA INDUSTRIAL LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE S.A. ILENSA.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad ECUATORIANA DE INVERSIONES Y MERCADEO INCIMER S.A.!, el 23 de noviembre de 1990 solicitó el registro de la marca denominativa CAÑA DE ORO, para proteger productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 332 del mes de septiembre de 1992, la sociedad CORPORACIÓN DE SERVICIOS CORPSERSA S.A. presentó observación sobre la base de sus marcas denominativas y mixtas CANA BLANCA (certificados 3262-86 y 1155-92), registradas para amparar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 27 de septiembre de 1993, la sociedad CORPORACIÓN DE SERVICIOS CORPSERSA S.A., presentó reclamación administrativa en contra de la Resolución No. 0933166 de 6 de septiembre de 1993,., e 1 Posteriormente se aclaró que el solicitante era ILENSA. <= mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial de que se tramite como observación mi demanda de oposición. 4.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No: 0944864 de 29 de junio de 1995, resolvió rechazar la observación planteada y se mantuvo suspendido el trámite hasta que se resuelva la segunda observación. Argumentando que entre las marcas en conflicto se puede “presentar confusión tanto a los medios comerciales como en el público consumidor”. 5.

La sociedad CORPORACIÓN DE SERVICIOS CORPSERSA S.A., presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito. 6. El 6 de febrero de 2015, el Juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, No. 1, de Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 7. Indica, que mientras no se haya resuelto el reclamo administrativo presentado, el Director de la Propiedad Industrial era incompetente para actuar. 8. Manifiesta, que las marcas en conflicto son confundibles desde el punto gráfico, fonético y visual. Generarían riesgo de confusión en el público consumidor. 9.

Arguye, que se generaría competencia desleal pues las marcas amparan productos de la misma Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 10. Expresa, que únicamente se cambió la parte final de la estructura de las marcas. 11.Señala, mediante un análisis de las normas pertinentes de las Decisiones 313 y 344, se está vulnerando su marca notoriamente conocida. b Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del Ministro de Comercio Exterior, Integración y Pesca. 9 12. Contestó la demanda con las siguientes excepciones. “a. Legalidad y validez de la Resolución Impugnada.- La resolución impugnada: guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, pg lo que es plenamente legal y válida. b. Negativa de los fundamentos de la demanda.- Niego pura simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta, por no estar apegada a la Ley ni a la realidad. c. Interpretación Prejudicial Previa.- De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar a dicho Tribunal la - interpretación prejudicial de los Arts. 82 (literal h) y 83 (literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. 13. Contesta la demanda de la siguiente manera: “a) Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Legalidad y validez de la resolución impugnada, la resolución contenida en la providencia No. 09449564, notificada el 29 de junio de 1995, mediante la cual se rechaza la demanda de observación planteada y se ordena la continuación con el trámite de registro, guarda conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual es válida y legal”.

Por parte del Procurador General del Estado de la República del Ecuador. 14. Contesta la demanda con los siguientes señalamientos: “PRIMERA: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. SEGUNDA: Alegó expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y estar ajustado a derecho; no existe en la especie, ninguna de las causales de nulidad del procedimiento administrativo, establecidos en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

TERCERA: Falta de derecho del actor para proponer la demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones. CUARTA: Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción según el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa”. * B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 15.La Corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 82, 83 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 19 de la Codificación de la Ley de Marcas de Fábrica; literales a), f) y g) de los artículos 56 y 58, y los artículos 64 y 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 82 y demás disposiciones de la Decisión 344: artículos 14 a 21 de la Decisión 486. 16.Sólo se interpretará el artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca denominativa CAÑA DE ORO fue presentada el 23 de noviembre de 1990, es decir en vigencia de la mencionada normativa.

También se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486?. C. — CUESTIONES A INTERPRETARSE. 17.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. C. Comparación entre marcas denominativas compuestas. D. Comparación de marcas denominativas compuestas y mixtas con parte denominativa compuesta. 2 DECISIÓN 85 DELAS MARCAS Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) by) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; 9) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

DECISIÓN 486 ( ) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. el marco ue ia Decision 85 de la Comisión del Acuerdo Cartagena.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 18.La corte consultante solicitó la interpretación de normas de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La solicitud para el registro del signo denominativo CAÑA DE ORO se realizó el 23 de noviembre de 1990, es decir, al amparo de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el marco del Proceso 119-1P-2013: *( ) si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marcas ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marcas.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar”. 19.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo denominativo CAÑA DE ORO se efectuó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 20.La demandante indicó que las marcas en conflicto CAÑA DE ORO (denominativa) y CAÑA BLANCA (denominativas y mixtas) son Y confundibles desde el punto gráfico, fonético y visual. > 21. 22.Para esto seguirá los parámetros expresados en la Interpretación tin asta escenario, el Tribunal abordará el tema de la irregistrabilid ue ghia poriasnudad O similitud, el riesgo de confusión y las regle para el cotejo de signos distintivos. prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 162-IP-2005: “El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, en tres aspectos: a. Á que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto. b. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. c.AÁ que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con 'productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”. (Proceso 1- 1P-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987.) Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o reivindicación válida de prioridad para productos o servi QS comprendidos en una misma clase; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios que pertenezcan a la misma clase, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.

La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

La confusión de marcas puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las > | marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la conf di Ó entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusi de los titulares de marcas.

LAS REGLAS PARA EL COTEJO SIGNOS DISTINTIVOS. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada o previamente solicitada, y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina?, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación de marcas debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión”. 23.La corte consultante, aplicando las reglas para el cotejo de signos distintivos adoptadas en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto. 3 BREUER MORENO, Pedro.

"TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO". Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. SS C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATI COMPUESTAS. 24.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos CANA DE ORO y CAÑA BLANCA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos. 25.Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del Proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. — Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 10 > E “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse ||r sE adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N* 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “ ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ).

(Sentencia del Proceso N* 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1217, de 11 de julio de 2005)”. 26.En este orden de ideas, la corte consultante aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos CAÑA DE ORO y CAÑA BLANCA..

COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS Y MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 27.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo CAÑA DE ORO con el mixto CAÑA BLANCA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto. 28.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012: El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de ] variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas*, logotipost Íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP- 2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y. colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N” 129-1P-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: GALLO mixta). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos 29.Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en 4 (a 5 en conflicto”. principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca_ o producto.

( ). DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22*. edición. 2001. AR: 30.Como quiera que los signos en conflicto se encuentran compuestos elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidi con las reglas para la comparación entre signos denominativos. por dos palabras, se hace necesario tener en cuenta los parámetros establecidos en el acápite anterior para los signos compuestos. 31.En este orden de ideas, la corte consultante aplicando los anteriores E. criterios debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo CAÑA DE ORO y el mixto CANA BLANCA.

LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE DICHA NOTORIEDAD, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 32.La demandante indicó que se está vulnerando su marca notoriamente conocida. En este escenario, el Tribunal abordará el tema planteado. 33.Para esto seguirá los parámetros expresados en la Interpretación prejudicial de 24 de agosto de 2005, expedida en el marco del Proceso 108-1P-2005: “La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoría es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N” 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca—producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”, 6 £ — OTAMENDI Jorge, Ob.

Cit. Pág.255. > 13 La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente cono este tipo de miarca goza de protección especial, que va más all los principios de territorialidad y especialidad. No pueden registradas las marcas que sean confundibles con marca notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoría debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: - Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. - Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la - marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. - Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. 1) 7 ZUCCHERINO Daniel.

"MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. SS 14 - Su sola mención debe provocar en el público na asociació. directa con el producio o servicio que identifica.” * (Proceso N* 22-1P-2003. Interpretación Prejudicial del 13 de marzo del 2003, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 777 de 27 de marzo del 2003)”. 34.Como conclusión, alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Dispondrá, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo denominativo CAÑA DE ORO se efectuó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

SEGUNDO: La corte consultante aplicando las reglas para el cotejo de signos distintivos adoptadas en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos CAÑA DE ORO y CANA BLANCA, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La corte consultante para resolver el conflicto de marcas existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión que - pudiera existir entre el signo denominativo CAÑA DE ORO y 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso N* 22-IP-2003. Marca: "UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 777 de 27 de marzo del 2003. 0 el mixto CAÑA BLANCA, aplicando los criterios adoptados el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: — Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Dispondrá, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopoión. Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Z De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 7 Luis José Diez CÁnseco Núñez PRESIDENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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