TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 127-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 169 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 170 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia.
Expediente Interno N* 88184- C. Actor: KORIGOMA LTDA. Cancelación por vulgarización de la marca mixta PILLOW TOP. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Estado Plurinacional de Bolivia.
VISTOS: El Oficio CAR/SNP/DGE No. 0016/2015 de 11 de marzo de 2015, recibido por el Tribunal el 23 de marzo de 2015, procedente de la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 88184-C. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de julio de 2015.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. OS Partes: ' Recurrente: KORIGOMA LTDA. Partes contrarias: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL —SENAP!I. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos expedidos, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA,, es titular de la marca mixta PILLOW TOP (Registro No. 88184-C), para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “Fabricación de colchones”.
El registro como marca se solicitó el 11 de abril de 1995, fue concedido y renovado el 11 de septiembre de 20121, La sociedad KORIGOMA LTDA., interpuso acción de nulidad contra el registro de la marca mixta PILLOW TOP. El 16 de abril de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. DPIOP/REV-No. 105/2012, declaró improbada la acción de nulidad planteada.
La sociedad KORIGOMA LTDA. no interpuso ningún recurso impugnatorio. El 30 de enero de 2014, la sociedad KORIGOMA LTDA., formuló acción de cancelación parcial de conformidad con el artículo 169 de Decisión 486, solicitando la limitación del signo mixto PILLOW TOP. El 4 de junio de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, tuvo por extemporánea la contestación de la acción de cancelación, en virtud de lo consagrado en el artículo 170 de la Decisión 486.
El 25 de julio de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. 288/2014, declaró probada la acción de cancelación planteada. La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. El 1 de octubre de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. DPIOPO/REV-No. 216/2014, 1 Registro que fue renovado en fecha 11 de septiembre de 2012 con el No. 85666-A. “e z rechazó el recurso de revocatoria y confirmó el acto adminisira impugnado. 9.
El 17 de octubre de 2014, la sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., solicitó la aclaración y complementación de la Resolución No. DPIOPO/REV-No. 216/2014. 10.El 24 de octubre de 2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, declaró procedente la solicitud de aclaración y ordenó ponerlo en conocimiento de las partes. 11.El 11 de noviembre de 2014, la sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., presentó recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo, donde se solicitó entre otros, la designación de un “Perito Dirimidor' para valorar el “Estudio de Mercado” aportado por la demandante (fl. 7-118). 12.El 26 de febrero de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAP!I, señaló mediante auto que en la instancia jerárquica no es pertinente solicitar una prueba que debió decretarse en primera instancia. 13.El 11 de marzo de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Oficio CAR/SNP/DGE No, 0016/2015, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda. La sociedad KORIGOMA LTDA., soporta la demanda de cancelación con los siguientes argumentos: 14. Manifiesta, “ya se ha sostenido que la tecnología de Colchón “PILLOW TOP (palabras en inglés) responden sobre la base de una denominación general 'AIR MATTRESS”, la misma que es usada para proveer el soporte adecuado entre la esponja y una construcción variable entre bolsas de polietileno y cámaras intemas de látex con goma vulcanizada o vinilo, éstos exteriores de vinilo están recubiertos de algodón. Los colchones fabricados de esta forma, pueden también tener una capa de espuma de aire que agrega flotabilidad y se encuentra encerrada en su cobertor.
Asimismo, esta tecnología permite contar con lados térmicamente diseñados para determinado clima, siendo un producto con un sistema de ventilación interna con aire en constante circulación”. 15.Indica, que la denominación PILLOW TOP ya no identifica un origen empresarial determinado. Por lo tanto, al existir otros competidores que precisan de su uso, y por no existir una designación análoga para indicar el tipo de sistema que se usa en ese tipo de colchones, se debe eliminar la protección de la marca mixta PILLOW TOP (Registro No. 88184-C); se debe señalar expresamente que su titular ya no cuenta con el derecho de exclusividad de las palabras PILLOW TOP. ÉS 16.
Sostiene, que el signo registrado adolece de falta de distintividad p. ' ES un término genérico. DSzo S 17. Señala, que aporta un “estudio de mercado” para acreditar los supuestos del artículo 169 de la Decisión 486. b. Argumentos contenidos en la Resolución No. 288/2014. La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, soporta la resolución en los siguientes argumentos: 18.Argumenta, que la acción contemplada en el artículo 169 de la Decisión 486 se refiere a la pérdida de la capacidad distintiva que una marca, o sea la vulgarización de la marca, la cual es la consecuencia de la utilización habitual del signo para referirse al producto o servicio identificado de manera directa y sin vincular un origen empresarial específico, creándole la necesidad a los demás competidores de hacer la utilización del mismo para referirse a sus propios productos o servicios. 19.Agrega, que lo anterior se sustenta en la protección del público consumidor. 20.
Complementa, que a diferencia del supuesto de cancelación por falta de uso, la cancelación por vulgarización no supone la inversión de la carga de la prueba. 21.Concluye, que el signo registrado cuya cancelación se precisa, adolece de falta distintividad ya que es de uso común y/o genérico (el elemento relevante es el componente denominativo).
Por lo tanto, al no desvirtuarse las afirmaciones y pruebas aportadas por la demandante, procede la acción de cancelación. C. Recurso de revocatoria. La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., soporta el recurso de revocatoria en los siguientes argumentos: 22.Señala, que el auto mediante el cual se tuvo por extemporánea la contestación de la demanda no dispuso en ninguna parte que ésta se entendería por no contestada.
Por lo tanto, al no tenerse en cuenta el escrito de contestación, así como la prueba adjunta (informe pericial), se están vulnerando los derechos a la defensa, al debido proceso, legalidad, verdad material e imparcialidad. 23.Adiciona, que el artículo 170 de la Decisión 486 no consagra que la sanción por no contestar sea que se tenga por no contestada. 24, Agrega, que la autoridad nacional no valoró adecuadamente el “ dáé Mercado” aportado por la demandante, lo cuai la condujo a dgduci y j erróneamente el carácter de uso común del signo registrado. € IS UNIDAD >> 25.
Manifiesta, que adicionalmente la autoridad nacional no tuvo en cuenta la Resolución No. DPI/OP/REV-No.105/2012, donde declaró improbada la acción de nulidad planteada por la sociedad KORIGOMA LTDA.: “( ) CUANDO UN TÉRMINO SE CONSTITUYE EN UNA EXPRESIÓN GENÉRICA O COMÚN, éste deberá ser tal que pertenezca al VOCABULARIO GENERAL. Así, claramente se puede reconocer que la expresión PILLOW TOP no figura en el vocabulario español ni es una palabra con una raíz latina de fácil comprensión, más al contrario se trata de un término en idioma extranjero cuyo significado no se encuentra generalizado entre los consumidores medios que utilizan como idioma oficial el españoF”.
Por lo tanto, estamos ante un evento de cosa juzgada, considerando además que dicho acto no fue impugnado. 26.Agrega, que tampoco se tuvo en cuenta la Resolución No. |F-10/2013, emitida por la Dirección Jurídica del SENAPI, donde además de referirse al contenido de la Resolución No. DPYOP/REV-No. 105/2012, se señaló: “( ) que la marca PILLOW TOP no contravino las causales d) y e) del art. 82 de la Decisión 344”. 27.Indica, que la demandante nunca permitió que su marca fuera “vulgarizada”, ya que previendo esto inició un proceso de infracción contra la sociedad KORIGOMA LTDA. Por lo tanto, no se configura el requisito síne qua non que consagra el artículo 169 de la Decisión 486: “que el titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada”, y se desvirtúa la existencia de las demás causales que invoca el accionante. 28.Adiciona, que el Director Jurídico del SENAPI, conceptuó a favor de la posibilidad de iniciar la acción por infracción de derechos de marcas, en la citada Resolución No. IF-10/2013. 29.Indica, que la argumentación de la autoridad nacional para verificar las causales del artículo 169 de la Decisión 486 es insuficiente y contradictoria, en tanto que: i) La denominación PILLOW TOP es un signo de fantasía;
¡i) la demandante emplea otros términos sustitutos para comercializar el mismo tipo de colchón de la demandada (no se configura inciso a) del artículo 169); ii) No existió una correcta valoración de la prueba para demostrar el uso generalizado del signo en el mercado (no se configura inciso b) del artículo 169); iv) Resulta erróneo afirmar que el público consumidor conoce perfectamente la clase o tipo de colchón que están comprando (no se configura inciso c) del artículo 169). interpretación ael articuio 189 de la Decisión 480, ya que por un éste no se refiere a que se señale expresamente que “el titular ya otra parte, falla ultra petita y ordena la cancelación de la marca, cuando lo que se solicitó fue la limitación de su alcance. 31.Agrega, que la autoridad nacional conoce muy bien que la “limitación” a la que se refiere el artículo 169 de la Decisión 486 hace referencia a los productos o servicios que reivindica el signo registrado.
Por lo tanto, al ordenarse la cancelación de la marca PILLOW TOP, se está afectando los derechos de exclusividad que ostenta la demandada sobre los términos que la componen. d. Contestación del recurso de revocatoria. La sociedad KORIGOMA LTDA., soporta la contestación en los siguientes argumentos: 32. Sostiene, que si bien la normativa comunitaria es la aplicable al caso sub examine, no regula temas procesales.
Por lo tanto, bien obró la Autoridad Nacional al tener por no contestada la demanda y aplicar el principio de preclusión, tal y como lo establece el ordenamiento jurídico interno, ya que el mismo se constituye en un complemento a la Decisión 486 para los temas no regulados. 33. Agrega, que de proceder a darla por contestada, se estaría premiando la negligencia de la demandante, así como vulnerando el principio de que “Ignoratia legis non excúsaf”. e. Argumentos contenidos en la Resolución No. DPI/OPO/REV-No. 216/2014.
La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, soporta la resolución en los siguientes argumentos: 34.Indica, que la demanda fue contestada por fuera del término previsto. Por lo tanto, no se podía considerar ni el escrito de contestación ni las pruebas aportadas, tal como lo ordena la normativa interna. 35.Manifiesta, que las acciones de nulidad y de cancelación tienen una naturaleza diferente. 36.Agrega, que versa suficiente material probatorio para acreditar la “vulgarización” de la denominación PILLOW TOP, a pesar de que quedó demostrado que el titular de la marca no toleró ni provocó la vulgarización del término. Por lo tanto, al realizarse la valoración integral de la prueba, no es de recibo la supuesta violación al principio de la verdad material. t. Solicitud de aclaración y complementación de la Resolució NAL OR DPVUOPOJREV-NO. 216/2014. en los siguientes argumentos: 37.Solicita, que se indique ¿Cuáles son los artículos de la norma comunitaria que facultan expresamente a su Autoridad a tener por no contestada la demanda por el incumplimiento del plazo, y más aún no considerar la prueba ofrecida en dicho evento? 38.
Requiere, que se aclare ¿Por qué razón no se ha investigado la verdad material por encima de la verdad formal? Teniendo en cuenta que existen varios argumentos y pruebas aportadas en la defensa que no han sido consideradas por su despacho. 39. Solicita, que se dilucide ¿Cuál es la norma y los artículos específicos que facultan a la Autoridad a limitar el signo registrado en vez de los productos reivindicados por él? Dado que la norma comunitaria hace referencia a los productos o servicios que reivindica. 40.
Requiere, que se complemente la Resolución en el extremo de valorar las aportadas como prueba, en el sentido de esclarecer cuáles son válidas y cuáles no. g- Aclaración y complementación de la Resolución no. DPI/OPO/REV- No. 216/2014. La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, soporta la aclaración y complementación en los siguientes argumentos: 41.Manifiesta, que frente al Punto No. 1, el artículo 170 de la Decisión 486 es el llamado a aplicarse. 42.Argumenta, que en lo que concierne al Punto No. 2, el principio de la verdad material fue respetado al realizarse la valoración en conjunto de la prueba. 43.
Esgrime, que frente al Punto No. 3, el artículo 169 de la Decisión 486 es el llamado a aplicarse. 44. Arguye, que en lo que se refiere al Punto No. 4, éste no es de recibo. h. Recurso jerárquico. PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., en el Recurso Jerárquico reitera los argumentos esgrimidos en el recurso de revocatoria, así como en el escrito de aclaración y complementación. Agrega lo siguiente: 45.
Manifiesta, que el artículo 170 de la Decisión 486 solamente menciona “gue una vez vencidos los mismos, se decidirá sobre la procedencia o 7 AS no de la cancelación del registro lo cual se expresará meditar resolución”. 46.Señala, que la autoridad nacional no aplicó las normas internas que establecen que las pruebas pueden presentarse en cualquier momento del proceso. 47.Adiciona, que para acreditar que el signo registrado ha adquirido el carácter de común o genérico, se debió establecer si el titular de la marca ha provocado o tolerado la vulgarización de la misma. 48.Indica, que no se explica como si el SENAPI reconoce que no cuenta con la capacidad técnica para realizar un “Estudio de Mercado”, realiza apreciaciones técnicas referentes a “porcentajes de la población” dentro del texto de la Resolución impugnada.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 49.La consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “( ) se solicita de forma específica la interpretación de dicho artículo como causal de cancelación de un signo, requiriendo la interpretación especial de lo siguiente: - “¿Cuál es el alcance específico del artículo 169 en cuestión con referencia a la marca demandada de- cancelación al amparo de este artículo y a los productos que ampara? - El artículo 169, objeto de la presente solicitud refiere a la pérdida del carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio, en este entendido, se solicita la interpretación de tal extremo, aclarando, si es imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial, o si también puede reclamarse la cancelación de términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro.: - ¿Cuáles son los medios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486, en sus literales a), b) y c) objeto de la presente investigación? — Se interprete el alcance de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486, a fin de poder analizarlos de forma concreta e individualizada dentro del proceso de cancelación que motiva la presente solicitud. - Sies necesaria la concurrencia y demostración de los tres literales contenidos en el artículo 169 de la Decisión 486, o la demostración de tan sólo uno de los literales es suficiente para proceder con la cancelación del signo demandado”.
¿ +78 | 50. 30h a interpretación solicitado. De oficio se interpretará el a (fis N ¿20 ús ia Misma normauva.* C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 51. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La legitimidad activa del SENAPI. La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el SENAPI.
Su finalidad. B. la acción de cancelación por vulgarización. Requisitos, presupuestos y régimen probatorio. C. Procedimiento de la solicitud de cancelación por vulgarización de conformidad con el artículo 170 de la Decisión 486 D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA LEGITIMIDAD ACTIVA DEL SENAPI. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA SOLICITADA POR EL SENAPI.
SU FINALIDAD. 50.El Tribunal advierte que el tema propuesto fue abordado en la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2014, expedida en el Proceso 104-IP-2014, Se solicita a la consultante remitirse a dicha providencia. B. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN. REQUISITOS, PRESUPUESTOS Y RÉGIMEN PROBATORIO. 51.La Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, declaró probada la acción de cancelación por vulgarización interpuesta por la sociedad KORIGOMA LTDA. La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., sostuvo que la administración realizó una interpretación errada del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2 “Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia y empresarial determinada.
Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titutar de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la 6 cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.
“> 9 52.De conformidad con lo anterior, y como quiera que la consultante reja algunas preguntas en relación con el artículo 169 de la Decisión 486 la Comisión de la Comunidad Andina, se hace necesario abordar el t propuesto. 53. Los requisitos y presupuestos de la acción de cancelación fueron establecidos en la interpretación de 19 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 049-IP-2014, que se reitera a continuación: “Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos.
Procedencia. De acuerdo con el mencionado artículo, procede la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese * provocado o tolerado que la marca se convierta en: 1. Un signo de uso común; o, 2. Un signo genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Si bien, el artículo interpretado prevé la cancelación en caso de que el signo se hubiese convertido en uno de uso común o genérico, el Tribunal considera que, esta figura jurídica con el fin de salvaguardar el interés comunitario y en apego a las normas que rigen el derecho de marcas, se hace extensiva a aquellas marcas que se hubiesen convertido en descriptivas de uno o de varios productos o servicios para los cuales la marca estuviese registrada.
Dilución de la fuerza distintiva. Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada o para distinguir su origen empresarial y de esta manera se vea afectado el público consumidor, En este sentido, el riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado.
Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo. En estos casos, nos encontramos frente a determinados productos que en algún momento fueron marcas y que gozaron de capacidad distintiva, pero que, con el transcurso del tiempo se han convertido en genéricas, 10 See de Uso común o descriptivas y han sufrido una especie de vulgariz de tal manera que el público consumidor ya no reconoce su distintivo ni su origen empresarial.
Por lo tanto, como se tiene dicho, es necesario que se haya diluido la capacidad distintiva del signo que se pretende cancelar. Sujeto activo. Están legitimados para interponer la cancelación: 1. La Oficina Nacional Competente; y, 2. Cualquier persona. La norma comunitaria es clara en determinar que la cancelación la puede pedir cualquier persona y no necesariamente una persona con interés particular, esto se debe a que el fin último es precautelar el interés de los consumidores que podrían verse engañados adquiriendo productos o servicios que han dejado de ser distintivos en el mercado.
Requisitos. Para que ocurra lo indicado, deberán concurrir los siguientes hechos: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que ta marca significa una procedencia empresarial determinada.
El juez consultante deberá verificar la existencia de los requisitos exigidos de una manera conjunta, es decir, deberán concurrir los tres requisitos al mismo tiempo”. 54.Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado, se contestarán cada una de las preguntas de la consultante: “¿Cuál es el alcance específico del artículo 169 en cuestión con referencia a la marca demandada de cancelación al amparo de este artículo y a los productos que ampara?” 55.La vulgarización de una marca se debe determinar a la luz de los HR productos o servicios que ampara.
En tal sentido el artículo 169 prevé dos tipos de cancelación por vulgarización: 11 SS servicios que ampara una marca caen bajo los presupuestos de Ya vulgarización. Es decir, cuando todos los productos o servicios que ampara el signo entran dentro de la órbita de lo genérico, de uso común y descriptivo del signo. La cancelación parcial.
Se presenta cuando no todos los productos o servicios que ampara el signo entran dentro de la órbita de lo genérico, de uso común y descriptivo del signo. En dicho caso, la autoridad competente debe hacer una limitación del alcance del signo, permitiendo que éste subsista amparando los productos o servicios que no tienen nada que ver con la vulgarización. 56.“El artículo 169, objeto de la presente solicitud refiere a la pérdida del carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio, en este entendido, se solicita la interpretación de tal extremo, aclarando, si es imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial, o si también puede reclamarse la cancelación de términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro”. 57.Cuando la norma bajo estudio se refiere a la “indicación de la procedencia empresarial del producto o servicio”, está haciendo alusión a la dilución de la capacidad distintiva de la marca, 'es decir, a su “ineptitud para diferenciar productos y servicios en el mercado, lo que presupone que no tiene la virtualidad de diferenciar el origen empresarial de los mismos.
Bajo ningún concepto se puede entender que el signo deba estar compuesto por el nombre empresarial del titular para que opere la cancelación. 58. “¿Cuáles son los medios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486, en sus literales a), b) y c) objeto de la presente investigación?” 59.Los presupuestos contenidos en los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486, pueden ser demostrados mediante cualquier medio probatorio permitido por la legislación nacional.
Se pueden utilizar diferentes pruebas documentales como encuestas, estadísticas, análisis de mercadeo, etc., que lleven a la autoridad competente a determinar que cierto signo se vulgarizó, siempre y cuando, como ya se dijo, estén amparados normativamente por la legislación interna. ves: de la Decisión 486, a fin de poder anailizarios de forma concre: individualizada dentro del proceso de cancelación que motiva presente solicitud”. 61.Para que opere la figura de la vulgarización de la marca se requiere la presencia de dos elementos?: 62.Elemento objetivo: Que el signo efectivamente haya perdido su distintividad al convertirse en un signo genérico, descriptivo y de uso común en relación con los productos o servicios que ampara. 63.Elemento subjetivo: Que el titular del signo hubiese provocado o tolerado que el signo se haya convertido en genérico, descriptivo o de uso común. 64.
Los literales mencionados hacen parte del elemento objetivo. Son tres presupuestos concurrentes que deben probarse: a. La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo.
Cuando no haya otra manera clara de designar, describir o de referirse al producto o servicio en el mercado, sino mediante el signo registrado, estamos en frente del mencionado presupuesto. De conformidad con esto, la consultante deberá establecer si en el mercado no existe otra manera de designar el producto o servicio amparado por el signo registrado, b. El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo.
Se presenta cuando el público usa comúnmente el signo para referirse a los productos o servicios que ampara, lo usa como un genérico de dichos productos o servicios, o lo utiliza para referirse a las cualidades o características de los mismos. El juez consultante deberá establecer cómo el público consumidor y los canales comerciales utilizan el signo registrado: debe indagar si se utiliza de forma común, como una palabra genérica o para referirse a las cualidades o características de los productos o servicios que ampara el signo registrado.
Para esto deberá analizar el material probatorio obrante en el expediente. Cc. El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de 4 que la marca significa ¡una procedencia empresarial determinada. Este presupuesto se realiza cuando la generalidad del público consumidor no es consciente de que el signo registrado es 3 Sobre estos dos elementos se puede ver Vargas, l;
Rodríguez, S. (2013). La Caducidad por 6 Vulgarización en la Marca y su Efecto Estabilizador en los Mercados. Panorama. 7 (13), 127 — 13, ES: una marca; es decir, se presenta cuando el público consumidor hace. la relación producto — origen empresariai. Lo anterior equiv a decir que el signo registrado no es capaz de diferenciar lo: productos y servicios de un empresario determinado, en relación con los productos y servicios de los demás empresarios en el mercado.
En consecuencia, la consultante deberá analizar el desenvolvimiento del signo en el mercado, estableciendo si cumple las funciones básicas de la marca, sobre todo la de determinación de un origen empresarial. 65.Si es necesaria la concurrencia y demostración de los tres literales contenidos en el artículo 169 de la Decisión 486, o la demostración de tan sólo uno de los literales es suficiente para proceder con la cancelación del signo demandado. 66.De conformidad con lo dicho hasta el momento, es necesaria la concurrencia y demostración de los tres presupuestos contenidos en los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
C. PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 170 DE LA DECISIÓN 486. 67.La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., argumentó que la autoridad nacional no aplicó las normas internas de oportunidad probatoria. El SENAPI sostuvo que la norma aplicable es el artículo 170 de la Decisión 486. 68.
Teniendo en cuenta lo anterior, se abordará el tema planteado. 69.El artículo 170 de la Decisión 486 establece un procedimiento sencillo y sumario para resolver la solicitud de cancelación por vulgarización, a saber: - Se recibe la solicitud de cancelación por vulgarización, la cual debe cumplir con los requisitos de presentación que establezca la normativa interna.
Además se deben pagar las tasas respectivas. - Una vez que se admite a trámite, la autoridad nacional la notifica al titular de la marca registrada, otorgándole un término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de dicha notificación, con el objeto de que conteste la solicitud y presente las pruebas que considere pertinentes. - Vencido dicho plazo, la oficina nacional deberá decidir mediante una resolución debidamente motivada que será notificada a las partes. procedimiento ágil que debe cumplirse por la autoridad administrativa.
Esto significa que no son de recibo pruebas y escritos por fuera del 6 plazo de 60 días hábiles que consagra la norma. ES fa 70.El Tribunal advierte que la norma mencionada establece un 74 14 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE E SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El SENAPI fue constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento administrativo y aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus resoluciones administrativas.
En el presente caso se ha verificado que el SENAPI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.
Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.
Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La consultante deberá establecer si la marca mixta PILLOW TOP cumple los elementos subjetivo y objetivo para declarar su vulgarización, en relación con todos o algunos de los productos que ampara, de conformidad con los parámetros expuestos en la presente providencia..15 dara establecer si se cumple el elemento objetivo, se del acreditar de manera concurrente ¡os presupuestos comienidd “los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486 Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: El artículo 170 de la Decisión 486 establece un procedimiento ágil que debe cumplirse por la autoridad administrativa. Esto significa que no son de recibo pruebas y escritos por fuera del plazo de 60 días hábiles que consagra la norma comunitaria. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. [ ili isa Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luié José D M A » De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fíman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secrejario.
Luis he lll, P ENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gac, 4 ii TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANUN DOCUMENTO