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PROCESO 71-IP-2015CAN · Interpretaciones prejudiciales2016-02-19

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, A SOLICITUD DE LA CONSULTANTE, DE LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA DECISIÓN 
486 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, CON FUNDAMENTO
EN LA CONSULTA FORMULADA POR LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, LIMA, REPÚBLICA DEL PERÚ. EXPEDIENTE INTERNO Nº 07442- 2010-0-1801-JR-CA-04. ACTOR: HOFFMANN- LAROCHE AG. PATENTE: “SAQUIVANIR MESILATO,
FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N” 07442-2010-0-1801-JR-CA-04.

Actor: HOFFMANN-LAROCHE AG. Patente: “SAQUIVANIR MESILATO, FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL”.: Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción!.

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio 7442-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de 23 de enero de 2015, recibida en este Tribunal el 26 de enero de 2015 en el marco del proceso interno No. 07442-2010-0-1801-JR-CA-04. o 6 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N* 38-J-TJCA-2015.

RS admite a trámite la consuita de interpretación prejudicial formulada. A.

ANTECEDENTES. Demandante: F. HOFFMANN-LAROCHE AG. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. “<Sy El 7 de julio de 2004, la sociedad F. HOFFMANN-LAROCHE AG. (Suiza), reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras No. 60/486,60, y No. 60/568,204, presentadas en los Estados Unidos de América el 11 de julio de 2003 y el 05 de mayo de 2004, respectivamente, solicitó el otorgamiento de la patente de invención denominada: “SAQUINAVIR MESILATO, FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL”, la cual consta de 30 reivindicaciones.

El 13 de abril de 2005, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el aviso correspondiente a la solicitud de patente de invención. No se formularon oposiciones. El 23 de febrero de 2006 se emitió el Informe Técnico WI.09.06, mediante el cual se concluyó que: “( ) Las reivindicaciones 1 a 27 cumplen con el requisito de novedad pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (artículo 18) de la Decisión 486; - Las reivindicaciones 28 a 30 definen un uso, por lo que no son patentables en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486”.

El informe fue notificado.. El 10 de abril de 2006, la sociedad F. HOFFMANN-LAROCHE AG., adjuntó nuevo pliego de 27 reivindicaciones. El 28 de septiembre de 2006, se emitió el Informe Técnico WI.09.06.A, mediante el cual se señaló que: “( ) — Las reivindicaciones 1 a 27 no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486”.

El informe fue notificado. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001325-2006/0IN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2005, denegó la patente de invención solicitada. => 7. La sociedad F, HOFFMANNM.LAROCHE AG., presentó recurs apelación contra el anterior acto administrativo, señalando Y adjunta un nuevo pliego de 23 reivindicaciones. 8.

La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, dispuso que se emita un Informe Técnico sobre el nuevo pliego de reivindicaciones presentado. 9. El 14 de mayo de 2007, se emitió el Informe Técnico JC 03 07 (M), mediante el cual se concluyó que: “( ) las reivindicaciones 1 a 23 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486”.

Dicho informe no fue notificado. 10.La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1099-2007/TPI-INDECOPI de 07 de junio de 2007, confirmó la Resolución 001325-2006/0IN-INDECOP!I de 30 de noviembre de 2005, que denegó la patente de invención solicitada. 11.La sociedad F. HOFFMANN-LAROCHE AG., presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo y de todo lo actuado hasta el momento en que se conculcó el derecho de defensa.: 12.La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró fundada la demanda, disponiendo que se notificara el Informe Técnico JC 03'07 (T) otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos. 13.La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante proveído de fecha 11 de febrero de 2010, notificó a la sociedad F. HOFFMANN-LAROCHE AG el Informe Técnico JC 03 07 (T), otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para presentar sus descargos. 14.El 04 de marzo de 2010, la sociedad F. HOFFMANN-LAROCHE AG., dio respuesta al Informe Técnico JC 03 07 (T), señalando que adjunta nuevo pliego de 33 reivindicaciones. 15.La Sala de Propiedad intelectual del INDECOPI, dispuso que se emita un Informe Técnico sobre el nuevo pliego de reivindicaciones presentado. 16.El 2 de agosto de 2010, se emitió el Informe Técnico LOM 01-2010, mediante el cual se concluyó que: “( ) las reivindicaciones 1 a 33 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486”.

Dicho informe no fue notificado. 17.La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1957-2010/TPI-INDECOPI de 01 de septiembre de == 2010, confirmó la Resolución 001325-2006/OIN-INDECOP! de 30 noviembre de 2005, que denegó la patente de invención solicitada. 18.La sociedad F. HOFFMANN-LAROCHE AG., presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo y de todo lo actuado hasta el momento en que se conculcó el derecho de defensa. 19.El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró fundada la demanda, disponiendo que se notificara el Informe Técnico LCM 01-2010 y se procediera a emitir nueva Resolución. - 20.El INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 21.La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 22.Manifiesta, que si bien la autoridad nacional tenía todo el derecho a decretar de oficio el Informe Técnico LCM 01-2010, también tenía la obligación de notificarlo porque fue emitido por un examinador de patentes externo al INDECOPI. En consecuencia, se transgredió el debido proceso, en particular el derecho de defensa. 23.Agrega, que lo anterior ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria y Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, Lima, República del Perú. 24.Adiciona, que cuando la oficina nacional competente encuentre que de acuerdo al Informe Técnico la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión, notificará tal hecho al solicitante para que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiere lugar. 25.

Manifiesta, que resulta sorprendente que el INDECOPI reincida en la omisión de notificar los Informes Técnicos dentro del mismo proceso administrativo, pese a que ya existió pronunciamiento judicial anterior por parte de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del. Perú, donde se declaró fundada la demanda, disponiendo que se Se b. notificara el Informe Técnico JC 03 07 (T).

Por lo tanto, la demandálte na incurrido en rebeldía. Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 26.Indica, que los argumentos de la demandante carecen de sustento, 27. 28. 29. 30. 31. 32. por cuanto sólo es obligatoria la notificación del primer Informe Técnico.

Por lo tanto, no ha existido ninguna vulneración al derecho al debido proceso. Adiciona, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera. Por lo tanto, conscientes de la discrecionalidad de esta facultad, resulta palmario que si el solicitante no absuelve la inconformidad notificada, o si pese a la absolución subsistieron los impedimentos para la concesión, la oficina competente denegará la patente.

Complementa, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable. Agrega, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el, informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia.

Complementa, que sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI notificó a la entidad demandante en dos (2) oportunidades. Por lo tanto, reitera que no se notificó previamente al demandante el último Informe Técnico, puesto que ya no era obligatorio hacerlo. Adiciona, que lo que se notifica no son los Informes Técnicos, sino las inconformidades que deben ser subsanadas; éstas pueden o no sustentarse en una opinión técnica.

Manifiesta, que las sentencias de la Corte Suprema que ha adjuntado la demandante a fin de sustentar su demanda constituyen pronunciamientos pasados, que ya han sido modificados por la misma corporación. Sentencia de Primera Instancia. 33.El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 17 de julio de 2014, declaró fundada la $ demanda, disponiendo que se notificara el Informe Técnico LOM O 2010 y se procediera a emitir nueva Resolución, argumentado que:

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a fin de evaluar los argumentos expuestos, se cumple con reiterar el criterio contenido en la: interpretación prejudicial recaída en el Proceso 238-1P-2013 ( ) en cuanto precisa “( ) si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, sino se reitera la conclusión, o sí se hace soportando el argumento en otros puntos o elemento, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto y en aplicación de la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 238 IP-2013, se concluye que en el presente caso sí correspondía la notificación al solicitante, pues al margen que el informe cuestionado y su antecedente arribaran a una misma conclusión, sobre la base de su objeto de evaluación, el Informe Técnico LCM 01- 2010 (T) contenía elementos nuevos que correspondían poner en conocimiento del administrado ( )”.

Recurso de apelación. 34.En el escrito de Recurso de Apelación, el INDECOPI, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que: ¡) No resulta aplicable el precedente dictado en la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 238 ¡P-2013, ya que tanto el Informe Técnico JC 03-07 (T) y el Informe Técnico LCM 01-2010 (T) arribaron a la misma conclusión: “( ) las solicitudes de patentes no eran registrables en tanto las reivindicaciones contenidas no cumplían con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; ii) Cabe señalar que resulta lógico que los solicitantes presenten nuevos pliegos de reivindicaciones ante las observaciones efectuadas por los expertos -pliegos que pueden tener más o menos reivindicaciones que las inicialmente presentadas-, pero no por ello debe entenderse que los Informes Técnicos que se emitan como consecuencia de estos nuevos pliegos tienen un análisis distinto que motive que deban ser notificados. 12) INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 35.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.2? Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “( ) 1.

Cómo debe analizarse e interpretarse la notificación de informes a que se refieren los artículos 45 y 46 de la Decisión 486”. 36. Conforme a la solicitud se realizará la interpretación solicitada. Cc. CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 37.

La demandante argumentó que si bien la autoridad nacional tenía todo el derecho a decretar de oficio el Informe Técnico LCM 01-2010, también tenía la obligación de notificarlo porque fue emitido por un 2 Artículo 45 “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; a) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera;

O, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente”. 2 DD 38. 39. 45 establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda 9 sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera.

Por lo tanto, conscientes de la discrecionalidad de esta facultad, resulta palmario que si el solicitante no absuelve la inconformidad notificada, o si pese a la absolución subsistieron los impedimentos para la concesión, la oficina competente denegará la patente. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse la notificación de informes a que se refieren los artículos 45 y 46 de la Decisión 486? Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

Er cenaecuancia, la Oficina de Paíentes sjembre ae vida dicos míormes dede trasladarlos al peticionario, preservanco el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su' opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si 9 vontena elementos Puevos y diversos así se cefsra la conclusión, uuligatoria ia nouñicación ai solicitante para saivaguardar el derec A de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informk en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos extemos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la 7) Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante.

Lo anterior es fundamental RAT dG PRONUNCIAMIENTO: 10 1 ectos de viabilizar el rrncinio de contradicción en el trá auministadvo de concesión ae la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, 8 o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la 1) Oficina de Patentes.

SS 11 Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso internoVa, Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudiciál, Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. z O, SS) o UND io > De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su va Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez dll PRESIPENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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