TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 137-1P-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.
Demandante: LABORATORIOS FARMACOL S.A.S. MARCA: APIVIFORT (denominativa). Expediente Interno: 2012-00132-00. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 07 días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 0917 del 27 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2012-00132-00 El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 08 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada.
A.
ANTECEDENTES. Demandante: LABORATORIOS FARMACOL S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA _DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 16 de septiembre de 2008, la sociedad GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A., solicitó el registro de la marca APIVIFORT (denominativa), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue tramitada en el expediente administrativo 08-097653.
Publicado el extracto no se presentaron oposiciones. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado, mediante Resolución 16883 de 31 de marzo de 2009. El 9 de abril de 2012, LABORATORIOS FARMACOL S.A.S., planteó acción de nulidad en contra del registro de la marca APIVIFORT (denominativa) sobre la base de su marca APIFOLT (denominativa), de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 28 de mayo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la acción de nulidad. Mediante providencia de 19 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la acción de nulidad: La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A.S., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que se ha violado la norma comunitaria por cuanto la marca APIVIFORT (denominativa), solicitada por la sociedad GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; que son perceptibilidad, distintividad y 1507 DS susceptibilidad de representación gráfica, al ser confundible con su marca APIFOLT (denominativa). - Que existe una evidente similitud entre la marca solicitada para registro y la marca previamente registrada por la sociedad GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A., se concluye que la marca APIVIFORT (denominativa) no es suficientemente distintiva para identificar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que la marca APIVIFORT (denominativa) está incursa en la causal de irregistrabilidad, por cuanto es prácticamente idéntica a la marca previamente registrada APIFOLT denominativa, e identifica productos que guardan relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran protegidos productos alimenticios para bebés, por lo tanto poseen relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos contenidos en la contestación a la acción de nulidad: La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que al comparar los productos de la solicitud y los amparados por la marca previamente registrada, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, considera que los mismos no se relacionan competitivamente. - Que se observan más diferencias que semejanzas entre los productos. - Que con la expedición de las resoluciones acusadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en ninguna violación a las normas comunitarias de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de la cual se concedió el registro de la marca APIVIFORT (denominativa) a favor de la sociedad GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. us 10. 11. - Que el fundamento legal de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia de marcas. - Que el Juez debe determinar los productos que distinguen los signos en conflicto para determinar la confusión. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado: De la revisión del expediente no consta la contestación a la demanda por parte de la sociedad GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS.
El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 136 limitándolo a su literal a)!. CUESTIONES A INTERPRETAR. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1.
Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas, 2. Comparación entre signos denominativos. 3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Examen de registrabilidad de un signo solicitado a registro y confundible con una marca farmacéutica.
ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; py 12. 13. 1.
Irregistrabilidad de un signo como marca. La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. En el presente caso, la sociedad GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED SAA., solicitó el registro de la marca APIVIFORT (denominativa), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza? LABORATORIOS FARMACOL S.A.S., planteó acción de nulidad en contra del registro de la marca APIVIFORT (denominativa) sobre la base de su marca APIFOLT (denominativa), de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza?, Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre si, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confiteria; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos): especias, hielo.
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. N* 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.
Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa e indirecta y/o de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaría, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.* Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común, Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(1) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (ii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N” 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica" (PROCESO 70-IP-2008, ya citado). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde Juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.* Reglas para realizar el cotejo de marcas.
Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre Marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.* Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N* 329, de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. 14. 15. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaría, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas' que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. *? Consecuentemente, la Sala consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2.
Comparación entre signos denominativos. En el presente caso, la sociedad GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE S.A. GIMED S.A., solicitó el registro de la marca APIVIFORT 10 Proceso 46-JP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C, N0 594, de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16. (denominativa), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, LABORATORIOS FARMACOL S.A.S., planteó acción de nulidad en contra del registro de dicha marca sobre la base de su marca APIFOLT (denominativa), de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.
En relación con los signos denominativos y su comparación, este Tribunal reiteradamente ha señalado!?: Que *( ) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: Marca: "LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales Proceso 15-1P-2013, marca: KOLKANA (mixta). 10 17. 18. 19. asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” *? En este orden de ideas, la Sala consultante aplicando el criterio citado debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado APIVIFORT (denominativo) y la marca registrada APIFOLT (denominativa). 3.
Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, se discute si existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues por una parte, la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A.S. afirma que *( ) dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran protegidos productos alimenticios para bebés, por lo tanto poseen relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) manifiesta que “( ) al comparar los productos de la solicitud y los amparados por la marca opositora, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, considera que los mismos no se relacionan competitivamente”.
Este Tribunal, dentro del antes aludido Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), ha señalado lo siguiente: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 11 20. confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.
Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sín un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente”. 13 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a. La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Cc. Medios de publicidad idénticos o similares: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. 13 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;
Fundamentos Ob. Cit. p.p. 242 - 246. 12 d. Relación o vinculación entre los productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e. Uso conjunto o complementario de los mismos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f. Mismo género: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares caracteristicas, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).
El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o el servicio deseado.
Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.* 14 Proceso 09-1P-94.
Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 13 21. 22. 22. La Sala consultante, dentro del respectivo examen, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados que distinguen los signos confrontados en las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, deberá aplicar los criterios y principios anotados en líneas precedentes. 4.
Examen de registrabilidad de un signo solicitado a registro y confundible con una marca farmacéutica. En su demanda de nulidad en contra del registro de la marca APIVIFORT (denominativa), LABORATORIOS FARMACOL S.A.S. manifestó que: “( ) aunque el registro se otorgó para identificar un producto alimenticio, la presentación da lugar a confusión pues se comercializan ampolletas, que es la forma tradicional de comercio de los productos farmacéuticos”, afirmando además que: “( ) existe conexidad entre los productos identificados con una y otra marca además que al tratarse una de ellas de productos farmacéuticos, el examen tiene que ser más riguroso dada la peligrosidad de una posible confusión en cuanto a estos productos”.
Con ocasión de la Interpretación Prejudicial 16-1P-2012, marca DIGESTA (denominativa), este Tribunal se pronunció sobre el examen de signos que distinguen productos farmacéuticos, de la siguiente manera: “Conforme a lo indicado, los signos en conflicto DIGESTA y DIGESTA LAX amparan productos de la Clase 05. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.
El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado, pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen", determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, 14 lo 23. tratándose de marcas farmacéuticas, “( ) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000, Marca: Amoxifarma, publicado en Gaceta Oficial N* 578, de 27 de junio de 2000). Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, Marca: BROMTUSSIN, publicado en Gaceta Oficial N* 594, de 21 de agosto de 2000).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”.
La Sala consultante, debe realizar el examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos con una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, de conformidad con los criterios anotados en lineas precedentes. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se 15 SEGUNDO:
TERCERO
CUARTO: asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 5 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. 16 Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. / 1/0 Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis José Djez/Canseco Núñez ISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez fanseco Núñez cejá'Brito PR NTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 137-1P-2015 17