MEL. O TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 139-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, así como de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 3842-2014.
Actor: URMA S.A.C. Marca denominativa AJI-NO-BELL'S. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 053-2015-SCS-CS de 18 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 27 de marzo de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 3842-2014.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2015.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: URMA S.A.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad SUPERMERCADOS PERUANOS S.A., solicitó el 8 de mayo de 2007 el registro como marca del signo denominativo AJl- NO-BELL'S, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “sal, salsas, condimentos y especias".
El 26 de junio de 2007, la sociedad URMA S.A.C., formuló oposición sobre la base de su marca mixta AJINO SEKAIl SAZONADOR (Certificado No. 63899), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “condimentos y polvos saborizantes como sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias". El 17 de julio de 2007, la sociedad AJINOMOTO Co., formuló oposición sobre la base de sus marcas denominativas AJI-NO-MEN (Certificados No. 84865 y 15585), AJI-NO-MOTO (Certificado No. 20054) y AJI-NO-SILLAO (Certificado No. 27925), para distinguir productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante proveído de fecha 28 de septiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, pasó el expediente a resolver tras verificar que la sociedad solicitante no había cumplido con absolver el traslado de la oposición formulada por AJINOMOTO Co., dentro del plazo establecido por la ley. 155] 5. El 9 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 019913-2007/0SD- INDECOPI, declaró infundadas las oposiciones y otorgó el registro solicitado. 6.
El 5 de diciembre de 2007, la sociedad AJINOMOTO Co., presentó recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. No obstante haber sido debidamente notificada, la sociedad solicitante no absolvió el traslado del recurso de reconsideración. 7. El 6 de diciembre de 2007, la sociedad URMA S.A.C., presentó recurso de apelación contra la Resolución No. 019913-2007/0SD- INDECOPI.
No obstante haber sido debidamente notificada, la sociedad solicitante no absolvió el traslado del recurso de apelación. 8. El 12 de diciembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOP!, mediante Resolución No. 926-2008/CSD-INDECOPI, resolvió el recurso de reconsideración confirmando la Resolución 019913-2007/0SD-INDECOP!. 9.
El 7 de enero de 2009, la sociedad AJINOMOTO Co., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. No obstante haber sido debidamente notificada la sociedad solicitante no absolvió el traslado del recurso de apelación. 10.El 31 de mayo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1204-2010/TPI-INDECOPI, resolvió los recursos de apelación, confirmando la Resolución No. 019913-2007/0SD-INDECOPI. 11.La sociedad URMA 6S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 12.El Décimo Séptimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 27 de octubre de 2011, declaró fundada la demanda. 13.El 18 de noviembre de 2011, el INDECOP! presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 14.La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 15 de abril de 2013, confirmó la sentencia impugnada. 15.El 24 de enero de 2014, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 16.La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 17.Señala, que su marca mixta AJINO SEKAI SAZONADOR es un signo muy antiguo y notoriamente conocido. Por lo tanto, resulta evidente la existencia de riesgo de confusión. 18.Agrega, que los signos en conflicto amparan productos semejantes y, por lo tanto, existe conexión competitiva. 19.Adiciona, que el análisis efectuado por la autoridad nacional adolece de falta de motivación, ya que incluso omitió realizar el examen de cotejo de marcas de manera conjunta.
Por lo tanto, salta a la vista que los signos en conflictos presentan similitudes fonéticas que se derivan al momento de contrastar el prefijo AJI-NO. 20. Manifiesta, que la Autoridad Nacional omitió evaluar varios elementos probatorios que demuestran que ésta ha negado solicitudes semejantes por predicarse el aludido riesgo de confusión; entre ellos la denegatoria de los signos: AHÍ-RI-CO, AJI-NO-SIBA, etc. b. Argumentos de la contestación a la demanda.
Por parte del INDECOPI 21.Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí en los aspectos gráfico y fonético. 22.Agrega, que la denominación AJINO es de uso común dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, son los elementos restantes del signo los que determinan su distintividad. 23.Manifiesta, que el análisis que realiza la autoridad nacional es autónomo e independiente, además de circunscribirse a las particularidades del caso en concreto.
Por lo tanto, no resultan vinculantes los pronunciamientos previos emitidos por otros órganos funcionales del INDECOPI o por el propio Tribunal, salvo en las excepciones contempladas en la ley —no se configuran en el caso sub examine—., Por parte de SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. es 7 24.Al no contestar la demanda dentro del término legal correspondiente, el Décimo Séptimo Juzgado Permanente Especializado en lo 12) Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, h República del Perú, mediante Resolución No. 03 de 27 de enero de 2011, declaró en rebeldía a la codemandada.
Por parte de AJINOMOTO Co. 25.No obstante haberse solicitado en el escrito de la demanda (fl. 24), que se le notificara del contenido de esta última, no se observa dentro del expediente ninguna mención sobre el particular; ni siquiera se constata oficio o memorial alguno por parte de esta sociedad solicitando hacerse parte dentro del proceso.
Sentencia de Primera Instancia. 26.El Décimo Séptimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 27 de octubre de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que: 16. En tal sentido, si bien es cierto el término AJINO es usado por varias marcas en la Clase 30, conforme lo ha expuesto INDECOPI en las resoluciones impugnadas; también lo es, que los referidos registros corresponden sólo a dos titulares esto es, URUMA S.A.C. y AJINOMOTO Co., Inc.; por ende, no se puede colegir que dicho término tenga uso generalizado que lo convierta en elemento de uso común; resultando relevante para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión. 17.
Ahora bien, es necesario precisar que la confusión indirecta ( ). 18. En el presente caso, aún cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas, el hecho de que los signos se encuentren confrontados por las denominaciones AJINO y AJINO, la misma es pronunciada de forma idéntica, por cuanto el signo guión no será pronunciado, constituye un supuesto de confusión indirecta.
Siendo, los adquirientes de los productos “sal, salsas, condimentos y especias' que se pretende distinguir con la marca solicitada, consumidores que no ponen mayor atención al momento de realizar su elección; además ( ); los adquirientes pueden pensar que el producto tiene el mismo origen empresarial o que ambas empresas tienen vinculación comercial.
( ) 20. Además, es necesario tener en cuenta que los productos que pretende distinguir el signo solicitado “son productos de consumo y comercialización masiva, por lo que el grado de atención que el consumidor presta al momento de su adquisición es menor. 21. Por cuyos fundamentos, se concluye que al presentarse riesgo de confusión, el registro concedido por la administración contraviene la Normativa Comunitaria Andina, ( )”.
S É- Recurso de apelación. 27.El INDECOP! en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega, que: i) el examen de cotejo de marcas debe realizarse analizando los signos en conjunto. Por lo tanto, si un signo presenta diferencias gráficas notables respecto a otro previamente registrado, será factible que se otorgue su registro, aún en el evento de existir algunas semejanzas que no sean determinantes; ii) el A quo omite realizar el anterior análisis.
Sentencia de segunda instancia. 28.La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 15 de abril de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que: “( ) El presente caso versa la discusión respecto al riesgo de confusión entre la marca registrada AJI-NO-SEKA! ( ) y la marca solicitada AJI-NO-BELL'S en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; al respecto debemos señalar lo siguiente: i) A criterio de este colegiado, sí existe riesgo de confusión, debido a que son fonéticamente muy similares por el mismo número de sílabas con igual consecución de vocales (AJÍ-NO), como también que ambos signos contienen 05 sílabas que las componen, recayendo sobre esta sílaba la mayor fuerza de voz, no obstante se tenga el guion “-' inserta en una de ellas como única diferencia sólo gráfica más no fonética, lo que nos da como resultado que entre ambos signos existan más similitudes que diferencias, generando en el consumidor confusión tanto sobre el producto como del origen empresarial de éste; en consecuencia, este colegiado estima que se ha incurrido en una de las causales de prohibición de registro de marcas establecido en el inciso a) del artículo 136" de la Decisión N* 486;
¡¡) En relación a que el término AJI-NO ha perdido su fuerza distintiva, por cuanto se encuentra registrada en 2 titulares distintos, hay que señalar, que aun cuando aquello en cierta medida sea cierto, son solamente dos los titulares que comparten la titularidad del signo denominativo, una como AJINO-SEKAI ( ) y otra como AJI-NO-MEN, AJI-NOMOTO, AJI-SAZÓN ( ), se aprecia que la denominación AJI-NO BELL'S, no expresa en su conjunto mayor fuerza distintiva que permita diferenciarse suficientemente con las marcas ya registradas, configurándose la situación de confusión indirecta ( )”.
Recurso de casación. 29.El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega, que: í) no se solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo tanto, se desconoció el derecho al debido proceso, ii) se realizó una interpretación incorrecta del artículo 6 AER 136 literal a) de la Decisión 486; ii) el análisis del examen comparativo no tuvo en consideración que debía realizarse de forma sucesiva y conjunta, y no únicamente efectuando un análisis sobre las palabras de mayor fuerza distintiva.
Por lo tanto, el Ad quem yerra al centrar su análisis exclusivamente en la semejanza fonética; iv) al comparar dos (2) signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Por lo tanto, las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores —no ocurre en el caso sub examine—, v) Si bien existe vinculación entre los productos que identifican los signos en conflicto, las diferencias que existen desde el punto de vista fonético y gráfico lo dotan de distintividad.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 30.La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 31.Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los artículos 136 literal h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486. Artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.* 1 Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un resgo de confusión o de asociación. (..-) h) constiluyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(..-) Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (..) Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pais Miembro. ( ) Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; 2 e C. — CUESTIONES A INTERPRETARSE.
A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, 0 para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
()_ el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) noesté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; (.) Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (.) Articulo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho intemo.
Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.
(..) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (--) Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.
Articulo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho intemo, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C.Comparación entre signos midos y denominativos con parte denominativa compuesta. D. Palabras de uso común en la conformación de marcas. E. La marca notoriamente conocida y la prueba de la notoriedad.
F. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, de oficio y motivado. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 32.
El INDECOPI en su recurso de casación sostuvo que no se solicitó la interpretación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo tanto, se desconoció el derecho al debido proceso. 33.Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.
Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-1P- 2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que se remita a dicha providencia antes de resolver el caso concreto. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 34.
En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo AJI-NO-BELL'*S es confundible con la marca mixta AJINO SEKAI SAZONADOR. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas Y para el cotejo de signos distintivos. 35.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-1P-2013: ABEL ES “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada especificamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad?.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”, Publicado en www.ugma.edu.ve, En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.
La creación de esta imagen no es casual, síno que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse les asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas caracteristicas, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas deblan merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos “marca renombrada", 'marca de alta reputación” para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". 10 Cartagena N* 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.
Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos, - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad".
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”, que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues Ta función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( )” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1? de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la 12 Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006”. 36.La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 37.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo AJl-NO-BELL“S, con la marca mixta AJINO SEKAI SAZONADOR. 38.Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado, para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: "Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas”, logotipos*, íconos, etc. 3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.
El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, 13 / Y. L Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55- IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP- 98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N* 129-1P-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1158, de 17 de enero de 2005.
Marca: GALLO mixta). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: marca_ o producto.
( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22*. edición. 2001. 14 - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 39.En atención a que los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos. 40.Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N* 13- IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 677 de 13 de junio de 2001). 41.Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y asi proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )'.
(Sentencia del Proceso N* 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si 15 existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1217, de 11 de julio de 2005)”. 42.En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo AJI-NO-BELL'S, y la marca mixta AJINO SEKAIl SAZONADOR..
PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 43.La demandante argumentó que el término AJINO es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En este marco, es apropiado referirse al análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. 44. La corte consultante además preguntó por lo siguiente: “4, Cómo debe analizarse e interpretarse cuándo un signo distintivo se considera débil, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486". 45.Para lo anterior se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-1P-2013. 46.Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 47.El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; 48.En consecuencia, entendemos por palabras de uso común aquellas que en el lenguaje ordinario son utilizadas de manera generalizada por parte de los consumidores o empresarios para referirse a ciertos productos o servicios.
En el marco de la Comunidad Andina se deben analizar las jergas locales de cada uno de los países miembros para determinar si una palabra es de uso común. 16 y y 49.El Tribunal advierte que el sólo hecho de que una palabra esté incluida en algunos registros de marca no la convierte en un término de uso común. El análisis debe hacerse en el mercado y no en el campo registral.
Para el caso particular el juez debe establecer si la palabra AJINO* es utilizada en el mercado de manera generalizada en relación con los siguientes productos: “sal, salsas, condimentos y especias”. 50. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras Oo partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro, En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcasf. (..) Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus ( ) de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 51.
La corte consultante debe determinar si la denominación AJINO es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo 5 La palabra AJINO proviene del idioma japonés que significa “sabor de”. $ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 17 SS expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común. E. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD. 52.La demandante afirmó que la marca mixta AJINO SEKAI SAZONADOR es notoriamente conocida.
Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema propuesto. 53.Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del proceso 124-1P-2011: “Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.
En efecto, en el Título XIl, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplia el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.
De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 18 Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.
En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XIl de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el articulo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pais Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no 19 se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario?. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido, 2.
Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 20 d. d El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. -— Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.8 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.
Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 21 Le. 6 y “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. * En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que genere el riesgo, ya que esto presenta un deterioro sistemático de la posición empresarial.
Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, sobre la base de que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 2 Ibidem.
Pág. 247. 22 9) el valor contable del signo como activo empresarial: h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;
J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” 54.La corte consultante deberá determinar si la marca mixta AJINO SEKA! SAZONADOR era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo denominativo AJI-NO-BELL'S, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS.
DE OFICIO, AUTÓNOMO, INTEGRAL Y MOTIVADO. 55.La demandante sostuvo que ya se han negado solicitudes semejantes. El INDECOP! manifestó que el examen que realiza la autoridad nacional es autónomo e independiente. 56.De conformidad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema propuesto. 57.Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP- 2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.
Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de 23 carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad O irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Paises Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un regístro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: "MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Titulo ll de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales!'” ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así 10 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-1P-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-1P-2005. 24 q. 0 Yo hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaria cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”!”.
No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las n Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2069, de 05 de julio de 2012. 25 AE SIRO respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad.
Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarian dos hipótesis: — Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia 26 AH RY expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa intema no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para asi poder emitir en debida forma la sentencia. - Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.
El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.
Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.
Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente seria la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad 27 7 $ y SEGUNDO:
TERCERO
CUARTO: con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para asi poder emitir en debida forma la sentencia. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo AJI- NO-BELL'S y la marca mixta AJINO SEKAI| SAZONADOR, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia. Entendemos por palabras de uso común aquellas que en el lenguaje ordinario son utilizadas de manera generalizada por parte de los consumidores o empresarios para referirse a ciertos productos o servicios.
En el marco de la Comunidad Andina se deben analizar las jergas locales de cada uno de los países miembros para determinar si una palabra es de uso común. El Tribunal advierte que el sólo hecho de que una palabra esté incluida en algunos registros de marca no la convierte en un término de uso común. El análisis debe hacerse en el mercado y no en el campo registral.
Para el caso particular el juez debe establecer si la palabra AJINO es utilizada en el mercado de manera generalizada en relación con los siguientes productos: “sal, salsas, condimentos y especias". La Corte consultante debe determinar si la denominación AJINO es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las particulas de uso común. La corte consultante deberá determinar si la marca mixta AJINO SEKAI SAZONADOR era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo denominativo AJI-NO- BELL'S, de conformidad con las pruebas obrantes en el 28 proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia.
QUINTO: — El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.
Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su WA artha IES ¡AGISTRADA Sa Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA OS DS AZ Hernán éro Zarábrano —.
GISTRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Inte: prendas el Presidente y el Secretario. Hernán, UE; ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 139-1P-2015 |