UE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 030-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala (antes Octava Sala) Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 190, 191 y 192 de la misma Decisión. Marca: OECHSLE (denominativa).
Actores: TIENDAS PERUANAS S.A. Proceso interno N*. 06607-2010-0-1801-JR-CA-06. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción!., VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala (antes Octava Sala) Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N*. 06607-2010-0-1801-JR-CA- 06;
El auto de 25 de junio 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso interno. Demandante: TIENDAS PERUANAS S.A. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP!), República del Perú. Tercero interesado: TOMAS CARLOS OECHSLE SIGG Hechos.
El 25 de junio de 2008, Reestructuradora de Empresas S.A. solicitó el registro de la marca de servicio OECHSLE (denominativa) para distinguir seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios comprendidos en la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 16 de diciembre de 2008, Reestructuradora de Empresas S.A. y Tiendas Peruanas S.A. señalaron que, mediante contrato de cesión de derechos Reestructuradora de Empresas S.A. ha transferido a favor de Tiendas Peruanas S.A. la titularidad de todos los derechos que tenía sobre el presente registro de marca. Por lo que, la Dirección de Signos Distintivos tuvo presente la cesión de derechos y, en consecuencia, consideró como solicitante a Tiendas Peruanas S.A. Publicado el registro, el 17 de diciembre de 2008, Tomás Carlos Oechsle Sigg formuló oposición al registro del signo solicitado sobre la base del uso del nombre comercial TOMÁS OECHSLE para distinguir actividades dentro del mercado inmobiliario.
El 10 de septiembre de 2009, mediante Resolución 2496-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOP! declaró fundada la oposición formulada y denegó la solicitud de registro por considerar que se habría acreditado el uso previo del nombre comercial TOMÁS OECHSLE en todo el territorio nacional y que la marca solicitada a registro se encontraría incursa en la causal de irregistrabilidad relativa contenida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486.
El 7 de octubre de 2009, Tiendas Peruanas S.A. apeló la Resolución 2496- 2009/CSD-INDECOP!. a=s 10. 11. 13. 14. El 6 de mayo de 2010, Tiendas Peruanas S.A. presentó un escrito ante el Tribunal del INDECOP! precisando que la marca solicitada OECHSLE (denominativa) ya no identificaria “servicios inmobiliarios”, sino únicamente “servicios de seguros, negocios financieros y negocios monetarios”.
El 10 de agosto de 2010, mediante Resolución 1770-2010/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI aceptó la precisión de servicios presentada pero declaró infundado el recurso de apelación formulado, confirmando la Resolución 2496-2009/CSD-INDECOP!I. El 7 de octubre de 2010, Tiendas Peruanas S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1770-2010/TPI-INDECOP!.
El 19 de marzo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Tiendas Peruanas S.A. El 27 de mayo de 2014, Tiendas Peruanas S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 19 de marzo de 2014. El 11 de septiembre de 2014, la Octava Sala (ahora Quinta Sala) Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal b) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. TIENDAS PERUANAS S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: Al formularse la oposición pudo haberse interpretado que Tomás Carlos Oechsle Sigg alegaba la titularidad sobre el presunto nombre comercial TOMÁS OECHSLE, sin embargo, el opositor finalmente precisó en su escrito de 7 de septiembre de 2009 que el nombre comercial cuya titularidad invocaba era TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG.
Por lo tanto, el análisis de la oposición debió girar en torno a dicho nombre comercial y no arbitrariamente respecto del término TOMÁS OECHSLE, como lo ha hecho el INDECOPI. Tomás Carlos Oechsle Sigg no acreditó ser titular del nombre comercial TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG ni TOMÁS OECHSLE. El opositor no aportó medios probatorios idóneos ni suficientes que acreditaran el uso real, efectivo, continuo y actual del nombre comercial TOMAS CARLOS OECHSLE SIGG en el mercado para identificar servicios de asesoría inmobiliaria.
El nombre comercial no inscrito TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG o TOMÁS OECHSLE carece de ámbito de influencia geográfica amplia. No existe medio probatorio alguno de donde pueda colegirse que el ámbito de influencia geográfica del nombre comercial no inscrito abarcaría los distritos de Surco, San > 15. 16. 17. 18. 19. Borja, Chorrillos, así como las regiones de Callao e Ica.
En todo caso, el ámbito de influencia geográfica alegado no resulta suficiente para acreditar el alcance a nivel nacional debido a que se circunscribe sólo a distritos de Lima Metropolitana, El Callao e Ica. Los servicios de corretaje inmobiliario que identificaria el nombre comercial no inscrito TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG o TOMÁS OECHSLE carecen de conexidad competitiva con los servicios de seguros financieros y monetarios que identificaría la marca OECHSLE (denominativa) en la Clase 36.
En consecuencia, el Tribunal del INDECOPI incurre en un grave error al considerar que los servicios de asesoria inmobiliaria guardan conexidad competitiva con los negocios financieros. Por otro lado, el citado Tribunal incurre en una grave omisión al no pronunciarse sobre los servicios de seguros y negocios monetarios que también identificaria el signo solicitado.
El nombre comercial no inscrito TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG o TOMÁS OECHSLE carece de identidad gráfica y fonética con respecto de la marca de servicio OECHSLE (denominativa). No existe riesgo de confusión para los consumidores por la eventual coexistencia de dicho nombre comercial con el signo OECHSLE (denominativo), pues difieren en cuanto al número de elementos gráficos y fonéticos que los conforman.
Adicionalmente, el nombre comercial cuenta con diversos términos adicionales que lo diferencian claramente de la marca solicitada, generándose un impacto en conjunto diferente entre los signos confrontados. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: En el presente caso, se puede apreciar un uso real debido a que efectivamente se ha acreditado que se utiliza el nombre comercial en el mercado, efectivo porque el uso del nombre comercial se manifiesta públicamente, distinguiendo actividades que vienen efectuándose de forma continua dentro del sector del mercado al que pertenecen las actividades económicas identificadas con el nombre comercial.
La empresa que efectúa el uso del nombre comercial TOMÁS OECHSLE ofrece sus servicios tanto en diarios locales como en revistas que circulan a nivel nacional, incluso estaría extendiendo su ámbito territorial más allá de Lima, a ciudades como el Callao, por lo que el hecho que no acredite el uso del nombre comercial en todo el territorio no implica que no exista un uso efectivo del nombre comercial.
Los servicios inmobiliarios y los financieros son servicios complementarios, siendo usual que una misma empresa se dedique a ambos servicios. Asimismo, por lo general se ofrecen mediante los mismos canales de prestación o colocación de servicios y van dirigidos a un mismo público. La conexidad existente entre ambos servicios no responde al caso particular de Tiendas Peruanas S.A. sino a un criterio uniforme tomado en base al mercado actual de esta clase de servicios.
Sa> MS 20. 21. 22. 24. Resultará inevitable que el consumidor de los servicios y actividades económicas identificados con los signos confrontados, a la hora de demandarlos en el mercado, se vea confundido respecto a su origen empresarial, teniendo en cuenta la similitud y conexión competitiva de los servicios que identifican y la similitud entre los signos. Si a la similitud de los signos confrontados le agregamos que el signo TOMÁS OECHSLE distingue actividades comerciales vinculadas competitivamente respecto a la marca OECHSLE (denominativa), pertenecientes todos a la clase 35, el riesgo de confusión resulta inevitable.
Al momento de elegir el producto, el consumidor analizará el signo OECHSLE (denominativo), cotejándolo con el recuerdo que posee del nombre comercial TOMÁS OECHSLE, dejándose llevar por la impresión general de las marcas. El consumidor podría ser inducido a pensar que los servicios identificados con el signo OECHSLE (denominativo) poseen un origen empresarial común respecto de las actividades económicas identificadas con el nombre comercial TOMÁS OECHSLE o, en todo caso, que los servicios y actividades comerciales identificadas por los signos bajo análisis pertenecen a empresas vinculadas.
Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG presenta contestación a la demanda manifestando que: En el presente caso, las pruebas actuadas en sede administrativa acreditan que el nombre comercial con que se identifica ante su clientela es solamente la denominación TOMÁS OECHSLE, pues es con dicha denominación que publicita sus actividades y se da a conocer en el mercado frente a la clientela y los competidores.
Respecto al examen de confundibilidad, el INDECOP! determinó que eran claramente confundibles, ya que el consumidor puede verse inducido a error y creer que la marca de servicio cuyo registro se solicitó podría constituir una abreviación del nombre comercial anteriormente utilizado y que los servicios en cuestión tendrían el mismo origen empresarial o, que aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre ellos.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: El argumento que el nombre comercial cuya titularidad alega el opositor no sería el término TOMÁS OECHSLE sino TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG, debido a que asi lo precisó en su escrito de 7 de septiembre de 2008, no tiene sustento por cuanto Tomás Carlos Oechsle Sigg precisó en su escrito de oposición de manera expresa que su nombre comercial estaba conformado por las palabras 25. 26. 27. 28.
TOMÁS y OECHSLE, señalando incluso que OECHSLE es el elemento relevante. Contrariamente a lo esgrimido por la demandante, se advierte que Tomás Carlos Oechsle Sigg presentó medios probatorios idóneos y suficientes que acreditan el ejercicio de actividades relacionadas con la asesoría inmobiliaria y alquiler y venta de inmuebles, así como remodelación, reparaciones e instalaciones, bajo el nombre comercial TOMÁS OECHSLE.
El ámbito de influencia geográfica del nombre comercial TOMÁS OECHSLE no solamente se restringe a algunos distritos de Lima Metropolitana como incorrectamente arguye la demandante, sino que se ha extendido de forma amplia a otras zonas o ciudades del país debido a la publicidad que Tomás Carlos Oechsle Sigg realizó en el diario El Comercio y la Revista Casas ofertando sus servicios inmobiliarios bajo el signo TOMÁS OECHSLE, siendo que dichos medios de comunicación llegan casi a nivel nacional.
Existe conexión competitiva entre seguros, negocios financieros, negocios monetarios que pretende distinguir el signo solicitado OECHSLE (denominativo), y las actividades económicas relacionadas con asesoría inmobiliaria y alquiler y venta de inmuebles (negocios inmobiliarios) que identifica el nombre comercial TOMÁS OECHSLE, ya que cumplen con algunos de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para evaluar la conexión competitiva de un producto o servicio.
Aun cuando el público logre recordar y distinguir que los signos en conflicto son diferentes, el hecho que compartan la denominación OECHSLE podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación del nombre comercial y producir un riesgo de confusión indirecto en la medida que el público podria pensar que los servicios tienen el mismo origen empresarial o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas, supuesto de riesgo de confusión indirecta, tanto más si el nombre comercial distingue actividades comerciales vinculadas competitivamente respecto al signo solicitado.
Argumentos del recurso de apelación. TIENDAS PERUANAS S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente: En la sentencia objeto de la presente apelación se ha pasado por alto el escrito de 7 de octubre de 2009, presentado por Tomás Carlos Oechsle Sigg, mediante el cual expresamente señala que el nombre comercial alegado es TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG.
En consecuencia, se ha realizado un análisis arbitrario respecto del supuesto respecto del nombre comercial TOMÁS OECHSLE, debido a que el verdadero nombre comercial alegado por el opositor fue TOMÁS CARLOS OECHSLE SIGG, tal como ha quedado acreditado y conforme figura en los recibos por honorarios presentados por éste. 30. 31. 32. 33. 34, 35.
La sentencia recurrida cita una resolución emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la cual se establecen criterios para determinar la existencia de conexión competitiva entre productos, lo cual en estricto no sería aplicable al presente caso, en tanto se trata de signos que identifican servicios. Asimismo, no se ha realizado un análisis de la supuesta existencia de conexión competitiva entre los servicios financieros y las actividades inmobiliarias.
En la resolución que es materia del presente recurso impugnatorio, no se han analizado los canales de comercialización de los servicios y el público usuario al que van dirigidos, donde resulta evidente que los servicios que identifica el signo solicitado y los servicios que supuestamente identificaría el signo opositor emplean diferentes canales de comercialización y se dirigen a diferentes públicos.
Solicitud de la Sala consultante. La Sala consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre una marca y un nombre comercial que ofertan servicios y/o productos similares. 2. Cómo debe interpretarse el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, respecto del caso en controversia.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento juridico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
Que, el Tribunal interpretará la norma solicitada del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 y de oficio interpretará los artículos 190, 191 y 192 de la misma Decisión?. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; €.) Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denomirtación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres conterciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. > 36. 37. 38.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. El ámbito de protección del nombre comercial. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los Países Miembros. La oposición en relación con el registro de marcas. 2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Las reglas para el cotejo de signos distintivos. 3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 4. La conexión competitiva entre servicios de la misma Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
4. EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERA LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. ÁMBITO DE PROTECCIÓN TERRITORIAL DEL NOMBRE COMERCIAL AL INTERIOR DE LOS PAÍSES MIEMBROS. LA OPOSICIÓN EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DE MARCAS. La demandante manifestó que el opositor no probó el uso real, efectivo y continuo del nombre comercial TOMAS OECHSLE; mientras que el INDECOPI sostuvo que en el procedimiento administrativo se aportaron pruebas suficientes que acreditan el uso del nombre comercial, por este motivo el Tribunal interpretará el presente tema.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema propuesto, dividiendo el análisis en tres partes: 1) Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial, 2) Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los países miembros y, 3) Protección en relación con signos idénticos o similares.
La fuerza de oposición en relación con el registro de marcas. A manera introductoria, se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-1P-2013: Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". "El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.? Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título Xl de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. — El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única, es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes caracteristicas: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 3 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. OS b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-1P-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 581, de 12 de julio de 2000). 'Ñ y c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no Á generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya U que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, 10 39. 40. 41. por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.
En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán prueba del uso del nombre comercial, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Ámbito de protección territorial del nombre comercial al interior de los Países Miembros. Para abordar este subtema, el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-IP-2014. “De conformidad con lo dicho hasta el momento, podemos vislumbrar que la figura del nombre comercial es un vehículo muy poderoso en el mercado.
Es el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.) Además de esto, como quiera que el nombre comercial es un signo distintivo A realidad, les decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, debe protegerse de manera especial y con cierto cuidado para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor.
El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado; tiene una gran importancia porque es un vehículo empresarial potente y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho 11 de propiedad industrial; de aquí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva.
(.) En consecuencia, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad. Ahora bien, en relación con el ámbito geográfico de difusión o influencia geográfica del nombre comercial, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos como se dijo lineas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor.
Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.
El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turistico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio.
Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y fisicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado.
Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. = 12 Protección en relación con signos idénticos y similares. La fuerza de oposición en relación con el registro de marcas.
El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.
Esto quiere decir que para que un nombre comercial sea protegido en relación con la solicitud de registro de una marca, es necesario que el uso de dicho nombre comercial sea anterior a la solicitud de registro de la marca, y que se demuestre la existencia de alguno de los riesgos en el mercado, de conformidad con las circunstancias del caso particular.
Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del Ñ nombre comercial en parte o todo el territorio nacional.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para asi determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro”. 42. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la Sala consultante deberá determinar, si el nombre comercial denominativo TOMAS OECHSLE era real, efectiva y constantemente Usado en el mercado, al momento en que el signo denominativo OECHSLE fue solicitado para registro, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.
2. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS, 43. A continuación, el Tribunal abordará el tema sobre la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos en virtud a que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación prejudicial se controvierte el hecho de la posible NS 13 confusión entre el signo (OECHSLE (denominativo) solicitado por REESTRUCTURADORA DE EMPRESAS S.A. y el nombre comercial TOMAS OECHSLE (denominativo). 44.
Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos relacionados a prohibiciones generales y a las que atentan contra derechos de terceros. Al respecto, en consideración a que a los nombres comerciales les son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza entre dos marcas y una marca y un nombre comercial.
La identidad y la semejanza entre signos distintivos. 45. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; o sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. Ñ Y 46. La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. 47.
El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad que la posee se distingue de las otras sociedades, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro ( ) la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error.
En consecuencia se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión o asociación con un nombre comercial protegido. 48. Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate. 1) > ae 14 49.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-1P-2008, publicado en la G.O.A.C. N”. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 50.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común. (Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N*. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). 51.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica; que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre 0 los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (ii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82- IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N*. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). 52.
El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N*. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). 53. Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial en relación con una marca "para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada ( ) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la; utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia "> 15 54. 55. 56. 57. sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaria, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.
(Proceso 3-1P-98, publicado en la G.O.A.C. N*. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( )”.
(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. NP. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N?. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-1P-2004, ya mencionado, citando al 16 Y 58. 59. 60. 61. 62. Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. N*. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia, el Tribunal ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 17 ÍS Dd oc) 63. 64. 65. 66. 67. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y S.S.). En el cotejo que haga la Sala consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. Se abordará el tema de los signos denominativos simples y compuestos, en vista de que el signo solicitado a registro OECHSLE es denominativo simple y el nombre comercial opositor TOMAS OECHSLE es denominativo compuesto. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-1P- 2001, publicado en la G.0.A.C. N” 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que la Sala consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy dificil de distinguir. Soo 18 o S 68. 69. 70. 71. 72. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaría, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).
(Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ) (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al 19 73. 74. 75. 76. 77. signo, podrá ser objeto de registro”.
(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). En el caso concreto, la Sala consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.
4. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS DE LA MISMA CLASE 36 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. La sociedad REESTRUCTURADORA DE EMPRESAS S.A. solicitó el registro del signo OECHSLE (denominativo) para distinguir servicios de la Clase 36* de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, el señor Tomás Carlos Oechsle Sigg presentó oposición sobre la base de su nombre comercial TOMAS OECHSLE (denominativo) para identificar servicios de la Clase 36, especialmente “actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de negocios inmobiliarios”.
Sin embargo, la sociedad REESTRUCTURADORA DE EMPRESAS S.A. presentó escrito donde precisa que ya no identificará "servicios inmobiliarios” sino únicamente “servicios de seguros, negocios financieros y negocios monetarios”. Por este motivo el Tribunal interpretará el tema, con el fin de que la Sala consultante determine si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 36 ofrecidos por los signos en conflicto.
Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clase del nomenclátor;
(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto o complementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los servicios; (vii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los servicios. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase, En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. 20 IAZ ni 78. competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daria en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general, radio televisión y prensa, presumiblemente se presentaria una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería ta de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".
(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). La jurisprudencia citada es aplicable para los casos de conexión competitiva entre servicios. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro 7. 79. 80. 81. 82. 83. del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.
A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.
(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N*. 871 del 11 de diciembre de 2002). De igual manera, la jurisprudencia citada es aplicable en la conexión competitiva entre servicios. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.
(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N*. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). La jurisprudencia es aplicable a los servicios. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )" (Proceso 09-1P-94, publicado en la G.O.A.C. N*. 180 > 22 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).
La jurisprudencia es aplicable a los servicios. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la Sala consultante deberá determinar, si el nombre comercial denominativo TOMAS OECHSLE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, al momento en que el signo denominativo OECHSLE fue solicitado para registro, para asi determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. El nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo.
En consecuencia, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de una marca idéntica o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los servicios que éstos amparan.
TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. 23 CUARTO: La Sala consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. A / j / A DADAS Cecilia Luísa hy Quinteros dl 7 Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán Rómero Zambrano — AGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firma presente 7) Prejudicial el Presidente y el Secret sé b P igualmente la Luis ez fanseco Núñez Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 301P-2015 24