PROCESO 54-IP-2015 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 54-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N”* 04921-2010-0-1801-JR-CA-03.

Actor: FABRICA NACIONAL DE CONSERVAS DULI'S E.I.E.L. Marca FRUTIMAX. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro dias del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 4921- 2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el 22 de enero de 2015, en el que solicita la interpretación prejudicial de los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 19 de agosto de 2015. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: FÁBRICA NACIONAL DE CONSERVAS DULI'S E.I.R.L. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU.

QUALA INC.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 10 de diciembre de 2008, la sociedad QUALA INC., solicitó la cancelación por falta de uso de la marca mixta FRUTIMAX (Certificado No. 50454), escrita en letras características en los colores rojo, rosado, verde, anaranjado y azul, cuya titularidad ostenta la sociedad FÁBRICA NACIONAL DE CONSERVAS DULP'S E.!.R.L., para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “bebidas y zumos de frutas; aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, cervezas”. 2.

El 24 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOP!, mediante la Resolución No. 001571-2009/CSD- INDECOPI, resolvió declarar fundada en parte la acción de cancelación y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la marca mixta FRUTIMAX, disponiendo que en adelante distinguirá únicamente “bebidas y zumos de frutas; bebidas no alcohólicas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza”.

El 21 de julio de 2009, la sociedad QUALA INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 14 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0845-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 001571-2009/CSD-INDECOP! en el extremo que declaró fundada en parte la acción de cancelación y, revocándola en el extremo que dispuso mantener vigente el registro de la marca mixta FRUTIMAX en relación únicamente a “bebidas y zumos de frutas; bebidas no alcohólicas de la Clase 32”.

En consecuencia, canceló el registro de la marca. La sociedad FÁBRICA NACIONAL DE CONSERVAS DULI'S E.LR.L., interpuso demanda de nulidad contra la anterior Resolución. El Vigésimo Sexto Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 21 de enero de 2014, declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, declaró nula la Resolución No. 0845-2010/TPI-INDECOPI, en el extremo que decidió revocar la Resolución No. 001571-2009/CSD- INDECOPI, que dispuso mantener vigente el registro de la marca mixta FRUTIMAX en relación únicamente a “bebidas y zumos de frutas; bebidas no alcohólicas de la Clase 32”.

El 13 de febrero de 2014, el INDECOP! presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. 10.

Señala, que la acción de cancelación está dirigida a la denominación FRUTIMAX, más no al signo mixto FRUTIMAX. Por lo tanto, la autoridad nacional se extralimitó al pronunciarse sobre la marca mixta FRUTIMAX. Manifiesta, que no obstante lo anterior, la marca cuestionada viene siendo utilizada de manera regular y permanente para identificar “bebidas y zumos de frutas; bebidas no alcohólicas de la Clase 32" en el Perú, tal y como lo corrobora la copia de las facturas de comercialización con las empresas VELARD INTERNATIONAL BUSINESS S.A. y CUEVA INTERAMERICAN COMPANY (en 11. 12. 13. donde tiene participación accionaria el gerente de la sociedad FÁBRICA NACIONAL DE CONSERVAS DUL!'S E.!.R.L. ).

Adiciona, que en aquellos casos en que el titular de la marca presente como medios de prueba de uso, documentos emitidos por terceras personas, se considerará que dichas pruebas han sido emitidas por personas autorizadas, de conformidad con la Decisión 486 y la normativa nacional. Agrega, que por tratarse de una marca mixta, el elemento relevante es el denominativo.

Por lo tanto, el consumidor identificará los productos de la marca mixta FRUTIMAX con la denominación FRUTIMAX. Expresa, que los medios probatorios aportados por la demandante están dirigidos a demostrar la utilización de la denominación FRUTIMAX, más no de la marca mixta FRUTIMAX. La normativa comunitaria y nacional son enfáticas en consagrar que el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteran su carácter distintivo; no motivará la cancelación del registro por falta de uso ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOP! contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 14. 15. Manifiesta, que la acción de cancelación estuvo dirigida a la falta de uso de la marca mixta FRUTIMAX. Por lo tanto, mal obra la demandante al señalar que por ser FRUTIMAX la denominación relevante, bastaba con acreditar el uso de la misma durante los tres (3) años que exige la normativa comunitaria.

Agrega, que no hay evidencia del uso integro de la marca mixta FRUTIMAX. Por lo tanto, sin perjuicio de que la documentación aportada aludía a la denominación FRUTIMAX, el material probatorio resultaba insuficiente. La sociedad QUALA INC. contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 16. 17. Señala, que el derecho conferido al titular de una marca conlleva la obligación de utilizarla en los términos del registro otorgado, so pena de que ante una evidente inutilización de la misma algún competidor pueda solicitar la correspondiente cancelación. Indica, que la carga de la prueba de uso recae sobre el titular de la marca.

Por lo tanto, en el caso concreto, ha quedado suficientemente demostrado que no hay evidencia del uso integro de la marca mixta FRUTIMAX. ES 18. Agrega, que aun suprimiendo los elementos figurativos que integran la marca mixta FRUTIMAX, el material probatorio aportado para acreditar su uso resulta insuficiente. 19. Arguye, que la demandante ha incurrido en un comportamiento temerario al formular una demanda carente de sustento.

Sentencia de Primera Instancia. 20. El Vigésimo Sexto Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 21 de enero de 2014, declaró fundada en parte la demanda y, en consecuencia, declaró nula la Resolución No. 0845-2010/TPI-INDECOPI, en el extremo que decidió revocar la Resolución No. 001571-2009/CSD- INDECOP!, que dispuso mantener vigente el registro de la marca mixta FRUTIMAX y Logotipo, en relación únicamente a “bebidas y zumos de frutas; bebidas no alcohólicas de la Clase 32”, argumentando que el titular del registro de la marca mixta FRUTIMAX y Logotipo, acreditó el uso integro de la misma durante los tres (3) años consecutivos precedentes al inicio de la Acción de Cancelación: Que, siguiendo la línea marcada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la protección de los signos —cuando lo que se solicita es la cancelación por falta de uso o uso distinto al registrado; debemos identificar sus elementos principales y secundarios.

Sólo los primeros no son susceptibles de modificación. De lo anterior se desprende que, si una marca denominativa se acompaña en el mercado de colores de fondo, gráficos o simbolos, sin que pierda la legibilidad de la marca no quiere decir que se está usando de una manera diferente a cómo fue registrada y, por tanto, que no se pueda probar el uso real y efectivo en el mercado, pues ello dependerá de que el público consumidor identifique los productos y servicios con la denominación registrada.

( ) Que, ello es así, toda vez que, sí bien el aspecto figurativo del signo —tal como ha sido usado en el presente caso-, no comprende el tipo de letra, colores y distribución utilizada, estos no son elementos relevantes, toda vez que, la supresión de sus elementos figurativos no altera el carácter distintivo de la marca registrada. A mayor abundamiento, se debe tener presente que la finalidad de una marca es distinguir o identificar los productos puestos en el mercado, la que, a criterio de éste órgano jurisdiccional se ha mantenido, toda vez que, los productos de néctar de frutas podrán ser distinguidos por el consumidor medio con la sola denominación FRUTIMAX; tanto más si, la e d. 21. 22. 23. marca efectivamente usada en el mercado es capaz de provocar en los consumidores la misma impresión comercial que genera la forma bajo la cual la marca se halla registrada.

En ese sentido, el signo registrado no ha perdido legibilidad, pues, su ausencia no produce una falta de distintividad del producto. (-..) Que, en virtud de dichas razones, se verifica que el uso del signo registrado ha sido efectuando conservando las características inicialmente registradas, debiendo tener presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 166" de la Decisión 486 que: ( ) ( ) Que, aunado a ello, debemos tener presente que de las facturas obrantes en autos, se advierte que la marca utilizada en el mercado ha correspondido a las empresas licenciatarias de la marca, Velard Intemational Business S.A. y Cueva Interamericana Company S.A.C. ( ) En ese sentido, al haberse verificado que la demandante ha usado la marca registrada sin efectuar alteraciones sustanciales a la misma y sin alterar su capacidad distintiva, no corresponde cancelar la marca registrada FRUTIMAX y Logotipo para distinguir bebidas y zumos de frutas; bebidas no alcohólicas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, debiendo amparar la demanda en este extremo”.

Recurso de apelación. El INDECOP! en el escrito del recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y agregó que: i) La supresión de los elementos cromáticos, figurativos y la especial distribución de los elementos de la marca registrada FRUTIMAX, constituye una variación esencial de la marca que altera el carácter distintivo de la misma;

¡¡) Debe acreditarse tanto el uso del elemento denominativo como el figurativo para que no opere la acción de cancelación, tal y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 154, 165, 166 y 167 de la Decisión 486.

Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1 Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de persona interesada". Se hará la interpretación solicitada, salvo del articulo 154 ya que no es directamente aplicable para resolver el caso particular. * * Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado fa marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se ínicie la acción de 6 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 24.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Cancelación por falta de uso en el marco de la decisión 486.

Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. La marca usada de una manera diferente en el mercado. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. CANCELACIÓN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. EL REGIMEN PROBATORIO. LA MARCA USADA POR EL LICENCIATARIO O EL AUTORIZADO PARA ELLO.

LA MARCA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO. 25.La demandante argumentó que en aquellos casos en que se presenten como prueba de uso documentos emitidos por terceras personas, se considerará que éstos han sido expedidos por personas autorizadas, de conformidad con la Decisión 486 y la normativa nacional. El INDECOPI sostuvo que no hay evidencia del uso integro de la marca mixta FRUTIMAX. 26.La Corte consultante realizó la siguiente pregunta: cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcumidos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falla de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167 La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”.

¡0 27. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de persona interesada? 28.De conformidad con lo anterior, se establecerán las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, haciendo especial referencia a la cancelación parcial.

Además, se determinarán los requisitos del uso de la marca por un licenciatario o un autorizado para ello. 29.Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en las Interpretaciones Prejudiciales expedidas el 25 de junio de 2013, en el marco del Proceso 100-IP-2013, y el 19 de junio de 2013, en el marco del proceso 53-1P-2013: Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. 30.Los articulos 165 a 170, salvo el 169? de la Decisión 486, establecen las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite. 31.De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-1P-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-1P-2007.

Oportunidad para adelantar el trámite. 2 El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara, | Y. 32.El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca. 33,Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: La licencia de uso de la marca. 34.Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. 35.Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. 36.La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título Vl de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. 37.La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo.

El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas 9 E comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. 38.El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. - La simple autorización para ta utilización de la marca en el mercado. 39.Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: “Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen jurídico propio en el art. 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrarse, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.

Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos”, 3 MARTÍN ARESTI, Pilar.

La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág. 20, 10 40. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario 41. delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 42.

Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello ( ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.

(Proceso 22-!P-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1207, de 16 de junio de 2005). 43.El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en una marca que esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. 44. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos 11 y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 45.En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”, (Proceso 17-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta 12 Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 199, de 26 de enero de 1996). 46.El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con su naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 47.El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. La cancelación parcial por no uso. 48.El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. 49.Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. 50.De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: - Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. - Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que si han sido autorizados.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos O 13 relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.* 51.La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaria deformando la propia figura de la cancelación por no uso 52.Por lo tanto, la Corte consultante deberá determinar lo siguiente: - Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 50454 y, - Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Para lo anterior, es fundamental determinar el elemento relevante y fundamental de la marca mixta FRUTIMAX. Si la sustracción de los elementos gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara, estariamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. - En adición a esto, debe establecer si los productos sobre los que se pretende cancelar parcialmente la marca tienen relación competitiva con los productos que seguirán amparándose con la misma. 53.Una vez realizado lo anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 54.Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del Proceso 100-1P-2013: * El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, y expedida en el proceso 79-Ip-2012. 14 “Carga de la prueba.

La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Éstas son: — Fuerza mayor. - Caso fortuito. - Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: - Presentación de la solicitud. - Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. - Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. - Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. - — Depurar el registro de marcas, cancelando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. - Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación".

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, durante los 16 tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En el caso particular, para determinar el periodo de uso se debe tomar como punto de referencia el 10 de diciembre de 2008, fecha en la que se solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca mixta FRUTIMAX.

El licenciatario es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. Se advierte que el contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La Corte consultante deberá determinar lo siguiente: - Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 50454 y, - Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Una vez realizado lo anterior, la Corte consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 de! Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del articulo 128 del Estatuto vigente. En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. 17 Cecilia Lúisa Agllón Quinteros MAGISTRADA Martha Rueda Merchán De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

A 4 Y k á Hernán pa ano >ustavo Gargiá o e PR ENTE SECRETARIO Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 54-1P-2015 | 18