PROCESO 78-IP-2015 — Comunidad Andina

QUA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 78-IP-2015 interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio del artículo 167 de la misma norma andina. Organo nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Productos Mac. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Marca: “MAC POLLO MOL! POLLO” (mixta). Expediente interno: 2009-00020. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil quince.

El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción. VISTOS: El Oficio 46 de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el día 21 de enero de 2015 vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2011-00248.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Productos Mac Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia Acta 39-2015 de 2 de diciembre de 2015. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 20 de junio de 2007, la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Productos — Mac solicitó la cancelación por falta de uso del certificado de registro 259459 correspondiente a la marca "MAC POLLO MOLI POLLO" (mixta), registrada para distinguir productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), y cuyo titular es la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A. Mediante Resolución 40668 de 30 de noviembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la cancelación total por no uso del Certificado 259459 de la marca registrada “MAC POLLO MOLI POLLO” (mixta) y consideró probado el uso para la “carne molida y embutida de pollo”, productos que consideró “claramente conexos con la 'carne, pescado, aves y extractos de carne', al ser, en un caso el género de la carne molida y embutida de pollo y en el otro sustituto del mismo”.

En consecuencia, se canceló parcialmente el registro 259459 para los productos “legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas”, ya que “no encuentran conexión con la carne molida y embutida de pollo, toda vez que satisfacen una necesidad diferente, lo que lleva a que difieran en sus canales de comercialización, por lo que el público consumidor no los confundiría de encontrarse en el mercado”.

Concluyendo “que las caracteristicas especiales, corno el destino final de los productos, sus canales de comercialización, la necesidad que satisfacen y su impacto en la órbita cognitiva de los consumidores, conllevan a que no exista conexión con los “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”; los cuales están igualmente amparados por el registro, pero que con fundamento en las razones antes descritas, motivan esta decisión en el sentido de excluirlos del registro concedido sobre la marca mixta 'MAC POLLO MOLI POLLO” (el subrayado es nuestro).

Contra dicha Resolución, la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Productos - Mac interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 2235 de 30 de enero de 2008 y 25243 de 23 de julio de 2008, en el sentido de confirmar la decisión inicial; esto es, la Resolución 40668 de 30 de noviembre de 2007, quedando de esa manera agotada la vía gubernativa.

Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Productos-Mac presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 2235 de 30 de enero de 2008, 25243 de 23 de julio de 2008, y 40668 de 30 de noviembre de 2007. Mediante providencia de 5 de noviembre de 2013 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia suspendió el proceso y solicitó interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda: La parte actora Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada Productos Mac adujo lo siguiente: La resolución administrativa 40668 viola la norma comunitaria, especialmente los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., acorde con las pruebas aportadas, no ha usado la marca registrada objeto de cancelación “MAC POLLO MOLI POLLO” (mixta) durante los últimos tres años en la forma como normalmente se comercializan los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y que si bien ha probado algunas ventas con la marca “MOLI POLLO”, esta es una marca sustancialmente distinta a la marca registrada “MAC POLLO MOLI POLLO" (mixta).

La violación del artículo 165 se configura en la resolución impugnada, dado que el uso de la marca registrada "MAC POLLO MOLI POLLO” (mixta) no fue debidamente demostrado mediante pruebas en la cantidad y el modo en que normalmente se comercializan los productos correspondientes a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Las pruebas presentadas por la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A. no fueron debidamente valoradas y apreciadas, pues éstas no logran probar el uso de la marca, ni que el titular, con motivo justificado, no hiciera uso de ella en el período comprendido dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción. La sociedad Avidesa Mac Pollo S.A., sólo está interesada en conservar la titularidad de la marca, pero no en su utilización efectiva en el mercado.

Por lo tanto, se debe entender insatisfecha la obligación de uso del signo “MAC POLLO MOLI POLLO” (mixto) y decretarse su cancelación total. El propósito de solicitar el registro del signo “MAC POLLO MOLI POLLO" era el de utilizarlo para distinguir en el mercado productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, finalidad que no existe y no se ha demostrado que haya existido, por tanto, es razón valedera para cancelar su registro de manera total.

Corresponde entonces a la sociedad Avides Mac Pollo S.A., demostrar el uso de la marca registrada “MAC POLLO MOLI POLLO" (mixta), y no el signo “MOLI POLLO” mi el nombre comercial “MAC POLLO”, sustancialmente distintos a dicha marca registrada. Argumentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “SIC”) contestó la demanda señalando lo siguiente: Que la SIC antes de proceder a la adopción de la decisión de segunda instancia acusada procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la solicitud de cancelación del registro de la marca “MAC POLLO MOLI POLLO” (mixta) perteneciente a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, del artículo 165 de la Decisión 486 y del acervo probatorio obrante en el expediente 94-12154, - Que, tal como consta dentro del expediente 94-12154 que reposa en la SIC, las pruebas que fueron allegadas por la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A. como titular de la marca “MAC POLLO MOLI POLLO" (mixta) fueron aportadas conforme con lo previsto en la Decisión 486. - Que, en relación con las pruebas consistentes en facturas comerciales, es importante precisar que, de conformidad con la norma comunitaria, éstas deben demostrar una regularidad y cantidad en la comercialización durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la petición de cancelación de la marca.

En ese sentido, la SIC afirma que una vez efectuada la valoración correspondiente de las pruebas relacionadas con 5 facturas aportadas expedidas por la Sociedad Avidesa según las reglas generales en cuanto a pertinencia, conducencia y eficacia, se tiene que las facturas relacionadas no se tienen en cuenta por cuanto no se encuentran dentro del término legal establecido en la norma, vale decir, “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”. - Que, realizada la valoración de las pruebas en cuanto a 58 facturas aportadas por Avidesa Mac Pollo S.A. se tiene que demuestran que efectivamente para el periodo en que debe ser probado el uso, es decir, del 20 de junio de 2004 al 20 de junio de 2007, los productos identificados con la marca "MAC POLLO MOLI POLLO” (mixta) fueron efectivamente comercializados por esta sociedad. - Que, en cuanto a la certificación del revisor fiscal de Avidesa Mac Pollo S.A. suscrita por Mario Alfonso Rojas Trujillo demuestran con suficiencia una presencia amplia y significativa de los productos “MAC POLLO MOLI POLLO” (mixta) en el mercado pertinente, durante el periodo pertinente. - Que, los empaques, fotografías e impresiones del producto “MAC POLLO MOLI POLLO” demuestran que la marca identifica carne molida de pollo comprendida en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, la marca que aparece en los empaques y en las fotografías, es exactamente la misma que está registrada en el certificado 259459, lo que demuestra su uso y difusión. - Que, se probó el uso para “carne molida y embutida de pollo”, productos que se encuentran conexos con la “carne, pescado, aves y extractos de carne”, al ser en un caso el género de carne molida y embutida de pollo y en el otro el sustituto del mismo.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Consejo de Estado solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? Procede la Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese ufilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o 4 ER) Cc.

D. 10. interpretación solicitada. De oficio se interpretará adicionalmente el artículo 167 de la misma normativa?. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La cancelación parcial del registro por falta de uso de la marca registrada. La marca registrada mixta usada de una manera diferente en el mercado. 2. La prueba del uso. La regularidad y la cantidad de la comercialización. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR.

1. LA CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA MARCA REGISTRADA. LA MARCA REGISTRADA MIXTA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO. Mediante Resolución 40668 de 30 de noviembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente el registro 259459 “MAC POLLO MOLI POLLO” (mixta) para los productos “legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, por lo que se analizará este asunto.

Se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-1P-2012: '1. Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486. Los artículos 165 a 170, salvo el 169* de la Decisión 486, establecen las caracteristicas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el tilular demuestre que la falta de uso se debió, entre olros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y tas modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del fegistro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de ta comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.

El artículo 169 soporta la cancelación del registro marcario en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 5 Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello ( ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos O servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-1P-2005. 6 hn J Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Asi, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su 7 uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-1P-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1. Fuerza mayor. 2. Caso fortuito. 3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: 1. Presentación de la solicitud. 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3.

Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. f. 4. — Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada. De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1. — Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son Usadas de una manera real y efectiva. 2.

Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación. La cancelación parcial por no uso.

El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: 1. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado. 2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que dicha diferencia no sea substancial.

De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliria la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia.* La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, se estaría validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría desfigurando la propia figura de la cancelación por no uso.

Para determinar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, la corte consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclator no demuestra su semejanza, así corno la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenciátor: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización O distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Sí los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es E El Tribunal ha reiterado esta posición en la Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-1P-2006, y la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-Ip-2012. 10 174 11. 12. restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor, e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no serla la de su última finalidad o función. f Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".

(Proceso 114- IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”. LA MARCA REGISTRADA MIXTA USADA DE UNA MANERA DIFERENTE EN EL MERCADO. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en razón a que se debate el hecho de que si la marca MAC POLLO MOLI POLLO (mixta) no estaría siendo usada en la forma en la que fue registrada.

Al respecto, la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro de una marca, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase, De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estarla constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro.

Los segundos, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la n marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

El Tribunal al referirse al párrafo tercero del articulo 166 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. (Proceso 20-1P-2013, de 19 de junio de 2013, marca: ETEK denominativa).

Por lo tanto, la corte consultante deberá delimitar lo siguiente: 1. Siel signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; 2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. 3.

Sila adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estarlamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 4. Una vez visto lo anterior, el Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial. 5.

Si bien, en el caso concreto, no se ha solicitado la modificación del registro de la marca, los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos, es decir, el signo será protegido en la forma en la cual fue registrado, es decir, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada. 6.

Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca, sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto a la forma en la que fue registrado. 7.

Al respecto, la Sala Consultante deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca MAC POLLO MOL! POLLO (mixta) en su conjunto.

2. LA PRUEBA DEL USO. LA REGULARIDAD Y LA CANTIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN, Py 14. 15. 16. 17. 18. 19. <= Afirma la Superintendencia de Industria y Comercio que respecto a la valoración de la prueba se han incorporado 58 facturas a nombre de Avidesa Mac Pollo S.A., que demuestran que efectivamente el uso de la marca MAC POLLO MOLI POLLO (mixta) en el periodo comprendido entre el 20 de junio de 2004 al 20 de junio de 2007.

El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Palses Miembros.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Palses Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancias cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas intemas ( Y'.

(Proceso 02-Al-96, publicada en la G.O.A.C. N* 291, del 3 de septiembre de 1997). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. Cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años.

Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos.

En el presente caso, el consultante debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos, en este caso “came molida y embutida de pollo” y distinguir si se tratan de productos de consumo masivo para verificar el nivel de ventas que debe tener en el mercado. Sobre la base de estos fundamentos, 13 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación parcial por no uso. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo contrario no seria procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal.

Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia. La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe evitar situaciones que pongan en riesgo la libre elección del consumidor y el desenvolvimiento claro del mercado.

Por lo tanto, se debe proteger la actividad empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese la cancelación parcial por no uso en relación con productos o servicios conectados competitivamente, «se estaría 14 validando una barrera de crecimiento del empresario hacia los rubros conexos y, además, se estaría deformando la propia figura de la cancelación por no uso.

SEGUNDO: El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el articulo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

En el presente caso, el consultante debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos, en este caso “came molida y embutida de pollo" y distinguir si se tratan de productos de consumo masivo para verificar el nivel de ventas que debe tener en el mercado. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párraft 1 articuló 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicifal de agistrados que participaron en su adopción. | j y IS 5% Cecilia Luisa Ayllón Quinteros AGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Notifiquese “al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 78-1P-2015 6 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tnbunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 15