TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 87-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 84, 108 último párrafo, y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1, Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno N? 17811-2013-1935. Actor: BURGER KING CORPORATION. Nombre comercial: — “KIN'S BURGUER”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los siete días del mes de diciembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N” 1, Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 0136-TDCA No. 1 de 10 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el 29 de enero del mismo año, procedente de la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* / 17811-2013-1935.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo ls 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015. yo A. — ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: BURGER KING CORPORATION. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - JEPI, REPUBLICA DEL ECUADOR. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR.

Tercero Intersesado: MANUCHER ASHRAFI SAMEI.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad BURGER KING CORPORATION, es titular de las siguientes marcas mixtas y nominativas en la República del Ecuador: BURGER KING y Diseño (Clases 42 y 29 — No. de Registros 1248- 77 y 1060-77);

BURGER KING Bun Halves and Crescent Logo (Clases 42 y 29 — No. de Registros 914-00 y 2771-00); BURGER KING (Clases 29, 32 y 30 — No. de Registros 208-82, 204-82 y 203- 82). Además, también ostenta la titularidad de la marca BURGER KING Logo en Bolivia y Colombia. 2. El 27 de diciembre de 1991, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, concedió al señor MANUCHER ASHRAFI SAME! el registro del nombre comercial mixto KIN'S BURGUER y Logotipo Característico (Título No. 0257-91). 3.

El 30 de noviembre de 2000, la sociedad BURGER KING CORPORATION, interpuso acción de cancelación en contra del registro del nombre comercial mixto KiN'S BUÚRGUER y Logotipo Característico, alegando la notoriedad de la marca BURGER KING, registrada en el Ecuador, otros países miembros de la Comunidad Andina y mundialmente, para proteger productos y servicios de las Clases 29, 30, 31 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza..

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI., mediante Resolución S/N de fecha 6 de mayo de 2003, resolvió negar la Acción de Cancelación interpuesta, argumentando la falta de prueba de la notoriedad de la marca por parte de la accionante.. La sociedad BURGER KING CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo..

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEP!+-, mediante Resolución SIN de fecha 14 de septiembre de 2004 (notificada el 20 de septiembre), resolvió ratificar la Resolución impugnada y declarar sin lugar la cancelación del nombre comercial KIN'S BURGUER y Logotipo Característico..

La sociedad BURGER KING CORPORATION, presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución S/N de fecha 14 de septiembre de 2004, que ratifica la Resolución S/N de fecha 6 de mayo de 2003.. La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, República del Ecuador, solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:. Manifiesta, que la marca BURGER KING es notoriamente conocida. Por lo tanto, según el Convenio de París, la Guía de la Propiedad Intelectual de la OMPI, la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones para la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, el Acuerdo de los ADPICS, la Decisión 486 y la Ley de Propiedad intelectual de la República del Ecuador, no se puede desconocer la especial protección que reviste este tipo de marcas. 10.Agrega, que para determinar la notoriedad de una marca, debe considerarse el "sector pertinente”, es decir, debe ser conocida por un grupo específico de personas que lo consuman, utilicen, comercialicen o estén expuestas a la publicidad vinculada. 11.

Sostiene, que el conocimiento correspondiente difiere según el producto o el servicio comercializado y según el consumidor a quien está dirigido. 12.Adiciona, que también la doctrina indica que no se requiere el uso de una marca para calificarla como notoria; basta con la sola promoción. 7 PER 13.Agrega, que la prueba de la notoriedad cambia según la industria, la región o el país, la época, la audiencia del signo o marca.

Por lo tanto, estamos en presencia de una investigación factual, que requiere analizar dicha calidad con un marco flexible de demostración (los criterios para la prueba de la notoriedad no son taxativos). 14.Argumenta, que para el caso concreto, la prueba de la notoriedad salta a la vista, por el alto de conocimiento mundial, regional y nacional que existe de la marca BURGER KING. 15.Indica, que los signos en conflicto además presentan semejanzas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, lo cual incrementa el riesgo de confusión que ya se encuentra presente al entrar en disputa con una marca notoria.

Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 16. Fija, domicilio judicial. Por parte del INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — IEP! 17.Arguye, que si bien no es posible adoptar un nombre comercial cuyo signo o denominación sea confundible con otro signo preexistente y/o que sea notoriamente conocido, en el caso de autos, no ha sido acreditado el grado de notoriedad de la marca BURGER KiNG (prueba hábil — no basta la mera afirmación) para la fecha de solicitud de registro del signo KIN'S BURGUER y Logotipo Característico o incluso para la fecha de adjudicación del Título de Registro. 18.Agrega, que la inscripción del nombre comercial entraña el reconocimiento de un derecho adquirido por el interesado por haberlo utilizado para identificar su actividad económica, su empresa o su establecimiento, por lo menos durante un lapso de seis meses, y su protección ha de concederse por el EPI, aun cuando no se hubiese inscrito, pues el registro tiene mero carácter declarativo.

Por parte del Tercero Interesado 19.Argumenta, que los servicios que presta a través de sus establecimientos denominados KIiN'S BURGUER y Logotipo Caracteristico, se encargan de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo; es decir, elaboración y comercialización de comida rápida, destinada para un segmento de clase popular que habita en un determinado sector. 20.Arguye, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, tuvo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, para adjudicar la titularidad del nombre comercial, es decir, que es 4 E perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Por lo tanto, mal obra la demandante al señalar el posible grado de confusión que se presentaria desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. 21.Indica, que la demandante no acreditó el grado de notoriedad de la marca BURGER KING, para la fecha en que se solicitó el registro del signo KIN'S BURGUER y Logotipo Característico, razón por la cual no prosperó la Acción de Cancelación. 22.Agrega, que la sociedad demandante, registró su marca BURGER KING en la República del Ecuador, entre los años 1997 y 2000.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23.La corte consultante solicitó la interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 224, 228 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 24.No se interpretarán las normas solicitadas, ya que las de la Decisión 344 no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio, y las de la Decisión 486 no estaban vigentes al momento de solicitarse la cancelación por notoriedad del nombre comercial mixto KIN'S BURGUER y Logotipo Característico. 25.Se interpretarán de oficio las siguientes normas: artículos 84, 108 último párrafo, artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486". 1 Decisión 344 (..) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigúedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, ( ) Artículo 108 (.) Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capitulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo Pais Miembro.

(..) Decisión 486 PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, 5 hi Cc. D. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 26.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo. B. Acción de cancelación por notoriedad en relación con el registro de un nombre comercial, en el marco de la Decisión 344. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 27.La corte consultante solicitó la interpretación de normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La solicitud de cancelación para el registro del nombre comercial mixto KIN'“S BURGUER se realizó el 30 de noviembre de 2000, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el marco del Proceso 119-1P-2013: “( ) si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marcas ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marcas.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a as disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-1P-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junio de 2005)”. 28. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación para el registro del nombre comercial mixto KIN'S BURGUER se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

B. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL, EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 344. 29.Como quiera que en el caso bajo estudio se discute la cancelación por notoriedad del registro del nombre comercial mixto KIN'S BURGUER, sobre la base de las marcas mixtas y denominativas BURGER KING y diseño, BURGER KIN Bun Halves and Crescent Logo KING y, BURGER KIN y logo, se abordará el tema propuesto. 30.De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, al sistema de 31. depósito o registto de nombres comerciales se le aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas, así como las normas nacionales que no contradigan lo previsto en la normativa comunitaria.

En consecuencia, las normas de cancelación del registro de marcas se aplicarán al presente asunto. La cancelación por notoriedad se encuentra regulada en el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, como sigue: “Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica O similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

Subrayado por fuera del texto. 32.De conformidad con lo anterior, se desprende lo siguiente: 33.Procedimiento de la cancelación por notoriedad: se debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 109 de la Decisión 344, a saber: “Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”. 34.Prueba de la notoriedad: La notoriedad de la marca debe probarse a la fecha de la solicitud del signo idéntico o similar.

En el caso particular, debe probarse la notoriedad de la marca BURGER KING al momento de la solicitud del registro del nombre comercial KIN'S BURGUER, es decir, al 20 de marzo de 1991. Esto por cuanto el transcrito artículo 108 prevé que la marca debió haber sido notoria, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. 35.Para lo anterior, se debe aplicar lo consagrado en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En la interpretación Prejudicial de 24 de agosto de 2005, expedida en el marco del Proceso 108-1P-2005, el Tribunal fijó los parámetros para la protección de la marca notoriamente conocida, a saber: "La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios, por encontrarse ampliamente difundida en dicho grupo.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoría es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N” 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca-producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”.

La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad. No pueden ser registradas las marcas que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares, tal y como lo prevé el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85.

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a 2 += OTAMENDI Jorge, Ob.

Cit. Pág.255. quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante oO prestador que consiguió la notoriedad”. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Al respecto el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: - Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. - Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. - Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. - Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” * (Proceso N* 22- 1P-2003.

Interpretación Prejudicial del 13 de marzo dei 2003, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 777 de 27 de marzo del 2003)”. Como conclusión, alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Dispondrá, para este efecto, de los medios probatorios previstos en la legislación intema”. 36.Presupuesto de similitud: El signo distintivo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida.

La corte consultante deberá analizar los signos en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. En consecuencia, debe comparar los signos mixtos BURGER KING y KIN'S BURGUER, aplicando las siguientes reglas: “La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habria riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos 3 ZUCCHERINO Danlel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso N* 22-IP-2003.

Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 777 de 27 de marzo de 2003. 10 es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: "Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas oO letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras.

En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N” 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: "En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia 11 particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( y. (Sentencia del Proceso N* 13-1P-2001, ya citada).

Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-1P- 2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1217, de 11 de julio de 2005)”. (Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el Proceso 55-1P-2013).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación para el registro del nombre comercial mixto KIN'S BURGUER se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso particular.

Para que opere la figura de la cancelación por notoriedad en el marco de la Decisión 344, la corte consultante debe tener en cuenta lo siguiente: Procedimiento de la cancelación por notoriedad: se debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 109 de la Decisión 344, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Prueba de la notoriedad: La notoriedad de la marca debe probarse a la fecha de la solicitud del signo idéntico o similar.

En el caso particular, debe probarse la notoriedad de la marca BURGER KING (mixta) al momento de la solicitud del registro del nombre comercial KIN"'S BURGUER (mixto), es decir, al 20 de marzo de 1991. Esto por cuanto el transcrito artículo 108 prevé que la marca debió haber sido notoria, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

La normativa vigente para dicha época era la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presupuesto de similitud: El signo distintivo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida. En consecuencia, la corte consultante debe comparar los signos mixtos BURGER KING y KIN'S BURGER, aplicando 12 los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron 77 su adopción. tE Leonor Perdomo Perdomo. De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secret Mal Luis des Djez Yanseco PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 87-1P-2015 | 13